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【實務】如何針對相似的外觀設(shè)計提交專利申請?

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IPRdaily10年前
【實務】如何針對相似的外觀設(shè)計提交專利申請?

                                                             【實務】如何針對相似的外觀設(shè)計提交專利申請?

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在審查意見通知書答復階段給專利申請人合案的機會,是專利申請人以縮小權(quán)利范圍為代價換取兩件外觀設(shè)計專利都獲得授權(quán),這也是專利申請人可以考慮的一個解決方案。

 

筆者曾經(jīng)代理過兩件同一天提交的外觀設(shè)計專利申請,這兩件專利申請的名稱均為“汽車”(下稱設(shè)計A和設(shè)計B)。設(shè)計A和設(shè)計B的汽車車身整體相同,不同之處在于車身尾部上方,設(shè)計A的尾部上方設(shè)置了擾流板,設(shè)計B的尾部上方設(shè)置了尾翼。由于擾流板和尾翼占車身整體的比例較小,審查員發(fā)出的審查意見通知書認為二者屬于同樣的外觀設(shè)計,要求專利申請人只能提交其中一件專利申請,否則這兩件專利申請都將被駁回。

 

在遇到上述情況時,專利申請人應如何應對?筆者認為有以下幾種應對方案:一是按照審查員的要求,選擇保留一件專利申請,撤回另一件專利申請,這種方案比較簡單,但專利申請人失去了另一件專利申請獲得授權(quán)的可能;二是專利申請人爭辯兩件專利申請不屬于同樣的外觀設(shè)計,這樣會導致兩件專利申請均被駁回,在兩件專利申請都被駁回后,專利申請人可以向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復審委員會提出復審請求。但在這種情況下,專利申請人的時間和費用成本都會增加。

 

那么,除了上述兩種解決方案之外,專利申請人還有其他的解決方案嗎?

 

在日本,一件外觀設(shè)計專利申請應僅限于單一形狀的外觀設(shè)計,不允許同一形狀的兩項或者兩項以上的相似外觀設(shè)計包括在一件外觀設(shè)計專利申請中。如果專利申請人希望一件產(chǎn)品的多項相似外觀設(shè)計在日本獲得保護,則需要利用日本外觀設(shè)計法中規(guī)定的“關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計”系統(tǒng)來提交專利申請。一組相關(guān)外觀設(shè)計專利申請包含一件主外觀設(shè)計專利申請和至少一件相關(guān)外觀設(shè)計專利申請。相關(guān)外觀設(shè)計專利申請可以與主外觀設(shè)計專利申請于同一天提交,也可以晚于主外觀設(shè)計專利申請日提交,但是其提交日必須早于主外觀設(shè)計專利申請的公開日。一組相關(guān)外觀設(shè)計專利申請的申請人必須為同一申請人。如果專利申請人提交了多件普通外觀設(shè)計專利申請,而這些普通專利申請涵蓋了多項相似外觀設(shè)計,為了避免重復授權(quán),專利申請人可以對這些普通外觀設(shè)計專利申請進行修改,把多件涵蓋相似外觀設(shè)計的專利申請轉(zhuǎn)換為一件主外觀設(shè)計專利申請和多件相關(guān)外觀設(shè)計專利申請。

 

在美國,如果提交了兩件外觀設(shè)計專利申請,兩件專利申請中的設(shè)計相似到一定程度,則有可能會產(chǎn)生重復授權(quán)問題。在這種情況下,專利申請人可以提交一個最終放棄聲明來解決。聲明中表示如果兩件專利申請都獲得授權(quán),那么專利權(quán)在有效期內(nèi)都將屬于同一權(quán)利人,且一件專利的有效期不得長于另一件專利,即專利“壽命”縮短了。在美國,從授權(quán)之日起算,外觀設(shè)計專利的有效期是14年,因此同天提交的兩件外觀設(shè)計專利申請的有效期可能會不同。通過這種方式,兩件相似外觀設(shè)計申請可以獲得兩項外觀設(shè)計專利權(quán)。

 

在歐洲,外觀設(shè)計專利申請只進行形式方面的審查,對上述問題一般不審查,相關(guān)的審查在將來可能進行的無效程序中進行。

 

從上述介紹可以看出,目前各國或地區(qū)對于上述問題采取了不同的處理方式。筆者認為,日本的關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計制度是目前最好的解決方案,對于本文開頭所述案件,也可以考慮參照日本的做法,將這兩件外觀設(shè)計專利申請轉(zhuǎn)換為一件主外觀設(shè)計專利申請和一件相關(guān)外觀設(shè)計專利申請,并且一件主外觀設(shè)計專利申請和一件相關(guān)外觀設(shè)計專利申請在被授予專利權(quán)后不會因互為實質(zhì)相同為由而被無效。雖然這種做法目前還不可行,但筆者以為,其中的一些思想值得借鑒,比如專利申請人在接到審查意見通知書后,是否可以把兩件外觀設(shè)計專利申請合案到一件專利申請中?

 

對于外觀設(shè)計專利申請而言,合案申請和分案申請有哪些區(qū)別?外觀設(shè)計專利不同于發(fā)明專利和實用新型專利,其保護范圍以圖片或者照片中產(chǎn)品的外觀設(shè)計為準,也就是說,外觀設(shè)計專利中的圖片或者照片起到了兩方面的作用:一方面是披露外觀設(shè)計專利申請的技術(shù)方案,相當于發(fā)明專利申請和實用新型專利申請的說明書和附圖;另一方面是確定外觀設(shè)計專利申請的保護范圍,相當于發(fā)明專利申請和實用新型專利申請的權(quán)利要求書。

 

發(fā)明專利和實用新型專利的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準,其權(quán)利要求可以通過文字對若干實施方式進行概括,但外觀設(shè)計專利申請的圖片或者照片通常不能概括。因此,將同一產(chǎn)品的多項相似外觀設(shè)計放在一件專利申請中實質(zhì)上也是另外一種形式的概括。

 

對于相似外觀設(shè)計,將若干項合在一件專利申請中能夠避免將來以互為實質(zhì)相同為由而被無效的風險,不會再出現(xiàn)本文開頭時所述案件的情況。但與此同時,專利權(quán)人日后在主張權(quán)利時的范圍也受到約束,僅限于相似設(shè)計的范圍。相反,如果專利申請人分案提交各外觀設(shè)計專利申請,這樣在授權(quán)后能夠主張的范圍大于相似外觀設(shè)計,但有可能面對以互為實質(zhì)相同為由而被無效的風險。

 

從以上分析可以看出,不論是分案申請還是合案申請,二者既有優(yōu)點,也有缺點。因此,無論是以哪種方式提交專利申請,專利申請人都應當在提交之前就做好選擇。一旦選擇之后,專利申請人就要自己承擔相應的風險。

 

在實踐中,我們經(jīng)常遇到的情形是,在相似外觀設(shè)計專利申請的審查過程中,審查員認為其中有一項或幾項外觀設(shè)計與基本設(shè)計不相似而要求專利申請人從該專利申請中刪除。專利申請人通常會按照審查員的要求刪除被認為與基本設(shè)計不相似的某項或者某幾項設(shè)計。有些情況下,專利申請人會將刪除的外觀設(shè)計提交分案。在這種情況下,由于種種原因,如分案授權(quán)的外觀設(shè)計專利會面臨以互為實質(zhì)相同為由而被無效的風險。

 

因此,筆者認為,對于上述類型的外觀設(shè)計專利申請,在審查意見通知書答復階段給專利申請人合案的機會,是專利申請人以縮小權(quán)利范圍為代價換取兩件外觀設(shè)計專利都獲得授權(quán),這也是專利申請人可以考慮的一個解決方案。

 

來源:國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略網(wǎng)

作者:田軍鋒

編輯:IPRdaily王夢婷

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