商標評審程序中對“相同的事實和理由”的認定

作者：臧寶清  國家工商行政管理總局商標評審委員會

根據(jù)我國現(xiàn)行商標法實施條例第六十二條規(guī)定：申請人撤回商標評審申請的，不得以相同的事實和理由再次提出評審申請。國家工商行政管理總局商標評審委員會（下稱商標評審委員會）對商標評審申請已經(jīng)作出裁定或者決定的，任何人不得以相同的事實和理由再次提出評審申請。但是，經(jīng)不予注冊復審程序予以核準注冊后向商標評審委員會提出宣告注冊商標無效申請的除外。在商標評審程序中，適用“一事不再理”原則的核心在于對“相同的事實和理由”的界定。我國現(xiàn)行商標法實施條例禁止提出具有相同的“事實和理由”的評審申請，反之即只要事實和理由其中之一或者兩者全部不相同，則均應被受理。

第一，相同的理由。

關于相同理由的認定，相對較為簡單。一般情況下，我國現(xiàn)行商標法不同的實體確權條款對應著不同的理由，部分條款，如我國現(xiàn)行商標法第三十二條前后兩段對應著不同的理由，而前半段又因在先權利類型的不同，分為多種理由，第十條第一款第（八）項、第四十四條第一款等亦對應著不同的理由。雖然不同確權實體條款之間可能存在競合的情況，但作為評審理由之間的界分應該是清晰的。

第二，相同的事實。

實踐中，難點在于對相同的事實的認定，因為商標評審事實的認定需要證據(jù)予以支持，所以關于相同事實的認定，集中在對于證據(jù)的甄別判定。從商標評審案件的審理結果來倒推，最后未認定構成“一事”的，均在于后案的證據(jù)與前案相比有實質(zhì)性的不同，從而導致案件事實認定上出現(xiàn)根本性變化，案件的審理結論隨之更改。如在第1735830號“朗文教育LOMOND及圖”商標爭議糾紛案中，人民法院作出判決認為，證據(jù)作為認定事實的依據(jù)，屬于事實的一部分。由于培生教育出版社有限公司（下稱培生公司）在商標異議階段提交的證據(jù)明顯少于商標爭議階段所提交的證據(jù)，即培生公司在商標爭議階段提出了不同于商標異議階段的證據(jù)和事實，故未違反“一事不再理”原則。

同理，在認定構成“一事”的情況，則是認為后案證據(jù)與前案相比無實質(zhì)性不同。在第1313506號“寶馬A8”商標爭議糾紛案中，爭議申請人兩次提出爭議，理由中均包含其在先商標構成馳名商標并據(jù)此請求撤銷爭議商標注冊，商標評審委員會認為申請人在提出第二次爭議時提出的關于馳名商標的主張屬于以相同的事實和理由提出，不予支持。人民法院作出判決維持了商標評審委員會作出的被訴裁定，認為申請人在提出第二次爭議申請時，為支持其提出的關于馳名商標的主張所提交的證據(jù)與第一次爭議申請時所提證據(jù)相比，多了一份國家工商行政管理總局商標局（下稱商標局）作出的異議裁定、《財富》500強公司歷年名單、《商業(yè)周刊》全球最有價值的100個品牌、德國最有價值品牌前20名、《全球名車錄》歷年報道。由于證據(jù)相關性、證明力等方面的問題，故上述證據(jù)未能對商評委基于根據(jù)2001年10月27日第九屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議《關于修改〈中華人民共和國商標法〉的決定》第二次修正的商標法（下稱第二次修正的商標法）第十三條第二款的審查產(chǎn)生實質(zhì)性影響，商標局作出的被訴裁定認定構成以相同的事實和理由再次提出評審申請并無不當。

第三，關于“相同的事實”認定的幾種標準。

從以上案件的對比中，似乎難以對于認定不構成“一事”的證據(jù)的差異作精確的定量分析，后案受理與否的決定性的因素仍在于商標評審人員或者法官對于案件實體處理的認定。雖然如此，從相關案件處理中關于不構成“一事”的證據(jù)認定的表述看，“不再理”與“再理”之間在形式上仍然存在以下幾個劃分標準：

其一，證據(jù)的種類的不同。

如在第3820113號“巴盧瑪BALUMA及圖”商標爭議糾紛案中，人民法院作出判決認為，申請人提出第二次爭議申請時提交的經(jīng)銷合同、《合眾商情》、婚姻登記檔案證明均在第一次提出爭議申請時未提交，可視為基于不同的事實提出的新的爭議申請。后案新提交的不同類型的證據(jù)補強了原案證據(jù)在證明力方面的不足，從而亦改變了原裁定的結論。

其二，證據(jù)數(shù)量的不同。

上述“朗文教育LOMOND及圖”商標爭議糾紛案中，申請人在商標爭議程序中所提交的證據(jù)數(shù)量（其中也包括了證據(jù)種類的不同）遠多于其在商標異議程序中的證據(jù)數(shù)量，從而導致案件的定性改變。

其三，證據(jù)所證明問題的角度不同。

在第1907456號“益母草及圖”商標爭議糾紛案中，爭議商標經(jīng)異議復審程序予以核準注冊，在異議復審理由中包括了爭議商標（被異議商標）直接反映了商品的原材料等特點，缺乏顯著性的理由，申請人提交了包裝袋作為證據(jù)，異議復審裁定未支持該項理由。在爭議中申請人又提出第二次修正的商標法第十一條第一款第（二）項的理由，商標評審委員會未予評述該理由。人民法院判決撤銷商標評審委員會作出的被訴裁定，認為程序違法，商標評審委員會應該對爭議商標是否違反第二次修正的商標法第十一條第一款第（二）項的規(guī)定進行評審，原因在于商標評審委員會作出的被訴裁定中所涉及的證據(jù)與異議復審裁定所依照的證據(jù)不同，所要證明該問題的角度不同。在商標異議復審裁定中所依照的證據(jù)用以證明相關企業(yè)使用“益母草”文字的目的，是為了描述產(chǎn)品的原料特點，以及在衛(wèi)生巾等商品中添加益母草成份已成為行業(yè)慣例。而在爭議裁定中的證據(jù)用以證明“益母草”不但表明了產(chǎn)品的原料特點，還進一步表明了功能和用途。因此兩份裁定并非基于同樣的事實和理由。

其四，從證據(jù)的形成時間等因素考量。在“采樂”商標爭議糾紛案的再審判決中，最高人民法院明確：所謂新的事實應該是以新證據(jù)證明的事實，而新證據(jù)應該是在裁定或者決定之后新發(fā)現(xiàn)的證據(jù)，或者確實是在原行政程序中因客觀原因無法取得或在規(guī)定期限內(nèi)不能提供的證據(jù)。專利審查指南則對前案中理由和證據(jù)在后案中的采信提供了出口：如果再次提出的無效宣告請求的理由或者證據(jù)因時限等原因未被在先的無效宣告請求審查決定所考慮，則該請求不屬于上述（即以同樣的理由和證據(jù)再次提出無效宣告請求）不予受理和審理的情形。上述最高人民法院判決和專利審查指南對證據(jù)的認定一“緊”一“松”，二者所規(guī)范的情形不同：前者要求后案中的證據(jù)是前案所未涉及到的證據(jù)，后者則保證前案中未審查認定的證據(jù)能夠順利進入后案的審查。上述“采樂”案中，法院判決要求新的事實須有新證據(jù)的支持，而對“新證據(jù)”的界定條件基本上采取了與民事訴訟中“新的證據(jù)”同一標準，顯然較為嚴格，但對于限制隨意再次提出評審申請、維護原裁定所形成的法律秩序的安定性來說，是必要的。

另外，即使所援引的法條和具體的理由相同，但在基于在先商標提出請求的案件中，如果該在先商標并非同一件商標，也應視為不同的事實。如在第4018526號“淮海HUAIHAI及圖”商標爭議糾紛案中，商標異議程序中當事人提出了引證商標一，爭議程序中除引證商標一外，又提出了引證商標二，事實發(fā)生了變化。當然，實踐中也有判決認為此種情形為“新的理由”。

來源：cipnews

編輯：IPRdaily王夢婷

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