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一、創(chuàng)新型中小企業(yè)的專利申請(qǐng)管理現(xiàn)狀與存在的問題
案例一：
A公司，公司負(fù)責(zé)人找到我是因?yàn)樗l(fā)現(xiàn)有一家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手生產(chǎn)與A公司一模一樣的產(chǎn)品，由于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品銷售價(jià)格較低，所以逐漸地?fù)屃撕芏郃公司的客戶。在與該負(fù)責(zé)人溝通如何維權(quán)的過程中，我們了解到A公司擁有多項(xiàng)實(shí)用新型專利，但是這些專利都是在A公司的產(chǎn)品在市場(chǎng)上熱銷多年后才提交的申請(qǐng)。根據(jù)我國(guó)《專利法》的相關(guān)規(guī)定，授予專利權(quán)的發(fā)明和實(shí)用新型應(yīng)當(dāng)具備新穎性，即該發(fā)明或者實(shí)用新型應(yīng)在申請(qǐng)日以前不為國(guó)內(nèi)外公眾所知。本案中，A公司的專利在申請(qǐng)日以前已在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)公開銷售，因此，如果A公司要維權(quán)，其面臨的一個(gè)很大的風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)是該專利會(huì)由于在申請(qǐng)日之前的使用公開而被無效。
案例二：
B公司，公司負(fù)責(zé)人找到我是因?yàn)樗l(fā)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在網(wǎng)上銷售與其產(chǎn)品完全相同的產(chǎn)品。與該負(fù)責(zé)人溝通中了解到B公司非常重視新技術(shù)研發(fā)，也非常及時(shí)的對(duì)每一項(xiàng)新技術(shù)去申請(qǐng)專利，B公司每年會(huì)花費(fèi)很多成本在產(chǎn)品研發(fā)及專利保護(hù)上。當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)B公司的專利及涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)行比對(duì)時(shí)，我們吃驚的發(fā)現(xiàn)，B公司專利權(quán)利要求1中幾乎包括了所有實(shí)施例中的技術(shù)特征，而被控侵權(quán)產(chǎn)品只是復(fù)制了其中的一個(gè)實(shí)施例，因此被控侵權(quán)產(chǎn)品由于缺少權(quán)利要求1中的多個(gè)技術(shù)特征而并不被權(quán)利要求1的保護(hù)范圍所涵蓋。本案中，由于B公司的專利權(quán)利要求中包含了多個(gè)非必要技術(shù)特征而使得專利權(quán)利要求保護(hù)范圍過小，根據(jù)我國(guó)專利侵權(quán)判定中的全面覆蓋原則，被控侵權(quán)產(chǎn)品只要缺少權(quán)利要求中的至少一項(xiàng)技術(shù)特征就不會(huì)構(gòu)成侵權(quán)。
案例三：
著名的蘋果公司與上海智臻公司專利侵權(quán)案，想來大家應(yīng)該都很熟悉。2012年6月智臻公司向上海市第一中級(jí)人民法院起訴蘋果公司，稱其siri語音系統(tǒng)侵犯上海智臻公司所擁有的一項(xiàng)專利權(quán)。本案一出，業(yè)內(nèi)一片嘩然，各種評(píng)論都有，其中不乏對(duì)智臻公司點(diǎn)贊的，認(rèn)為智臻公司作為創(chuàng)新型中小民營(yíng)企業(yè)代表，敢于挑戰(zhàn)蘋果公司這樣的國(guó)際巨頭，無論在技術(shù)實(shí)力還是在自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)方面都是國(guó)人的驕傲。
然而當(dāng)侵權(quán)案件還在審理過程中時(shí)，2012年11月，蘋果公司針對(duì)該項(xiàng)專利向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出無效申請(qǐng)，2013年9月，專利復(fù)審委員會(huì)做出第21307號(hào)無效宣告請(qǐng)求審查決定，維持涉案專利權(quán)全部有效。蘋果公司不服，向北京一中院提起行政訴訟。北京一中院經(jīng)審理后一審判決維持專利復(fù)審委員會(huì)做出的21307號(hào)決定。后蘋果公司不服，又向北京高院提起上訴，2015年4月21日，北京市高院以該專利不符合專利法二十六條第三款、第四款以及專利法實(shí)施細(xì)則第二十條第一款等明顯實(shí)質(zhì)性缺陷、應(yīng)當(dāng)宣告無效為理由，撤銷了北京一中院行政判決和國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)的無效決定，并要求專利復(fù)審委員會(huì)對(duì)該專利重新作出無效宣告審查決定。根據(jù)我國(guó)《專利法》及《專利法實(shí)施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定，專利說明書應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)；權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，清楚、簡(jiǎn)要地限定要求專利保護(hù)的范圍；權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)說明發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)特征，清楚、簡(jiǎn)要地表述請(qǐng)求保護(hù)的范圍。本案中，專利之所以被宣告無效，主要原因就在于說明書及權(quán)利要求書在撰寫方面存在不符合前述《專利法》及《專利法實(shí)施細(xì)則》的要求的質(zhì)量瑕疵。
通過以上案例，我們發(fā)現(xiàn)這些公司存在一個(gè)共同的問題，就是這些企業(yè)都申請(qǐng)了專利，儲(chǔ)備了競(jìng)爭(zhēng)“利器”,但是當(dāng)發(fā)現(xiàn)侵權(quán)，準(zhǔn)備拿起這個(gè)“利器”維權(quán)時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)“利器”根本不能助力。握在手中的專利由于質(zhì)量存在問題而面臨被無效的風(fēng)險(xiǎn)。這種質(zhì)量存在問題的專利即是我們常說的“劣質(zhì)專利”?，F(xiàn)階段我國(guó)的創(chuàng)新型中小企業(yè)雖在科技創(chuàng)新方面具有較強(qiáng)實(shí)力，但由于專利申請(qǐng)管理的步伐遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有跟上科技創(chuàng)新的步伐，從而導(dǎo)致這些企業(yè)手中握有的專利很大一部分都是“劣質(zhì)專利”。
然而在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，創(chuàng)新型中小企業(yè)要想在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得和保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，就必須擁有自己的高質(zhì)量專利，而高質(zhì)量專利來源于高質(zhì)量的專利申請(qǐng)文件。鑒于此，筆者想通過本文與大家探討創(chuàng)新型中小企業(yè)應(yīng)如何構(gòu)建自己的專利申請(qǐng)管理制度以提高企業(yè)專利申請(qǐng)文件的質(zhì)量。
二、創(chuàng)新型中小企業(yè)“劣質(zhì)專利”產(chǎn)生的原因
企業(yè)專利申請(qǐng)管理指企業(yè)通過設(shè)置專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)或管理人員，按照一定的制度規(guī)范對(duì)企業(yè)專利申請(qǐng)各環(huán)節(jié)所進(jìn)行的一項(xiàng)管理制度。通過企業(yè)專利申請(qǐng)管理，可以保障企業(yè)科技創(chuàng)新成果能及時(shí)轉(zhuǎn)化為高質(zhì)量的專利申請(qǐng)文件，進(jìn)而轉(zhuǎn)變?yōu)楦哔|(zhì)量的專利。
目前我們國(guó)家創(chuàng)新型中小企業(yè)專利申請(qǐng)管理方面具有以下突出特征：
沒有專門的專利管理團(tuán)隊(duì)或?qū)I(yè)的專利管理人員
沒有建立相應(yīng)的專利管理制度與流程。
不重視專利質(zhì)量且缺乏對(duì)專利質(zhì)量進(jìn)行審核的意識(shí)
由于沒有科學(xué)的專利申請(qǐng)管理制度，導(dǎo)致中小型企業(yè)要么不重視專利申請(qǐng)，要么一味只追求專利申請(qǐng)的數(shù)量，而忽略專利申請(qǐng)文件的質(zhì)量，產(chǎn)生一個(gè)又一個(gè)劣質(zhì)專利，這些劣質(zhì)專利的存在，使得大多數(shù)創(chuàng)新型中小企業(yè)手里拿著的專利證書幾乎成為一紙空文，沒有任何權(quán)利可主張。
創(chuàng)新型中小企業(yè)之所以會(huì)有這樣的專利申請(qǐng)管理現(xiàn)狀，究其原因主要有以下幾點(diǎn)：
1）企業(yè)管理者對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理工作重視不夠、投入偏低。知識(shí)產(chǎn)權(quán)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的貢獻(xiàn)往往隱含在有形的產(chǎn)品和無形的市場(chǎng)中，難以直接量化。企業(yè)管理層往往更多地強(qiáng)調(diào)有形資產(chǎn)的使用和管理，對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)這類無形資產(chǎn)的管理普遍不夠重視，加上自身規(guī)模不大、資金緊張等現(xiàn)實(shí)問題，投入自然也就偏低。
2）研發(fā)技術(shù)人員知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)普遍較薄弱，知識(shí)產(chǎn)權(quán)存在流失風(fēng)險(xiǎn)。由于知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作往往獨(dú)立于技術(shù)人員的研究開發(fā)工作，與其考核和業(yè)績(jī)均沒有直接關(guān)聯(lián)，這就很難激發(fā)其專利申請(qǐng)的主動(dòng)性和積極性，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)自然也就比較薄弱。
3）專業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理人員缺乏，多數(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理人員的水平有待提高。知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理工作兼技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、法律和管理于一體，對(duì)人的要求相當(dāng)高。但是，由于企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理工作往往都是由其他管理崗位人員兼任，其工作重心和業(yè)績(jī)考核重點(diǎn)均不在此，因此，其主動(dòng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)的動(dòng)力不足，加上許多人是半路出家，管理的專業(yè)性有待提高。
三、如何構(gòu)建創(chuàng)新型中小企業(yè)的專利申請(qǐng)管理制度以獲取高質(zhì)量專利申請(qǐng)文件
1. 創(chuàng)新型中小企業(yè)專利申請(qǐng)管理內(nèi)容
首先，應(yīng)明確專利申請(qǐng)管理基本內(nèi)容，創(chuàng)新型中小企業(yè)專利申請(qǐng)管理重點(diǎn)可以關(guān)注以下內(nèi)容：
--專利挖掘：旨在從研發(fā)成果中找出可申請(qǐng)專利的技術(shù)點(diǎn)。
--專利技術(shù)交底：旨在揭示待申請(qǐng)專利技術(shù)方案的相關(guān)內(nèi)容。
--現(xiàn)有技術(shù)
檢索：旨在找出與待申請(qǐng)專利相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)情況。
--專利申請(qǐng)?jiān)u估：旨在判斷待申請(qǐng)專利的技術(shù)方案是否適合申請(qǐng)專利、應(yīng)申請(qǐng)何種類型的專利。
--專利申請(qǐng)文件撰寫：旨在根據(jù)專利技術(shù)交底內(nèi)容，撰寫出符合我國(guó)專利法及相關(guān)法律法規(guī)且能最大限度維護(hù)申請(qǐng)人利益的專利申請(qǐng)文件。
--專利申請(qǐng)文件質(zhì)量審核：旨在針對(duì)專利申請(qǐng)文件的內(nèi)容進(jìn)行審核，確保專利申請(qǐng)文件具有較高質(zhì)量。
其次，按照時(shí)間順序，具體的管理流程可參下圖：
2. 創(chuàng)新型中小企業(yè)專利申請(qǐng)管理人員配置
企業(yè)應(yīng)配備專業(yè)的專利管理人員，如果企業(yè)沒有條件配備專門的專利管理人員開展工作，也可聘請(qǐng)專業(yè)的專利法律顧問代為管理，讓專業(yè)人員為企業(yè)提供專業(yè)服務(wù)。專利申請(qǐng)管理中的參與人員至少包括：研發(fā)技術(shù)人員、專利管理人員及專利代理人；其中以專利管理人員為主導(dǎo)，專利管理人員是介于研發(fā)技術(shù)人員與專利代理人之間的橋梁，三者各有分工，具體可參下圖。
3.專利申請(qǐng)管理各環(huán)節(jié)的注意事項(xiàng)
1）專利挖掘
專利挖掘是指在技術(shù)研發(fā)過程中，從技術(shù)和法律層面對(duì)所取得的技術(shù)成果進(jìn)行剖析、整理、拆分及篩選，從而確定用于申請(qǐng)專利的技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)和技術(shù)方案。為了對(duì)創(chuàng)新成果有較全面及時(shí)的保護(hù)，專利挖掘應(yīng)該是主動(dòng)的，且挖掘的時(shí)間點(diǎn)不是等到產(chǎn)品研發(fā)全部完成時(shí)才做，而是應(yīng)該提早到研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)階段，且應(yīng)該貫穿研發(fā)全過程，對(duì)于一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目來說，往往包含項(xiàng)目立項(xiàng)階段、新產(chǎn)品研究開發(fā)階段、創(chuàng)新成果產(chǎn)品化、市場(chǎng)化階段，每個(gè)階段側(cè)重點(diǎn)不同，都可以進(jìn)行專利挖掘，具體可參下圖：
目前大多數(shù)的創(chuàng)新型中小企業(yè)都是在產(chǎn)品研發(fā)全部完成，新產(chǎn)品待上市前，甚至有些企業(yè)是新產(chǎn)品上市后才提出專利申請(qǐng)。這樣所帶來的一個(gè)問題就是會(huì)遺漏很多比較好的技術(shù)方案。另外，如果等到產(chǎn)品投入市場(chǎng)后才申請(qǐng)專利，日后會(huì)面臨一個(gè)很大的風(fēng)險(xiǎn)就是該專利由于使用公開而被無效。
2）專利技術(shù)交底
專利申請(qǐng)文件的撰寫基礎(chǔ)是申請(qǐng)人提供的技術(shù)交底書，技術(shù)交底書的內(nèi)容和質(zhì)量對(duì)代理人撰寫申請(qǐng)文件有直接影響。一份不完善的技術(shù)交底書會(huì)影響申請(qǐng)文件的質(zhì)量。一般認(rèn)為，技術(shù)交底書的最低公開內(nèi)容應(yīng)足以指導(dǎo)代理人把握正確的撰寫方向和重點(diǎn)。技術(shù)交底書的內(nèi)容至少應(yīng)包括現(xiàn)有技術(shù)描述（包括現(xiàn)有技術(shù)揭示的內(nèi)容及其存在的問題）、本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題、本發(fā)明技術(shù)方案描述及本發(fā)明的有益效果描述（有附圖的盡量結(jié)合附圖描述）。此處的現(xiàn)有技術(shù)只要描述發(fā)明人在做出發(fā)明創(chuàng)造時(shí)所了解的現(xiàn)有技術(shù)情況，而不需要發(fā)明人做專門的現(xiàn)有技術(shù)檢索。技術(shù)交底書應(yīng)由發(fā)明人完成撰寫，專利管理人員可指導(dǎo)發(fā)明人完成技術(shù)交底書撰寫。
3）現(xiàn)有技術(shù)檢索
相對(duì)徹底而全面的現(xiàn)有技術(shù)檢索有利于更好的規(guī)劃專利權(quán)利要求書的方向及范圍。現(xiàn)有技術(shù)檢索應(yīng)由專利管理人員完成，專利管理人員收到發(fā)明人提交的技術(shù)交底書后，先與發(fā)明人溝通技術(shù)方案內(nèi)容，在初步掌握技術(shù)方案內(nèi)容后做第一次的現(xiàn)有技術(shù)檢索，針對(duì)第一次的現(xiàn)有技術(shù)檢索結(jié)果，可與發(fā)明人溝通技術(shù)方案的進(jìn)一步的內(nèi)容及其與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別，如發(fā)明人有補(bǔ)充內(nèi)容，可再進(jìn)行第二次現(xiàn)有技術(shù)檢索，然后就第二次檢索結(jié)果再與發(fā)明人溝通，此環(huán)節(jié)可根據(jù)案件情況循環(huán)多次?；谒鶛z索到的現(xiàn)有技術(shù)，經(jīng)與發(fā)明人討論，專利管理人員可以自行或者要求發(fā)明人完善技術(shù)交底書，例如可增加現(xiàn)有技術(shù)說明部分，基于新的現(xiàn)有技術(shù)，也可變更本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題部分，且進(jìn)一步完善本發(fā)明技術(shù)方案描述部分。
4）專利申請(qǐng)?jiān)u估
現(xiàn)有技術(shù)檢索完成后，可結(jié)合檢索到的現(xiàn)有技術(shù)從法律的角度評(píng)估針對(duì)本技術(shù)方案是否申請(qǐng)專利、申請(qǐng)何種類型的專利。專利管理人員還應(yīng)至少組織研發(fā)、市場(chǎng)、等部門負(fù)責(zé)人參與評(píng)估，分別從技術(shù)、市場(chǎng)的角度確定申請(qǐng)專利的必要性。
5）撰寫專利申請(qǐng)文件
撰寫申請(qǐng)文件通常是交給專利代理人，專利管理人員應(yīng)將完善后的技術(shù)交底書提供給專利代理人，并且向?qū)＠砣私忉尲夹g(shù)方案及現(xiàn)有技術(shù)內(nèi)容，專利代理人應(yīng)根據(jù)技術(shù)交底書所揭示的內(nèi)容及專利管理人員的解釋完成專利申請(qǐng)文件的初稿。專利代理人在撰寫過程中，應(yīng)注意與專利管理人員保持緊密的溝通，以確保充分的理解技術(shù)方案。
6）專利申請(qǐng)文件質(zhì)量審核
專利申請(qǐng)文件初稿完成后，專利管理人員應(yīng)與發(fā)明人一起對(duì)專利申請(qǐng)文件進(jìn)行初步書面審核，主要目的是確認(rèn)專利代理人是否有對(duì)技術(shù)方案理解不正確的地方，發(fā)明人尤其是要從技術(shù)的角度審核專利說明書具體實(shí)施方式部分是否有不正確的描述，是否包含了發(fā)明人所揭示的全部的技術(shù)方案。在對(duì)專利申請(qǐng)文件初稿進(jìn)行書面審核后，專利管理人員應(yīng)組織發(fā)明人、專利代理人召開專利合議會(huì)議，主要目的是針對(duì)權(quán)利要求書進(jìn)行審核，確認(rèn)權(quán)利要求的保護(hù)范圍是否恰當(dāng)，可針對(duì)權(quán)利要求中的每個(gè)技術(shù)特征，站在競(jìng)爭(zhēng)者的角度，看該技術(shù)特征是否是必要技術(shù)特征，是否容易做回避設(shè)計(jì)，如果某技術(shù)特征可以去掉，說明該技術(shù)特征不是必要技術(shù)特征，應(yīng)從權(quán)利要求中去掉，如果某技術(shù)特征的描述很容易用別的技術(shù)特征替換則說明該技術(shù)特征概括的不恰當(dāng)，可適當(dāng)上位?？傊?，通過這樣的合議會(huì)議，目的是希望權(quán)利要求的保護(hù)范圍概括恰當(dāng)，不會(huì)因?yàn)榉秶^大而被駁回，也不會(huì)因?yàn)榉秶^小而使得權(quán)利人的權(quán)利不能合理主張。
綜上，提升專利申請(qǐng)質(zhì)量是專利申請(qǐng)管理工作的重要內(nèi)容。專利申請(qǐng)管理絕不僅僅是簡(jiǎn)單地給發(fā)明人提交的技術(shù)方案披上一層專利的外衣，一件高質(zhì)量的專利是多種因素共同作用的結(jié)果：高水平的創(chuàng)新成果；高質(zhì)量的技術(shù)方案；高質(zhì)量的申請(qǐng)文件。而達(dá)到上述條件又有賴于研發(fā)人員、專利管理人員和專利代理人員的共同努力，中間任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，都將影響專利的授權(quán)結(jié)果及專利質(zhì)量。
本文中，筆者只是從企業(yè)專利申請(qǐng)管理的角度，提出一些可提高專利申請(qǐng)質(zhì)量的通用性措施供參考，具體的各企業(yè)可根據(jù)自身情況，設(shè)置不同的管理制度，采取不同的措施來保障專利申請(qǐng)文件的質(zhì)量。（作者：上海市協(xié)力（蘇州）律師事務(wù)所 王乃瑩）
參考文獻(xiàn)：
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[3］黎運(yùn)智；孟奇勛：《問題專利的產(chǎn)生及其控制》，載2009年第09期《創(chuàng)新政策與管理》
[4］逯長(zhǎng)明：《獲得高質(zhì)量專利申請(qǐng)文件的幾個(gè)措施》，載2005年第01期《電子知識(shí)產(chǎn)權(quán)》
[5］趙巖；郭廣迅：《如何獲得高質(zhì)量的專利權(quán)》，載2013年7月11日《中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)》
來源：上海市協(xié)力（蘇州）律師事務(wù)所
作者簡(jiǎn)介： 王乃瑩，上海市協(xié)力（蘇州）律師事務(wù)所律師，兼具專利代理人資格，具有多年大型跨國(guó)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟與非訴業(yè)務(wù)，尤其擅長(zhǎng)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理。
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