“明顯區(qū)別”的判斷中應(yīng)重點考慮哪幾個方面？

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作者：楊加黎國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復審委員會

我國專利法第三次修改將第二十三條劃分為三款，其中第二款規(guī)定“授予專利權(quán)的外觀設(shè)計與現(xiàn)有設(shè)計或者現(xiàn)有設(shè)計特征的組合相比，應(yīng)當具有明顯區(qū)別”。即要求可授權(quán)的外觀設(shè)計專利與現(xiàn)有設(shè)計單獨對比，或者與現(xiàn)有設(shè)計特征的組合相比，應(yīng)當具有明顯區(qū)別，這一修改對外觀設(shè)計的授權(quán)條件提出了更高的要求。明顯區(qū)別的判斷并不等同于發(fā)明、實用新型專利中的創(chuàng)造性判斷，基于外觀設(shè)計與發(fā)明和實用新型的不同屬性，前者保護圖片、照片中所示產(chǎn)品外觀的設(shè)計方案，后者保護文字形式的權(quán)利要求書所體現(xiàn)的技術(shù)方案，二者的判斷標準有諸多不同之處。在現(xiàn)行專利法實施六年多時間里，經(jīng)過大量理論研究和案件實踐，“明顯區(qū)別”的判斷標準已基本明晰?！捌?SUV)”外觀設(shè)計專利無效案即是反映該判斷標準的典型案例。

本文重點闡述其中涉及審查標準的幾個重要方面的理解：

1.關(guān)于判斷主體

外觀設(shè)計專利的判斷主體為“一般消費者”，迄今為止，業(yè)界學界對于其應(yīng)定位于擬制主體還是某一具體特定人群仍有爭議。合議組認為，2010版專利審查指南（下稱指南）中雖記載“不同種類的產(chǎn)品具有不同的消費者群體”，但并非要求在實際判斷中必須將判斷主體定位為產(chǎn)品的終端用戶、中間用戶、購買者或是使用者，而是強調(diào)實際判斷人員應(yīng)當具備判斷時所需的該類產(chǎn)品的相關(guān)設(shè)計知識。基于對專利法和指南相關(guān)規(guī)定的理解，“一般消費者”應(yīng)為擬制主體，會基于不同產(chǎn)品而具備相應(yīng)的知識水平和認知能力。擬制主體的定位能促使實際判斷人員在個案判斷時通過多種途徑補充知識，以達到該類產(chǎn)品的判斷主體應(yīng)有的知識水平和認知能力，避免僅憑個體認識造成的主觀臆斷。

2.關(guān)于現(xiàn)有設(shè)計狀況

現(xiàn)有設(shè)計狀況是影響判斷結(jié)論的一個重要因素。通過對現(xiàn)有設(shè)計狀況的了解，可以準確理解涉案專利的設(shè)計方案，避免將設(shè)計特征誤認為無意義的線條，例如將圓形旋鈕理解為圓形圖案；可以了解專利產(chǎn)品中每個設(shè)計特征在現(xiàn)有設(shè)計中出現(xiàn)的頻率，區(qū)分產(chǎn)品設(shè)計中的創(chuàng)新性部分和非創(chuàng)新性部分。了解現(xiàn)有設(shè)計狀況的過程實際就是判斷人員達到該類產(chǎn)品“一般消費者”知識水平和認知能力的過程。通過引入現(xiàn)有設(shè)計狀況，有助于判斷標準的統(tǒng)一、客觀、合理化，避免以每個具體判斷人員自己的知識水平和認知能力進行判斷，導致判斷結(jié)果因人而異。

3.關(guān)于整體視覺效果

外觀設(shè)計專利保護產(chǎn)品外觀，產(chǎn)品外觀由產(chǎn)品的設(shè)計特征共同構(gòu)造，由此，設(shè)計特征即為形成產(chǎn)品外觀的整體視覺效果的基本單元?；谖覈F(xiàn)行專利保護體系下對外觀設(shè)計進行整體保護的原則，對整體視覺效果的考量即是對產(chǎn)品全部設(shè)計特征視覺影響力的考量。因此，在對比判斷中，不能無視構(gòu)成產(chǎn)品外觀的任何一個設(shè)計特征，需要客觀對比涉案專利與對比設(shè)計的全部設(shè)計特征，找出二者的相同點和不同點，再根據(jù)相同點和不同點對整體視覺效果的影響力權(quán)重，判斷二者是否具有明顯區(qū)別。

4.關(guān)于設(shè)計特征對整體視覺效果的影響力

產(chǎn)品外觀的每一個設(shè)計特征對產(chǎn)品的視覺影響力不會完全相同，決定設(shè)計特征視覺影響力的因素眾多。舉例來說，設(shè)計特征占產(chǎn)品的比例大小、是否位于使用時容易看見的部位等，均會令單個設(shè)計特征的視覺影響力有所不同；再例如，基于專利法保護發(fā)明創(chuàng)造的立法初衷，在其他條件相同的情況下，創(chuàng)新性設(shè)計特征的視覺影響力會強于非創(chuàng)新部分。通常而言，同一設(shè)計特征上會競合多個影響力因素，有些因素疊加所體現(xiàn)的是增強效果，例如冰箱門位于使用時容易看到的部位，且占產(chǎn)品比例較大，基于兩個影響因素強強疊加的效果，其視覺影響力增強;有些因素疊加卻是抵消效果，例如瓶蓋是創(chuàng)新性設(shè)計特征，但相對于瓶身比例較小，其原本相對較強的影響力因比例因素的抵消而弱化。因此，設(shè)計特征對整體視覺效果的影響力判斷是綜合判斷的過程，需要客觀分析每個設(shè)計特征的各個影響力因素之后，再將這些因素所影響的設(shè)計特征整合為產(chǎn)品整體，綜合考量其整體視覺效果。

考慮以上要點，此案合議組認為：保護發(fā)明創(chuàng)造、鼓勵創(chuàng)新是專利法最根本的目的之一，我國允許外觀設(shè)計受到專利法的保護，即認為外觀設(shè)計屬于發(fā)明創(chuàng)造。專利法第二十三條第二款的規(guī)定要求外觀設(shè)計專利應(yīng)能明顯區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計或者現(xiàn)有設(shè)計特征的組合，其本質(zhì)即要求可授權(quán)的設(shè)計方案構(gòu)成專利法所要求的發(fā)明創(chuàng)造，也即要求設(shè)計人員所付出的創(chuàng)新性勞動足以令涉案專利與現(xiàn)有設(shè)計或現(xiàn)有設(shè)計特征的組合在整體視覺效果上具有明顯區(qū)別。這里所說的明顯區(qū)別不應(yīng)是在現(xiàn)有設(shè)計基礎(chǔ)上的簡單變化、拼合、轉(zhuǎn)用，而應(yīng)當是創(chuàng)新的體現(xiàn)、創(chuàng)造的成果，其可能表現(xiàn)為產(chǎn)品基礎(chǔ)元素的改變而帶來的新的設(shè)計風格，也可能表現(xiàn)為因產(chǎn)品局部設(shè)計特征的改變而具有的顯著差別的視覺效果。以專利法第二十三條第二款為依據(jù)進行審查時，一方面，要求判斷人員盡可能接近指南擬制的一般消費者的知識水平和認知能力；另一方面，要求對設(shè)計方案的理解應(yīng)盡可能客觀、準確，能夠從中找出設(shè)計人員的勞動部分，并判斷這種勞動是發(fā)明創(chuàng)造還是可專利性之外的勞動，以確定該外觀設(shè)計是否可予以專利保護。由此，“明顯區(qū)別”的判定應(yīng)以查明事實為前提，了解每個設(shè)計特征在現(xiàn)有設(shè)計中的狀況，確定外觀設(shè)計中設(shè)計人員付出勞動的部分和沿用現(xiàn)有設(shè)計的部分，再基于“整體觀察、綜合判斷”的原則，在產(chǎn)品整體中考慮每個設(shè)計特征，確定沿用現(xiàn)有設(shè)計的部分和付出勞動的創(chuàng)新部分對整體視覺效果的影響，從而減少主觀干擾因素，科學地得出判斷結(jié)論。

此案中涉案專利與對比設(shè)計在車身側(cè)面、三維結(jié)構(gòu)等多處存在相同點，在汽車前臉等多處存在不同點，是典型的改進型設(shè)計。通過雙方當事人對現(xiàn)有設(shè)計狀況的大量舉證，以及合議組對相關(guān)產(chǎn)品知識的查證可以確定，專利權(quán)人對于產(chǎn)品設(shè)計的創(chuàng)新點在于汽車前臉部分?；诒Ｗo發(fā)明創(chuàng)造的目的，創(chuàng)新點的視覺效果不容忽視；但涉案專利亦沿用了對比設(shè)計的大量設(shè)計特征，包括對比設(shè)計相對于常規(guī)設(shè)計的創(chuàng)新性勞動部分和三維立體構(gòu)型等。基于外觀設(shè)計整體保護的原則，考量整體視覺效果時不能僅關(guān)注涉案專利所涉及的創(chuàng)新點而忽略其他設(shè)計特征，因此，涉案專利沿用的這些設(shè)計特征對產(chǎn)品的視覺影響力也不容忽視。綜合考慮二者的相同點和不同點對整體視覺效果的影響力，相同點的視覺影響力更強，因此，涉案專利相對于對比設(shè)計不具有明顯區(qū)別。

此案所帶來的啟示有兩點。其一，盡管涉案專利作出了格柵創(chuàng)新，但與其相適應(yīng)的權(quán)利范圍應(yīng)為格柵的外觀設(shè)計專利保護。在創(chuàng)新部分有限的情況下，專利權(quán)人若以整車產(chǎn)品的外觀設(shè)計專利享有排他性權(quán)利，會損害公眾自由使用原本應(yīng)屬于公有領(lǐng)域產(chǎn)品設(shè)計的權(quán)利，因此，請求整車保護賦予了專利權(quán)人不恰當?shù)臋?quán)利范圍，應(yīng)予糾正。此亦為“明顯區(qū)別”對改進型設(shè)計的授權(quán)要求。其二，當事人積極舉證現(xiàn)有設(shè)計狀況，對于準確理解涉案專利和對比設(shè)計，明確案件焦點有重要意義，有利于決定結(jié)論的準確性。

來源：國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略網(wǎng)

編輯；IPRdaily王夢婷