迪士尼商標侵權(quán)案解析

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2016年，備受矚目的上海迪士尼樂園即將開園。圣誕和新年將至，上海已開始為迎接迪士尼開園預(yù)熱，位于浦東陸家嘴的某商場舉辦了“米奇和朋友們圣誕璀璨星光旅程”展覽，賺足眼球。

事實上，迪士尼的商標保衛(wèi)戰(zhàn)早已打響。2015年10月19日，國家工商總局下發(fā)《關(guān)于開展保護“迪士尼”注冊商標專用權(quán)專項行動的通知》，決定在全國開展迪士尼商標保護行動。上海市工商部門為全力推進迪士尼商標保護工作，制定了具體的實施意見，并明確了四大工作目標：一是迪士尼權(quán)利人的重點商標、重點商品和服務(wù)得到全面保護，二是主要區(qū)域和環(huán)節(jié)侵犯迪士尼注冊商標專用權(quán)行為得到有效遏制，三是基本杜絕在主要互聯(lián)網(wǎng)平臺上大規(guī)模出現(xiàn)侵犯迪士尼注冊商標專用權(quán)行為，四是逐步完善跨部門、跨區(qū)域保護迪士尼注冊商標專用權(quán)的協(xié)同聯(lián)動保護機制。

本版今日刊發(fā)的這篇案例分析文章，選自上海市工商部門查處的一起侵犯迪士尼商標專用權(quán)的典型案例，作者對此案查辦過程中出現(xiàn)的難點及存在的爭議予以剖析，希望對全國工商系統(tǒng)目前正在開展的保護迪士尼注冊商標專用權(quán)專項行動有所裨益。

案情

2015年6月中旬，迪士尼商標注冊人委托某代理公司向上海市工商局檢查總隊投訴，舉報維也納酒店（迪士尼店）在招牌、官網(wǎng)等媒介上加入“迪士尼”字樣作為名稱開展經(jīng)營活動。迪士尼商標注冊人認為，維也納酒店使用“迪士尼”字樣的行為會對消費者造成混淆，損害迪士尼商標的商譽，侵犯迪士尼注冊商標專用權(quán)。

接到舉報后，辦案人員隨即展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)在浦東新區(qū)范圍內(nèi)有5家維也納酒店在名稱中使用“迪士尼”字樣。為明確上述酒店的具體位置和違法情況，辦案人員實地排查，發(fā)現(xiàn)有使用“迪士尼”“迪士尼樂園”“迪士尼大道”字樣等多種情況，同時發(fā)現(xiàn)上述酒店在招牌、酒店官方網(wǎng)站、第三方網(wǎng)站、電子顯示屏等媒介上以“迪士尼”字樣發(fā)布信息。

經(jīng)查，維也納酒店系連鎖加盟酒店，由物業(yè)的業(yè)主方委托維也納國際酒店管理有限公司經(jīng)營管理（下稱維也納公司）。維也納公司接受委托后授權(quán)業(yè)主方使用維也納品牌并派駐管理團隊負責(zé)酒店的經(jīng)營管理，向業(yè)主方承諾一定的客房入住率。維也納公司則向業(yè)主方收取加盟費、品牌使用費、管理團隊薪金等費用。

自2015年起，上述酒店的店長為提高入住率，分別向維也納公司提出申請并獲得批準，在酒店名稱中加入“迪士尼”字樣，以維也納酒店迪士尼店、維也納酒店周浦迪士尼樂園店等名稱開展經(jīng)營。

經(jīng)調(diào)查取證，執(zhí)法機關(guān)依據(jù)《商標法》第五十七條第（二）項于11月下旬對維也納公司作出罰款10萬元的行政處罰，對上述酒店的業(yè)主方作出責(zé)令整改的行政處罰。目前此案罰款已繳納到位。

爭議

（一）法律適用

在案件辦理過程中，辦案人員對此案應(yīng)適用《商標法》還是《反不正當競爭法》產(chǎn)生不同意見。

認為應(yīng)適用《反不正當競爭法》的主要理由是：維也納公司在宣傳時使用“迪士尼”字樣是對自己旗下酒店位置的虛假表示，消費者在選擇酒店時會產(chǎn)生維也納酒店在迪士尼樂園附近的錯誤理解，酒店可以吸引更多消費者入住，在競爭中獲得優(yōu)勢，屬于《反不正當競爭法》第九條規(guī)定的不正當競爭行為。

認為應(yīng)適用《商標法》的理由是：1.選擇適用《商標法》還是《反不正當競爭法》應(yīng)考慮當事人的主觀故意及危害后果。維也納公司將與他人注冊商標相同的商標使用在同類服務(wù)上，這是《商標法》明確禁止的行為。2.維也納公司的行為暗示其酒店與迪士尼樂園在地理位置上存在聯(lián)系，容易造成混淆誤認，使消費者以為維也納公司的酒店在迪士尼樂園附近。3.維也納公司的行為暗示其與迪士尼樂園的投資主體存在關(guān)聯(lián)。商標的作用是區(qū)分商品或服務(wù)的來源，維也納公司使用迪士尼注冊商標作為酒店名稱的一部分，存在使消費者對服務(wù)來源產(chǎn)生混淆的可能性。從主觀來看，維也納公司是為了攀附迪士尼商標的聲譽以提高自身知名度，從主觀故意到危害后果都符合《商標法》規(guī)定的侵權(quán)行為。

（二）是否合理使用

在案件辦理過程中，有人提出，迪士尼樂園作為這一區(qū)域內(nèi)知名度最高的項目，已成為該區(qū)域的通用地名。根據(jù)《商標法》第五十九條第一款“注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有的地名，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當使用”的規(guī)定，維也納公司在酒店名稱中使用“迪士尼”字樣是表示地理位置，可視為商標的指示性合理使用。

辦案機構(gòu)認為上述行為不構(gòu)成商標的合理使用。結(jié)合《北京市高級人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》，辦案機構(gòu)認為，商標的合理使用應(yīng)當遵循以下原則：

1.善意原則。在使用他人注冊商標時不能作為自己的商標使用，不能帶有搭便車、詆毀競爭對手的目的和行為。在本案中，維也納公司將“迪士尼”字樣加入酒店名稱中的行為，已構(gòu)成商標意義上的使用。

2.必要原則。使用他人注冊商標應(yīng)有充分正當理由，應(yīng)用于說明或描述自己的產(chǎn)品，例如表明產(chǎn)品特點或其他特征。在本案中，維也納公司的酒店實際位于康橋、惠南等地，且在名稱中已表明地名，并無使用“迪士尼”字樣的必要性。

3.合理原則。使用他人注冊商標應(yīng)具備合理性，不能使消費者對商品或服務(wù)來源產(chǎn)生混淆，誤認為購買的是商標注冊人生產(chǎn)的商品或提供的服務(wù)。對酒店等服務(wù)企業(yè)來說，在對外宣傳、開展經(jīng)營時，酒店名稱發(fā)揮的作用就是表明主體身份，是區(qū)別不同服務(wù)提供者的關(guān)鍵因素。對消費者來說，酒店名稱也是選擇相關(guān)服務(wù)時首要的參考因素。在本案中，辦案人員通過走訪地名辦公室等機構(gòu)得知，“迪士尼”“迪士尼樂園”并非經(jīng)法律確認的地名，涉案酒店在名稱中使用上述文字實質(zhì)是暗示自己與迪士尼公司存在某種特定的商業(yè)聯(lián)系，會使消費者誤認為維也納酒店是經(jīng)過迪士尼公司認證或授權(quán)的。維也納公司與迪士尼公司不存在投資關(guān)系，也未經(jīng)迪士尼公司認證授權(quán)，其在酒店名稱中加入“迪士尼”等字樣，不構(gòu)成商標的合理使用。

（三）違法行為定性

在本案中，維也納公司的行為是構(gòu)成《商標法》第五十七條第（一）項規(guī)定的“在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的”情形，還是構(gòu)成第五十七條第（二）項規(guī)定的“在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導(dǎo)致混淆的”情形？辦案人員對此問題展開討論。

《商標法》第五十七條第（一）項規(guī)定的是“在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標”，維也納公司旗下酒店提供的服務(wù)，與迪士尼公司的迪士尼和迪士尼樂園商標獲得核準注冊的“供膳寄宿處、飯店”等服務(wù)類別相同（第43類）。維也納公司將“迪士尼”“迪士尼樂園”字樣添加到酒店名稱中，以“維也納酒店迪士尼店”“維也納酒店周浦迪士尼樂園店”作為酒店名稱，雖然“迪士尼”“迪士尼樂園”字樣的字體外觀與迪士尼公司的注冊商標完全一致，但酒店名稱中主要部分仍然是“維也納酒店”，與迪士尼商標存在差異，不屬于相同商標。

因此，辦案機構(gòu)認為維也納公司的行為屬于《商標法》第五十七條第（二）項規(guī)定的在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，容易導(dǎo)致混淆的情形。根據(jù)前文所述，維也納公司的行為容易對消費者造成地理位置和投資主體間關(guān)系的混淆誤認，但維也納公司無法提供與迪士尼公司同等的服務(wù)，客觀上會損害迪士尼商譽，侵犯迪士尼商標專用權(quán)。

（四）違法主體認定

本案主體涉及酒店的業(yè)主方與管理方，究竟應(yīng)追究哪一方的責(zé)任也成為辦案人員需要面對的問題。對此，辦案人員有兩種不同觀點。

一種觀點認為應(yīng)該追究業(yè)主方的責(zé)任：根據(jù)委托代理的法律關(guān)系，代理人行為所產(chǎn)生的法律后果應(yīng)由被代理人承擔，本案中業(yè)務(wù)方為被代理人，維也納公司是代理人，維也納公司侵犯迪士尼公司商標權(quán)利的行為責(zé)任應(yīng)由業(yè)主方承擔。

辦案機構(gòu)采用的是第二種觀點，即管理方維也納公司應(yīng)承擔主要責(zé)任。通常來說，業(yè)主方是被代理人，維也納公司是代理人，但在實際經(jīng)營過程中維也納公司才是起主導(dǎo)作用的。在本案中，從犯意的產(chǎn)生到違法行為的具體實施，均由維也納公司作出。據(jù)了解，是維也納公司派駐酒店的店長提出在名稱中使用“迪士尼”字樣的想法，并向維也納公司提出申請，維也納公司經(jīng)過審核后同意店長的申請。業(yè)主方在攜程網(wǎng)等第三方網(wǎng)站上以侵權(quán)名稱發(fā)布信息，沒有制止維也納公司的違法行為，應(yīng)負次要責(zé)任。

（五）違法經(jīng)營額計算

服務(wù)商標侵權(quán)行為中違法經(jīng)營額的認定，一直是商標侵權(quán)案件中的熱點難點問題。根據(jù)《商標法》第六十條的規(guī)定，違法經(jīng)營額5萬元以上的，可以處違法經(jīng)營額5倍以下的罰款，沒有違法經(jīng)營額或者違法經(jīng)營額不足5萬元的，可以處25萬元以下的罰款。此條規(guī)定與舊《商標法實施條例》相比，取消了“非法經(jīng)營額無法計算的”相關(guān)表述，對確定案件的違法經(jīng)營額提出了更高的要求。參考《商標法實施條例》第七十八條第（五）項“計算商標法第六十條規(guī)定的違法經(jīng)營額，可以考慮下列因素：……（五）侵權(quán)人因侵權(quán)所產(chǎn)生的營業(yè)收入”的規(guī)定，服務(wù)商標侵權(quán)的違法經(jīng)營額指的是侵權(quán)人因侵權(quán)所產(chǎn)生的營業(yè)收入，因此承辦人員需要對侵權(quán)行為人的業(yè)務(wù)進行篩選，區(qū)分出涉及侵權(quán)行為的相關(guān)營業(yè)收入。

在實際情況中，“沒有違法經(jīng)營額”存在兩種情形，一種是在實際中沒有發(fā)生經(jīng)營行為，不存在任何經(jīng)營額，自然也就不存在違法經(jīng)營額。另一種是客觀存在經(jīng)營收入，但是在經(jīng)營過程中，侵權(quán)行為糅合在合法經(jīng)營行為中，無法區(qū)分出涉及侵權(quán)行為的經(jīng)營收入，若將侵權(quán)人的全部收入都視為違法經(jīng)營額處以罰款，有失公允。

在本案中，維也納公司在酒店名稱中實際同時表明了維也納酒店的主體身份，消費者中存在指定選擇維也納酒店的情況。另外在維也納公司實施侵權(quán)行為以前便有相關(guān)住宿協(xié)議的客戶單位，這一部分營業(yè)收入自然與侵權(quán)行為無關(guān)。由于缺乏直接證據(jù)證明維也納公司因?qū)嵤┣謾?quán)行為而獲取的營業(yè)收入，故推定其沒有違法經(jīng)營額，按照《商標法》第六十條的規(guī)定可處25萬元以下罰款，綜合其行為及后果，最終處以10萬元罰款。

（六）關(guān)于迪士尼大道店的定性

本案中當事人將一酒店名稱變更為“維也納國際酒店康橋迪士尼大道店”，其中迪士尼大道是由浦東新區(qū)地名管理辦公室核準的路名（《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)上海市地名管理辦公室〈關(guān)于批準命名迪士尼大道等十條道路的通知〉的通知》）。當事人在酒店名稱中使用迪士尼大道屬于《商標法》第五十九條第一款規(guī)定的合理使用情形。當政府命名“迪士尼大道”后，“迪士尼大道”就成為公共路名。當事人使用“迪士尼大道”字樣并不構(gòu)成對迪士尼注冊商標權(quán)的侵犯。

由于迪士尼大道長度有限，當事人酒店實際位于秀浦路中，并不在迪士尼大道上，在地理位置上與迪士尼大道沒有關(guān)系，在排除商標侵權(quán)的情況下，當事人的行為構(gòu)成不正當競爭，辦案機構(gòu)采用行政指導(dǎo)書的方式建議其改正。

來源：中國工商報網(wǎng)

作者：吳昊  上海市工商局檢查總隊

編輯：IPRdaily王夢婷