數(shù)量很重要！專利競(jìng)爭(zhēng)首先表現(xiàn)為專利數(shù)量的競(jìng)爭(zhēng)

IPR Daily，全球視野的知識(shí)產(chǎn)權(quán)新銳媒體

專利的價(jià)值正在被充分挖掘。對(duì)從事技術(shù)許可的公司，專利可能是一棵“搖錢樹”；對(duì)進(jìn)行侵權(quán)談判的公司，專利可能是一種威懾力很強(qiáng)的“核武器”。但是，如果你只有一件專利，單槍匹馬，恐怕難以發(fā)揮什么價(jià)值。

值此科學(xué)日益昌盛、技術(shù)日益復(fù)雜的時(shí)代，任何一個(gè)產(chǎn)品都包含了數(shù)量不菲的專利，因此，如果缺乏數(shù)量的支撐，專利則無法壟斷產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)或贏得市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。而環(huán)視周圍的專利霸主，動(dòng)輒擁有專利上萬件。根據(jù)美國(guó)專利商標(biāo)局(USPTO)發(fā)布的數(shù)據(jù)，IBM公司僅在2006年就在美國(guó)獲得3651件專利，連續(xù)14年占據(jù)美國(guó)專利排行榜頭把交椅。如果沒有足夠的專利數(shù)量，何以與IBM這樣的大公司相抗衡?

因此，專利競(jìng)爭(zhēng)首先表現(xiàn)為專利數(shù)量的競(jìng)爭(zhēng)。

跨國(guó)公司已經(jīng)深諳此道，它們?cè)缬行钪\地在全球?qū)＠鎴D上“跑馬圈地”和“占山為王”，捷足先登獲取專利，布下密密麻麻的“專利地雷陣”，搶占了大大小小的知識(shí)產(chǎn)權(quán)制高點(diǎn)。我國(guó)企業(yè)要在專利競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)，也必須要在專利數(shù)量上取得突破，否則也是“巧婦難為無米之炊”。

專利數(shù)量累積的目標(biāo)

1專利數(shù)量累積：手段而非目的

前面已經(jīng)談到，專利軍備競(jìng)賽的情形已經(jīng)屢見不鮮，但在加人專利軍備大賽的行列之前，應(yīng)當(dāng)明確自己累積專利數(shù)量的目標(biāo)。專利申請(qǐng)及其數(shù)量的增長(zhǎng)只是手段，它必須服務(wù)于企業(yè)的目標(biāo)或戰(zhàn)略。

思科創(chuàng)辦于1984年，于1989年上市。在1984年到1993年這前十年中，公司僅僅申請(qǐng)了一件專利。在1994年，公司已經(jīng)發(fā)展到年收人超過10億美元的規(guī)模。刺激這種增長(zhǎng)的因素，顯然不是來源于專利，而是依賴于竟?fàn)幒凸_的、非專有接口。不過，在1994年，公司開始出臺(tái)一個(gè)計(jì)劃，以獲得更多的專利。我們這樣做是出于防御的目的，以在與擁有眾多專利的更老牌的公司進(jìn)行交叉許可時(shí)，提供談判的交易籌碼......1994年我們申謝了6件專利，以后逐年增加?，F(xiàn)在，每年申請(qǐng)700多件。

可見，思科當(dāng)時(shí)提升專利數(shù)量的目的，主要出于防御競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，累積專利交易籌碼。而有的企業(yè)對(duì)待專利的態(tài)度，則顯得茫然，沒有目標(biāo)，經(jīng)常盲目申請(qǐng)和占有專利，卻沒有深刻理解專利的經(jīng)濟(jì)意義與戰(zhàn)略價(jià)值，往往不作技術(shù)價(jià)值評(píng)估和商業(yè)價(jià)值評(píng)估就胡亂申請(qǐng)，或者在占有專利之后，沒有當(dāng)作商業(yè)資產(chǎn)和策略資產(chǎn)加以活用，結(jié)果導(dǎo)致出資申請(qǐng)并辛苦得來的專利，與市場(chǎng)需求不同路，與企業(yè)發(fā)展不合拍，只得塵封箱底，至視若雞肋。

經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，技術(shù)水平最不發(fā)達(dá)的企業(yè)使用專利，更多的是為了改進(jìn)企業(yè)的形象；中等技術(shù)水平的企業(yè)使用專利，更多的是為了創(chuàng)造反擊能力，以及通過交叉許可獲得技術(shù)技術(shù)；水平發(fā)達(dá)的企業(yè)使用專利，除了保護(hù)他們的產(chǎn)品和技術(shù)外，還作為竟?fàn)幑ぞ吆陀憙r(jià)還價(jià)的籌碼?？梢?，追求專利申請(qǐng)及其數(shù)量，對(duì)不同的企業(yè)存在不同的目標(biāo)，無論如何它都不是最終目的。

2定義專利數(shù)量累積的目標(biāo)

Gilman在《Physics Today》曾有文章提到，在研究大公司的專利時(shí)，他發(fā)現(xiàn)大約只有一成的專利有實(shí)際的商業(yè)價(jià)值，也就是說，有許許多多的專利甚至根本不值得刊印在公報(bào)上，有浪費(fèi)紙張資源之嫌。

但是，既然有這么多專利是沒有價(jià)值的，為什么每年還有數(shù)以萬計(jì)的專利申請(qǐng)呢?

從專利累積的目標(biāo)層次，可以看到專利累積的目標(biāo)是復(fù)雜多樣的，并不一定只是單純地為了直接實(shí)施。有的是借專利來提升研發(fā)形象，有的是借專利來形成市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，有的是借專利對(duì)競(jìng)爭(zhēng)者造成障礙，有的是借專利衍生出許可費(fèi)收入，有的是使得產(chǎn)品增加價(jià)值，有的則把專利變成談判桌上運(yùn)籌帷幄與交叉授權(quán)的籌碼，等等。

不過，有的企業(yè)只是把專利看作研發(fā)成果的保護(hù)，甚至是完成上級(jí)部門下達(dá)的指標(biāo)，并沒有從經(jīng)濟(jì)性目標(biāo)和戰(zhàn)略性目標(biāo)來觀察專利數(shù)量累積的意義。

在一次企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略會(huì)議上，一名技術(shù)主管抱怨公司的專利申請(qǐng)?zhí)?，好像浪費(fèi)了不少成本。表面上看，的確是這樣的。不過，假設(shè)沒有這些專利成本，公司會(huì)不會(huì)受到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利攻擊?會(huì)不會(huì)受到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的仿冒竟?fàn)?會(huì)不會(huì)存在其他方面的不利影響?

如果回答是肯定的，那么這些專利的成本不僅沒有浪費(fèi)，反而發(fā)揮了很好的作用；如果回答是否定的，這些專利申請(qǐng)可能沒有什么價(jià)值，可以考慮放棄。

總之，企業(yè)應(yīng)當(dāng)全面審查，重新定義自己專利數(shù)量的累積目標(biāo)，既不要局限在保護(hù)性的目標(biāo)層次，也不要盲目提升到戰(zhàn)略性的目標(biāo)層次。量體裁衣，量力而行，順應(yīng)時(shí)勢(shì)，相機(jī)而動(dòng)，不要讓專利數(shù)量成為企業(yè)的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

專利數(shù)量累積的渠道

從資源規(guī)劃的角度來看，累積企業(yè)的專利數(shù)量，可以有多種渠道，最基本的方式是自行研發(fā)以獲取專利。但對(duì)于研發(fā)資源不足的企業(yè)，或者打算迅速在專利數(shù)量上崛起的企業(yè)，此時(shí)可能更需要借助聯(lián)合開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)移等方式，來支持企業(yè)專利數(shù)量累積的速度和規(guī)模。

1自行研發(fā)

(1)自行研發(fā)及其注意事項(xiàng)

根據(jù)企業(yè)的產(chǎn)品規(guī)劃方向和技術(shù)發(fā)展重點(diǎn)，進(jìn)行自行研發(fā)是獲得專利的重要渠道。為了避免重復(fù)開發(fā)，保障研發(fā)成果能夠取得專利，企業(yè)最好在自行研發(fā)之前，以及在研發(fā)過程中，開展專利信息的檢索分析，看看是否已有相同主題的專利存在。因?yàn)槠髽I(yè)技術(shù)創(chuàng)新最大的法律風(fēng)險(xiǎn)之一，就是自己的研發(fā)成果已被他人提出了專利申請(qǐng)或獲得了專利授權(quán)。

此外，在自行研發(fā)過程中，還要注意防范相關(guān)的技術(shù)信息外泄，以免破壞專利授權(quán)所需要的新穎性，或者被第三人竊走并申請(qǐng)了專利。廣州某單位研發(fā)了一種新藥，已在國(guó)家科委立項(xiàng)。當(dāng)研發(fā)人員帶看它到國(guó)外與同行合作交流時(shí)，卻被合作者搶先申清國(guó)際專利。該單位的一位研究者懊悔不迭：“我們?cè)詾榉絼┦菚?huì)變的，保護(hù)的意義不大?？扇思乙簧陥?bào)，就覺得問題大了。人家申請(qǐng)的是壟斷性專利，只要是治這種病的，即使方劑有所改變，仍在保護(hù)范圍。人家時(shí)刻想的是怎樣獲取壟斷性專利，我們卻沒有這個(gè)觀念。”

(2)自行研發(fā)的鼓勵(lì)行為

為鼓勵(lì)企業(yè)的技術(shù)人員努力研發(fā)出可專利化的成果，除了執(zhí)行前面講到的專利獎(jiǎng)勵(lì)制度以外，這里更要強(qiáng)調(diào)企業(yè)主管人員專利挖掘的意識(shí)和行動(dòng)。

首先，企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)定年度專利產(chǎn)出的目標(biāo)，并在領(lǐng)導(dǎo)層的支持下進(jìn)行持續(xù)的努力。

其次，企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立員工的創(chuàng)意提案制度，催生專利的產(chǎn)出。

2聯(lián)合開發(fā)

(1)聯(lián)合開發(fā)的形式

隨著知識(shí)的積累和技術(shù)的進(jìn)步，技術(shù)越來越多樣化，越來越復(fù)雜化，難度也越來越高，發(fā)展新技術(shù)所需要投入的資金也大幅攀升，而在競(jìng)爭(zhēng)者威脅、產(chǎn)品生命周期縮短、技術(shù)變異迅速等嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)之下，企業(yè)在高度競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境和有限資源的限制下，如何利用較少的資源去達(dá)成更多的目標(biāo)，分擔(dān)越來越高的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，成為企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的重要關(guān)注議題。

因此，企業(yè)之間借研發(fā)合作或技術(shù)轉(zhuǎn)移，以分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)或獲取新知，累積技術(shù)儲(chǔ)備和專利數(shù)量，已成為不可阻擋的趨勢(shì)。通過研發(fā)合作來提升專利數(shù)量，主要有兩種典型的方式委托開發(fā)和合作開發(fā)，兩者可以統(tǒng)稱為聯(lián)合開發(fā)。

根據(jù)《專利法》第8條的規(guī)定，兩個(gè)以上單位或者個(gè)人合作完成的發(fā)明創(chuàng)造、一個(gè)單位或者個(gè)人接受其他單位或者個(gè)人委托所完成的發(fā)明創(chuàng)造，除另有協(xié)議的以外，申請(qǐng)專利的權(quán)利屬于完成或者共同完成的單位或者個(gè)人；申請(qǐng)被批準(zhǔn)后，申請(qǐng)的單位或者個(gè)人為專利權(quán)人。由此可知，企業(yè)與他人合作開發(fā)時(shí)，如果沒有約定發(fā)明創(chuàng)造的權(quán)利歸屬，則該發(fā)明創(chuàng)造所衍生的專利申請(qǐng)權(quán)和專利權(quán)，將由合作各方共同享有；而在委托開發(fā)中，如果沒有約定發(fā)明創(chuàng)造的權(quán)利歸屬，該發(fā)明創(chuàng)造所衍生的專利申請(qǐng)權(quán)和專利權(quán)將由實(shí)際完成的受托人享有，作為委托人的企業(yè)盡管支付了不菲的代價(jià)，但結(jié)果只是享有一定范圍的使用權(quán)，并不享有研發(fā)成果的所有權(quán)。

為了避免在聯(lián)合開發(fā)中產(chǎn)生知識(shí)產(chǎn)權(quán)的權(quán)屬糾紛，企業(yè)處好事先通過合同明確約定知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬，否則可能難以享有或難以完全享有聯(lián)合開發(fā)成果的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，累積專利數(shù)量的目標(biāo)自然也會(huì)落空。

如果依合同約定，權(quán)利歸屬于受托人或某一個(gè)合作方，則應(yīng)明確約定委托人或另一個(gè)合作方的使用范圍、使用方式和使用時(shí)間等細(xì)節(jié)問題，以免將來滋生困擾，分散企業(yè)經(jīng)營(yíng)。

(2)聯(lián)合開發(fā)的法律風(fēng)險(xiǎn)防范

企業(yè)之間借助聯(lián)合開發(fā)，可以形成策略聯(lián)盟，利用資源互補(bǔ)的優(yōu)勢(shì)，結(jié)合雙方力量研發(fā)創(chuàng)新，共同創(chuàng)造優(yōu)勢(shì)地位，顯然比個(gè)別研發(fā)單打獨(dú)斗的方式更具有效益。因此，不同企業(yè)共同創(chuàng)新進(jìn)行聯(lián)合開發(fā)，是不可避免的趨勢(shì)。

但是，聯(lián)合開發(fā)中的各方當(dāng)事人，往往會(huì)提供自己現(xiàn)有的技術(shù)成果，以支持或輔助開發(fā)出新的技術(shù)成果。如果一方當(dāng)事人所提供的技術(shù)成果欠缺正當(dāng)來源，存在法律瑕疵，則聯(lián)合開發(fā)及其形成的研發(fā)成果，有可能面臨知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為的指控，甚至遭到禁止使用的判決。

因此，各方當(dāng)事人在聯(lián)合開發(fā)前，應(yīng)當(dāng)履行必要的盡職調(diào)查程序，不僅要確認(rèn)各方提供的技術(shù)在商業(yè)上的價(jià)值，更要確定當(dāng)事人所提供的技術(shù)成果是否合法及有效，避免受到第三人侵權(quán)的指控，防止聯(lián)合開發(fā)各方日后因此產(chǎn)生法律爭(zhēng)議。

在進(jìn)行相關(guān)的盡職調(diào)查程序時(shí)，主要應(yīng)當(dāng)注意以下事項(xiàng)：

A、聯(lián)合開發(fā)當(dāng)事人對(duì)所提供的技術(shù)或產(chǎn)品是否擁有所有權(quán)或合法授權(quán)的權(quán)利。

B、所提供技術(shù)或產(chǎn)品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)是否是有效的。

C、第三人是否也擁有該技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，第三人的地位、權(quán)利范圍為何。

D、當(dāng)事人是否與第三人合同約定限制授權(quán)該技術(shù)給他人。

E、如果有需要，當(dāng)事人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)是否有在外國(guó)主管機(jī)關(guān)進(jìn)行注冊(cè)登記。

F、當(dāng)事人是否定期繳納權(quán)利維持費(fèi)用，以確保權(quán)利的效力。

H、當(dāng)事人所提供的技術(shù)或產(chǎn)品是否侵害到第三人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

I、當(dāng)事人所提供的技術(shù)或產(chǎn)品是否是曾經(jīng)發(fā)生或現(xiàn)在進(jìn)行中甚至未來的訴訟標(biāo)的，訴訟的結(jié)果對(duì)聯(lián)合開發(fā)各方未來用該技術(shù)進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷的影響。

J、當(dāng)事人是否曾經(jīng)或現(xiàn)在濫用知識(shí)產(chǎn)權(quán)，引發(fā)他人的抗辯，造成權(quán)利無法執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)。

K、當(dāng)事人所提供的專利權(quán)期限還有多久，避免專利權(quán)在合作期間因期限屆滿而消滅，從而影響各方在商業(yè)上的競(jìng)爭(zhēng)力。

L、當(dāng)事人所提供的產(chǎn)品或技術(shù)是否在其享有的專利范圍內(nèi)，等等。

3技術(shù)轉(zhuǎn)移

在全球化的背景下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，國(guó)際分工日益細(xì)化，即使是跨國(guó)公司也無力在每一項(xiàng)技術(shù)領(lǐng)域都維持領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)，而通過技術(shù)轉(zhuǎn)移的行為來獲得更高品質(zhì)與更多樣化的新產(chǎn)品，以維持該產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率與競(jìng)爭(zhēng)力，成為上至跨國(guó)公司，下至中小企業(yè)的有效選擇。

(1)技術(shù)轉(zhuǎn)移的形態(tài)

根據(jù)聯(lián)合國(guó)《國(guó)際技術(shù)轉(zhuǎn)讓行動(dòng)守則(草案)》的定義：“技術(shù)轉(zhuǎn)移是指關(guān)于產(chǎn)品制造、生產(chǎn)工藝或提供服務(wù)系統(tǒng)的知識(shí)轉(zhuǎn)移，不包括貨物的単純買賣或租賃?！痹摱x所指的技術(shù)轉(zhuǎn)移比較廣泛。依不同的視角，技術(shù)轉(zhuǎn)移有不同的區(qū)分類型，比如，以技術(shù)轉(zhuǎn)移由上而下或區(qū)域橫移可分為垂直移轉(zhuǎn)與水平移轉(zhuǎn)。

由此可見，技術(shù)轉(zhuǎn)移的形態(tài)比較復(fù)雜，但專利技術(shù)、技術(shù)秘密(專技術(shù))等技術(shù)的轉(zhuǎn)讓、許可是技術(shù)轉(zhuǎn)移中的典型形態(tài)。

從專利數(shù)量累積的角度，對(duì)于企業(yè)而言，技術(shù)轉(zhuǎn)移主要體現(xiàn)為專利受讓、專利許可，以及通過企業(yè)并購(gòu)而獲得他人的專利。技術(shù)轉(zhuǎn)移涉及復(fù)雜的商業(yè)前景評(píng)估、法律談判過程和合同履行程序，最好聘請(qǐng)專業(yè)人士輔助，以免發(fā)生不利的后果。

(2)技術(shù)轉(zhuǎn)移與專利累積

A、專利受讓

通過受讓他人的專利申請(qǐng)權(quán)或?qū)＠麢?quán)，是獲取專利籌碼的快捷途徑。由于企業(yè)在專利受讓后，也隨之受讓了依附于專利之上的風(fēng)險(xiǎn)。因此，在受讓他人的專利前，應(yīng)當(dāng)對(duì)受讓專利進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查，防止因?yàn)閷＠茏尪池?fù)風(fēng)險(xiǎn)。比如，專利存在被宣告無效的瑕疵，那么在專利受讓后，專利無效的后果也要由受讓的企業(yè)承擔(dān)。

B、專利許可

專利許可雖然不享有專利所有權(quán)，但對(duì)專利所享有的使用權(quán)，也相當(dāng)于增加了企業(yè)的專利資源。特別是專利獨(dú)占許可，與享有專利所有權(quán)在實(shí)際效果上沒有什么區(qū)別，而且還不用承擔(dān)專利被宣告無效的風(fēng)險(xiǎn)。

C、企業(yè)并購(gòu)

收購(gòu)高科技企業(yè)，也是短時(shí)期內(nèi)增加專利儲(chǔ)備的最有效的方法之一。1997年，曾經(jīng)列名世界個(gè)人電腦銷售量第三位的美國(guó)公司AST被韓國(guó)的三星公司收購(gòu)時(shí)，就給三星公司帶去了一大批有價(jià)值的專利。

同樣，在通過企業(yè)并購(gòu)獲取專利的過程中，仍然需要注意相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)問題。有一家電子公司對(duì)其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的子公司開發(fā)的一項(xiàng)專利技術(shù)感興趣，并想得到它，于是主動(dòng)提出了收購(gòu)該子公司。然而，等到完成收購(gòu)之后，這家電子公司才發(fā)現(xiàn)事與愿違，它所需要的專利技術(shù)是以一個(gè)研究人員的名字申請(qǐng)的，而這位研究人員在收購(gòu)前幾個(gè)月已到另一家公司去上班了。

來源：崇德藥業(yè)

編輯：IPRdaily 王夢(mèng)婷