從專利代理質量糾紛案例來看專利代理質量責任的認定

┃法院對專利代理質量糾紛案例的判決 2005年4月6日，原告與被告簽訂了委托專利申請合同。合同約定：被告按照專利法的規(guī)定準備專利申請文件，并保證通過專利局的形式審查，取得專利申請?zhí)?。合同簽訂后，原告按合同約定向被告支付了代理費，進行了全面的技術交底。2006年4月26日，國家知識產權局頒發(fā)實用新型專利證書。 2007年3月起，原告發(fā)現上海華申汽車窗廠等多家企業(yè)的產品侵犯了自己的實用新型專利權，但上海市知識產權局認定相關企業(yè)均不構成侵權。原告認為，被告在為原告申請專利的過程中，違反了專利法的有關規(guī)定，將非必要技術特征記載到獨立權利要求中。被告的上述行為已構成違約，應承擔違約責任。被告辯稱，原告的實用新型專利獲得授權，說明了被告提交的申請文件符合專利法及其相關規(guī)定;其次，原告沒有證據證明被告在權利要求書中記載了非必要特征，且必要技術特征和非必要技術特征的劃分是依據發(fā)明目的和保護范圍而定的，是相對概念，而非絕對概念;最后被告在撰寫權利要求書后，就權利要求書的內容與原告進行了多次溝通，原告在被告處簽收了向國家知識產權局提交的所有專利申請文件，并未提出異議，因此，原告對專利申請文件的所有內容是明知的。上海市第二中級人民法院認為，原告領取了被告向國家知識產權局提交的所有申請文件，即有理由相信，原告對所有申請文件的內容(包括權利要求書的全部內容)有了充分的了解。如果原告認為被告在權利要求書中增加了許多非必要技術特征的內容，可以立即向被告提出，并可以要求被告自申請日起2個月內，向國家知識產權局提出修改申請。而原告無證據證明其當時己向被告提出異議，并簽收了全部申請文件。至此，法院有理由相信，原告已對所有申請文件的全部內容予以了追認。因此，對原告所堅持的被告應承擔違約責任的訴訟請求，法院不予支持。 ┃對法院觀點的不同認識對于上述判例，筆者對法院的觀點有一些不同的認識，具體理由如下： 1、專利代理合同不同于普通的民事合同，不能按照普通的民事合同判斷專利代理機構的違約責任。在一般情況下，合同雙方當事人應當具有“合理注意人義務”，否則就會承擔過失責任。在現實中，對于具有特殊技能和知識的人，如醫(yī)生、律師、會計師等專業(yè)人士的“合理注意人義務”標準應當比一般人的行為標準要高一些，即要達到專業(yè)人員的行為標準。我國對專利代理人和專利代理機構規(guī)定了非常嚴格的資格準入制度，例如代理人需要通過考試并進行執(zhí)業(yè)，專利代理機構需要通過國家知識產權局行政審批，未經行政審批不得從事專利代理業(yè)務。之所以設置較高的資格準入制度，其主要原因是專利代理行為具有高度的專業(yè)性和技巧性，能夠撰寫質量高的專利申請文件，能夠得到保護范圍合適的專利權，保證委托人的利益得到維護。因此專利代理人屬于專業(yè)人士，相應的合理注意人的義務標準必然要高于一般人。但是法院的觀點實際上將專利代理人的“合理注意人義務”標準等同于一般人的行為標準，并沒有體現專利代理行為具有高度的專業(yè)性和技巧性的特性。從權利義務角度看，專利代理機構的權利就是接受委托人的委托代理專利業(yè)務并收取報酬，而專利代理機構的義務就是提供具有一定專業(yè)性的專利服務。從法院判決看，專利代理機構收取了相應的費用，即獲得了相應的權利，但是在義務方面卻沒有體現出相應的專業(yè)性，即沒有承擔起相應的義務，反將專利代理機構應當承擔的專利申請質量這一義務推給了委托人。因此從法院的判決來看，專利代理機構承擔的義務和權利存在明顯的不平等。 2、委托人和代理機構雙方信息不對稱，因此不能以委托人是否同意提交申請文件作為免除代理機構撰寫中存在質量問題的責任。與專利代理機構相比較而言，委托人一般都缺乏相應的專利法律知識和專利業(yè)務知識，因此委托人一般情況下并不知道如何才能得到合適的保護范圍，而需要得到合適的專利權保護范圍也是委托人委托代理機構的一個主要原因。法院的判決中強調委托人同意提交相關的申請文件，以此來免除代理機構的撰寫質量問題，實際上將委托人也視為具有專利代理知識和相關法律知識的人員來對待。試想，如果委托人具有相應的專利代理知識和相關法律知識，又怎么會花大價錢來委托代理機構，自己完全可以處理好專利申請的相關事情。因此，從委托人和代理機構雙方信息不對稱這一角度來說，法院的理由有一些欠妥。筆者認為，在專利代理中的委托人簽字只是表明專利代理機構已經通知委托人專利代理業(yè)務的進展，屬于合同中的隨附義務，并不代表對其文件質量、權利要求保護范圍的判斷和認可。因為專利代理申請的給付義務與商品一樣，委托人往往是對該類事務不熟悉才需要專門委托專利代理機構并愿意給付對價。在專利代理人協會2009年頒布的《專利代理服務指導標準(試行)》中規(guī)定，定稿文件需委托人紙件或者郵件確認，似乎是將委托人的確認推斷為對專利申請文件的認可。但是筆者認為,實際上中華全國專利代理人協會出臺該服務標準的目的是為了提高專利代理機構的服務質量和服務意識，并不是協助其逃避法律責任。 3、法院只考慮了合同的字面意思，但并沒有考慮專利代理委托合同的目的。委托人與專利代理機構簽訂委托合同的目的是為了獲得一定的經濟利益，而不僅僅是一張專利權證書。對于專利代理機構，其經濟利益是通過使對方的目的實現來獲得報酬。委托人想要獲得經濟利益是通過專利權的獨占來實現的，獲得合適的保護范圍是委托人獲得經濟利益的一個充分條件。如果專利授權后不能給申請人帶來任何實際的權利或者實現其欲達到的效果，就不能稱之為申請人的目的已經實現。因此在本案中，申請人獲得了專利權，從表面上看代理機構已經履行了合同的義務，但是該發(fā)明創(chuàng)造的技術方案并不能獲得實際的保護，不能使專利權人有效的主張自己的權益。因此從合同的目的上講，專利代理機構履行合同義務的行為已經使申請人委托代理機構申請專利的目的落空，應當認為專利代理機構存在違約的行為。 4、從合同解釋的角度出發(fā)，專利代理機構存在違約行為。對于專利代理委托合同，我國沒有統一的國家標準、行業(yè)標準或者通用的標準，這是否意味著就是按照雙方約定來確定權利義務呢?筆者認為在專利代理委托合同中，還存在著推定的默示條款，即法律上暗含的條款。默示條款是合同履行之必需，否則合同所欲達到的目的無法實現。筆者認為，專利代理委托合同的默示條款應當保證專利代理質量要在形式上符合專利法及其相關的規(guī)定，此處形式上的要求一般包括不需要通過檢索直接可以確定的一些問題，例如公開充分、實用性、不予授權的主體、權利要求清楚等內容需要符合專利申請的要求，同時也要根據申請人或者自己檢索的最接近的對比文件來確定合理的保護范圍。因為上述問題對于一個專業(yè)的專利代理人來說，都是可以在撰寫申請文件前或撰寫完成后直接發(fā)現的問題。對于需要檢索來確定的一些問題，例如新穎性和創(chuàng)造性，則需要根據合同的約定來進行，例如委托人委托代理機構進行檢索，則需要將其新穎性和明顯的創(chuàng)造性作為其默示條款;對于有爭議的創(chuàng)造性，筆者認為不應當將其作為默示條款。本案中的必要技術特征，因為申請人提交了交底材料，申請人應當按照交底材料以及新穎性檢索材料(如果進行檢索)確定必要技術特征。因此，如果代理機構沒有撰寫好必要技術特征，應當認為專利代理機構存在違約行為。 5、從專利代理行業(yè)發(fā)展來看，法院的上述判決會影響代理行業(yè)的健康發(fā)展。目前專利代理行業(yè)的發(fā)展過程中，存在著不少掛證和無證代理的現象。掛證現象實際上也相當于無證代理，因為代理人將代理證借給他人使用，自己并不參與代理。目前掛證的人都是代理機構的合伙人，而一旦產生法律責任，合伙人將要承擔無限連帶責任。從法院的判斷來看，只要是申請人簽字確認，就可以認為是申請人對申請文件的認可，從而免除代理機構的責任，這就導致專利代理行業(yè)只有收益，基本上沒有風險。因此上述判決會導致掛證現象以及黑代理問題更加嚴重，從而影響專利代理行業(yè)的健康發(fā)展。 ┃建議針對前面提出的各種問題，筆者建議如下： 1、對于專利代理質量，應當盡快出臺相應的質量標準，以便專利代理合同中雙方的權利義務進一步明確。因為專利代理人都通過了國家知識產權局的統一考試，具有較強的專業(yè)性，應屬于專利領域的專有人才，所以應當采用專利代理領域通常應達到的水平，即專利代理的合理注意義務。所謂專利代理人的合理注意義務是指主要看其他專利代理人處于接受委托的專利代理人的相同情況下，會做出相同的行為還是不同的行為。如果做出相同的行為，則可以推斷代理人盡到了相應的義務，不承擔責任;否則，應當承擔責任。對于專利代理人的合理注意義務，筆者認為包括如下的內容：(1)專利代理人應當具有代理資格。例如按照目前的要求是應當取得資格證和執(zhí)業(yè)證。如果不符合專利代理資格的要求而進行代理，相當于無證代理，應當直接認定代理機構存在違約;(2)全面掌握申請人提交的交底材料以及提交的其他現有技術文件，并根據提供的資料或者自己檢索的現有技術來確定合適的保護范圍。如果代理人根據申請人提交的材料或者自己檢索的材料撰寫的保護范圍不合適，則應當認定代理機構違約;(3)全面掌握專利撰寫和答復的相關知識，包括不需要通過檢索能夠明顯確定的問題。例如說明書公開充分、權利要求書的實用性、發(fā)明保護的主體是否屬于不予授權范圍等。如果因為上述明顯問題導致申請文件無法獲得授權，則應當認定代理機構存在違約;(4)全面掌握專利復審和無效的撰寫及答復的相關知識，包括復審和無效理由的撰寫等;(5)全面掌握專利申請、復審和無效的流程。如果因為專利代理機構導致流程上出現問題而使得專利申請駁回或視撤，應當認定代理機構存在違約。 2、對于委托人明顯堅持的意見，應當免責。在申請過程中，代理機構具有的一個隨附義務是說明義務。所謂說明義務是指專利代理過程中，例如提交申請文件或者答復審查意見通知書的過程中，如果委托人指示錯誤，明顯不利于其合法利益時，專利代理人應當向委托人充分說明其指示存在的問題以及相應的后果。如果申請人堅持自己的意見，并導致專利申請被駁回或者視撤，代理機構將不承擔責任。 3、對于屬于自由裁量的內容，專利代理機構免責。專利代理過程中涉及到較多的是法律應用和事實認定的問題。無論是法律應用問題還是事實認定，都會存在爭議區(qū)域，例如創(chuàng)造性的判斷問題。在爭議區(qū)域，因為沒有統一的處理方式，每個專利代理人會做出相同的行為還是不同的行為的比例差不多，因此專利代理人可以進行自由裁量來確定處理方式，但是需要將處理方式的利弊提前告知委托人。筆者認為在爭議區(qū)域內處理相關事宜，不應當認定專利代理機構存在責任。 4、關于專利代理質量的糾紛處理中，建議有條件的進行責任推定。民事證明責任的一般原則是誰提出誰舉證，但是在專利代理過程中，委托人相對于專利代理機構來說，在對案件的信息占有上處于劣勢地位，遠離案件證據，產生了舉證困難或舉證不能的情形，此時有人認為應當采用舉證責任倒置，由專利代理機構舉證證明其代理質量符合要求。但是如果采用舉證責任倒置，很可能會產生大量的針對專利代理機構關于專利代理質量的訴訟，甚至會產生許多惡意訴訟，這樣會導致專利代理機構整天忙于訴訟而無法有效的開展專利代理業(yè)務，因此，筆者不贊成專利代理質量的糾紛處理中采用舉證責任倒置的方式。筆者認為，針對委托人在舉證責任上的劣勢地位，可以通過有條件的責任推定方式來推定專利代理機構具有一定的責任。此時的條件應當進行嚴格的限制，否則條件過于寬松，則依然會產生大量的針對專利代理機構的訴訟，甚至包括惡意訴訟。筆者認為，此時的條件應當局限于專利權人維護自己權利失敗的情況，例如通過法院侵權判決，發(fā)現自己專利文件撰寫存在問題，因為公開不充分或者其他明顯的問題而被認定為無效。當委托人沒有證據證明權利損失的時候，一般不允許進行責任的推定。一旦進行責任推定，則在委托人舉證證明權利遭受損害的時候，專利代理機構應當證明自己存在免責的情況，例如撰寫中委托人明顯堅持按照自己的意見進行撰寫;例如創(chuàng)造性無效中，針對創(chuàng)造性問題存在的自由裁量的情況等。對于責任推定的方式的證明標準，其客觀證明責任依然在委托人一方，即當專利代理機構的責任認定處于無法確定的情況下，此時的客觀證明責任依然由委托人承擔，這一點也與舉證責任倒置不同。

來源：中國知識產權雜志編輯：iprdaily 網站：http://www.islanderfriend.com/

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