商標(biāo)侵權(quán)抗辯武林秘籍

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回顧2015年上海市工商局針對(duì)金絲猴公司的商標(biāo)侵權(quán)行為開(kāi)出了193萬(wàn)的天價(jià)罰單，創(chuàng)下近年來(lái)商標(biāo)侵權(quán)案件行政處罰金額 的新高，這都?jí)蚧寕冑I(mǎi)個(gè)學(xué)區(qū)房了！不過(guò)中小企業(yè)老板們不要怕，即使被訴商標(biāo)侵權(quán)，我們還是有機(jī)會(huì)扭轉(zhuǎn)局面，化危機(jī)為轉(zhuǎn)機(jī)的?？罐q技巧秘訣就是：靈活運(yùn)用，見(jiàn)招拆招。

商 標(biāo)侵權(quán)是指他人未經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)所有人的許可，使用了與該注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的標(biāo)志，而且有可能造成消費(fèi)者在商品或服務(wù)來(lái)源上的混淆。從定義看商標(biāo)侵權(quán)的抗 辯，可以從以下幾個(gè)地方下手：商標(biāo)標(biāo)識(shí)是否被當(dāng)作商標(biāo)在使用、商標(biāo)是不是相同或者近似，商標(biāo)所標(biāo)識(shí)的商品是不是相同或者類(lèi)似，以及是否會(huì)有混淆可能性。

同 時(shí)，我們思考侵權(quán)抗辯對(duì)策時(shí)也應(yīng)從法條和法理出發(fā)，千萬(wàn)不可因?yàn)槎x看起來(lái)簡(jiǎn)單就忽略，不修煉好內(nèi)功心法是抵擋不住強(qiáng)招的。涉及商標(biāo)侵權(quán)的法條秘籍在此： 我國(guó)《商標(biāo)法》第57條、《商標(biāo)法實(shí)施條例》第75-82條、2002年最高院《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第1、2條。

（一）縱覽全局之圍魏救趙

1.“非商標(biāo)性使用”抗辯

首 先，商標(biāo)標(biāo)識(shí)是否被當(dāng)作商標(biāo)使用是討論商標(biāo)侵權(quán)的前提。如果商標(biāo)標(biāo)識(shí)的使用不滿足我國(guó)商標(biāo)法中“商標(biāo)使用”的規(guī)定，即沒(méi)有起到標(biāo)識(shí)商品或者服務(wù)來(lái)源的作 用，當(dāng)然就沒(méi)有侵權(quán)與否之說(shuō)了。那如何判斷標(biāo)識(shí)是否被當(dāng)作商標(biāo)使用了呢？商標(biāo)的使用包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或容器以及商品交易文書(shū)上，或者將商標(biāo)用 于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，以達(dá)到區(qū)別商品特定來(lái)源的目的。比如，商業(yè)街的美食地圖上雖然會(huì)按照餐廳位置標(biāo)上“麥當(dāng)勞”、“真功夫”等商標(biāo)，但 因?yàn)榈貓D上的這些標(biāo)識(shí)僅僅只是起到為店鋪定位的目的，因此這些商標(biāo)標(biāo)識(shí)屬于“非商標(biāo)使用”，在應(yīng)對(duì)商標(biāo)侵權(quán)抗辯時(shí)若能縱覽全局，以原告商標(biāo)屬于“非商標(biāo)使 用”抗辯，則能輕易化解難題。

2. “正當(dāng)使用”抗辯

“正 當(dāng)使用”一般包括描述性（敘述性）使用和指示性使用。描述性使用，所使用的標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)是描述性、敘述性詞匯、符號(hào)，否則不可能構(gòu)成描述性使用。商品的通用名 稱(chēng)、圖形、型號(hào)，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者地名可用于描述、敘述。

根 據(jù)我國(guó)《商標(biāo)法》的規(guī)定，僅由通用名稱(chēng)或者敘述性詞匯組成的商標(biāo)不予注冊(cè)。但是通用名稱(chēng)或敘述性詞匯經(jīng)過(guò)使用取得顯著性以后，即取得第二含義以后便可以獲 得注冊(cè)。但這樣會(huì)產(chǎn)生一個(gè)問(wèn)題，明明是通用名稱(chēng)或者是敘述性的詞匯，因?yàn)槟惆阉?cè)在商標(biāo)里面我就不能用它們來(lái)描述產(chǎn)品了嗎？肯定不能這樣。比如在“雪 花”案中（2003一中民初字第1004號(hào)），原告內(nèi)蒙古杭錦后旗金穗食品工業(yè)有限責(zé)任公司主張被告北京本鄉(xiāng)玉糧油有限公司在被告面粉產(chǎn)品上標(biāo)注“雪花 粉”字樣侵犯了其“雪花”圖文商標(biāo)。

最終法院認(rèn)定：根據(jù)中國(guó)糧食行業(yè)協(xié)會(huì)及國(guó)家糧食局的說(shuō)明可知，各面粉企業(yè)均約定俗成地將生產(chǎn)精度更高、檔次更高的面粉稱(chēng)之為雪花粉，故雪花粉應(yīng)屬商品通用名稱(chēng)，被告在面粉包裝袋上標(biāo)注雪花粉屬于正當(dāng)使用。

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指 示性使用是指，為了標(biāo)明商品或服務(wù)的用途,使公眾了解與產(chǎn)品有關(guān)的真實(shí)信息,善意地使用他人商標(biāo)的行為。一般要求使用出于善意；使用的目的是對(duì)商品的特 點(diǎn)、產(chǎn)地進(jìn)行描述；使用符合一般的商業(yè)慣例，且不會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)商品來(lái)源的誤認(rèn)：使用者主觀不是作為自己商品的商標(biāo)使用；同時(shí)相關(guān)公眾也不會(huì)將其認(rèn)知為標(biāo) 示來(lái)源的標(biāo)識(shí)。

比如在案例：美國(guó)教育考試服務(wù)中心訴北京市海淀區(qū)私立新東方學(xué)校侵犯注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)案中，原告商標(biāo)是 “TOEFL”，注冊(cè)在考試試題上，二審法院認(rèn)為，雖然新東方學(xué)校在“TOEFL系列教材”、“TOEFL聽(tīng)力磁帶上”突出使用了“TOEFL”字樣，但 新東方學(xué)校對(duì)“TOEFL”是在進(jìn)行描述性或者敘述性的使用。其目的是為了說(shuō)明和強(qiáng)調(diào)出版物的內(nèi)容與TOEFL考試有關(guān)，是為了便于讀者知道出版物的內(nèi) 容，而不是為了表明出版物的來(lái)源，并不會(huì)造成讀者對(duì)商品來(lái)源的誤認(rèn)和混淆。

3. “權(quán)利用盡”抗辯

“權(quán) 利用盡”是比較簡(jiǎn)化的說(shuō)法，容易給人一種一下子就沒(méi)有商標(biāo)權(quán)了的感覺(jué)。其實(shí)這是一個(gè)很狹義的概念，即商標(biāo)權(quán)利人在商品合法投放市場(chǎng)之后就不能對(duì)該商品的進(jìn) 一步流通如轉(zhuǎn)銷(xiāo)、分銷(xiāo)等進(jìn)行干預(yù)。比如把一瓶已經(jīng)打上了農(nóng)夫山泉的礦泉水賣(mài)到市場(chǎng)上去后，轉(zhuǎn)賣(mài)人是不是還在使用農(nóng)夫山泉的商標(biāo)？從嚴(yán)格的邏輯上講轉(zhuǎn)賣(mài)的行 為屬于在使用該商標(biāo)，那么轉(zhuǎn)賣(mài)人在并未獲得商標(biāo)權(quán)人許可的情況下使用該商標(biāo)是不是侵權(quán)呢？歐盟的《商標(biāo)法》里寫(xiě)得較為明確，對(duì)得到商標(biāo)授權(quán)投入市場(chǎng)的商 品，首次投入市場(chǎng)后若其他人繼續(xù)使用這個(gè)商標(biāo)就不在你的權(quán)利范圍之內(nèi)了。這就叫商標(biāo)權(quán)利用盡，而不是說(shuō)一賣(mài)出去我的商標(biāo)權(quán)就沒(méi)了。

原則上商標(biāo)權(quán)利用盡后我就沒(méi)有辦法控制商品的流通了。但是在歐盟《商標(biāo)法》或者在美國(guó)相關(guān)的判例里面有一個(gè)但書(shū)，即這個(gè)東西你接著賣(mài)沒(méi)有問(wèn)題，但不能對(duì)其進(jìn)行任何更改。如果商品已經(jīng)變質(zhì)了，就要把它銷(xiāo)毀。但是，這在我們的《商標(biāo)法》里沒(méi)有規(guī)定。

4.“合法來(lái)源”抗辯及“商標(biāo)未使用”抗辯

我 國(guó)《商標(biāo)法》第64條規(guī)定了商標(biāo)侵權(quán)被告的免責(zé)抗辯理由，即在未知的情況下銷(xiāo)售了侵犯注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的商品，若能證明該商品是自己合法取得并說(shuō)明提供者 的，那么即使構(gòu)成侵權(quán)也不承擔(dān)賠償責(zé)任。以及注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人請(qǐng)求賠償，被控侵權(quán)人以注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人未使用注冊(cè)商標(biāo)提出抗辯的，人民法院可以要求注冊(cè)商 標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人提供此前三年內(nèi)實(shí)際使用該注冊(cè)商標(biāo)的證據(jù)。注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人不能證明此前三年內(nèi)實(shí)際使用過(guò)該注冊(cè)商標(biāo)，也不能證明因侵權(quán)行為受到其他損失的，被 控侵權(quán)人不承擔(dān)賠償責(zé)任。

但是，并非所有銷(xiāo)售“合法取得”的侵權(quán)商品都可以免除侵權(quán)責(zé)任。，還應(yīng)當(dāng)結(jié)合銷(xiāo)售方是否盡到必要的審查注意義務(wù)，進(jìn)而合理確定侵權(quán)責(zé)任的承擔(dān)。

5. 在先使用抗辯

如果你在對(duì)方申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前就已經(jīng)使用了該商標(biāo)，那么在面對(duì)侵權(quán)主張時(shí)，依據(jù)《商標(biāo)法》五十九條的規(guī)定做出不侵權(quán)的抗辯。

《商標(biāo)法》五十九條：商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類(lèi)似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)。

（二）會(huì)心一擊之釜底抽薪

1.“商品不類(lèi)似”抗辯

前 面五個(gè)都屬于外圍抗辯，下面我們回到核心問(wèn)題的抗辯中來(lái)。根據(jù)我國(guó)商標(biāo)法第57條，在類(lèi)似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或類(lèi)似的商標(biāo)易造成混淆的，構(gòu)成商標(biāo) 侵權(quán)。因此，在進(jìn)行抗辯時(shí)，若能證明雙方商品不類(lèi)似，則不構(gòu)成侵權(quán)。但是這個(gè)問(wèn)題，在抗辯時(shí)同樣會(huì)出現(xiàn)難點(diǎn)。我們不禁要問(wèn)道，商品類(lèi)不類(lèi)似是根據(jù)什么來(lái)判 斷？我們可以借助商標(biāo)局編寫(xiě)的《類(lèi)似商品區(qū)分表》去進(jìn)行類(lèi)似與否的判斷，但是類(lèi)似商品區(qū)分表也在不斷地變化，現(xiàn)實(shí)生活中有些東西也不是非此即彼的，邏輯也 是有限度的。

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多數(shù)情況下，類(lèi)似商品，是指在功能、用途、生產(chǎn)部門(mén)、銷(xiāo)售渠道、消費(fèi)對(duì)象等方面相同，或者相關(guān)公眾一般認(rèn)為其 存在特定聯(lián)系、容易造成混淆的商品。提醒一下： 我們?cè)谧?cè)商標(biāo)時(shí)一定要借鑒其他知名品牌的延伸效應(yīng)。舉個(gè)例子：吉普的服裝是一件背心上面寫(xiě)有“Jeep”,這就是吉普這個(gè)汽車(chē)品牌延伸發(fā)展到服裝上面來(lái) 的表現(xiàn)。這時(shí)吉普這個(gè)品牌已經(jīng)不僅僅代表一輛車(chē)，而變成了一種粗獷彪悍的生活方式，這說(shuō)明品牌具有一定的延伸性，可以用在各類(lèi)商品上。商標(biāo)瞬間變得高大上 了呢！

2. “商標(biāo)不近似”抗辯

剛講完商品的關(guān)系，現(xiàn)在，我們回到標(biāo)志本身是否近似的問(wèn)題上來(lái)，這里也會(huì)涉及近似和混淆的關(guān)系。不多說(shuō)，放圖！

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機(jī)智的你一定可以看到很多不同。但是商標(biāo)不能這樣去比，不能用玩“找不同”的方法去判定，因?yàn)樯虡?biāo)的比對(duì)應(yīng)該以相關(guān)消費(fèi)者為標(biāo)準(zhǔn)的，即通過(guò)判斷相關(guān)消費(fèi)者會(huì)不會(huì)產(chǎn)生混淆來(lái)判斷商標(biāo)是否近似的。

總 體來(lái)講，我們?cè)谂袛嗌虡?biāo)是否近似時(shí)采取的是一個(gè)整體的標(biāo)準(zhǔn)。所以，從商標(biāo)法的意義來(lái)講這兩幅圖是相同的，它們雖然存在區(qū)別，但是作為商標(biāo)時(shí)，以相關(guān)公眾的 一般注意力去判斷，二者基本是相同的。不過(guò)在此要提醒一下：您注冊(cè)商標(biāo)前一定要進(jìn)行全方位的商標(biāo)近似檢索，避免日后踩雷。

3.  惡意搶注抗辯

如 果商標(biāo)被他人惡意搶注后，惡意搶注人又提起了侵權(quán)主張，應(yīng)如何應(yīng)對(duì)？根據(jù)最高院的意見(jiàn)：注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人的注冊(cè)商標(biāo)屬于復(fù)制、摹仿或者翻譯他人未在中國(guó)注冊(cè)的 馳名商標(biāo)、搶注被代理人或者被代表人的商標(biāo)或者以不正當(dāng)手段搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)，被訴侵權(quán)的在先商標(biāo)使用人以此為由提出抗辯的，應(yīng)當(dāng)予以支持。

說(shuō)了這么多，你學(xué)會(huì)了幾招呢？

來(lái)源：北京三友

編輯：IPRdaily  彭瑩

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