《專利侵權(quán)行為認定指南》被“刪”了點啥？

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2016年5月5日，國知局下發(fā)《專利侵權(quán)行為認定指南（試行）》。根據(jù)專利法及其實施細則的規(guī)定，調(diào)處專利侵權(quán)糾紛、查處假冒專利行為和調(diào)解除侵權(quán)糾紛以外的其他專利糾紛是地方知識產(chǎn)權(quán)局執(zhí)法工作的重要內(nèi)容。

盡管行政途徑和司法途徑解決糾紛是兩條平行途徑，但行政途徑解決糾紛的優(yōu)勢也比較明顯：專利行政執(zhí)法成本低、效率高，并具有銷毀制造侵權(quán)產(chǎn)品的專用設(shè)備、模具等強制手段（銷毀手段比較特殊）?！墩J定指南》的出臺對于統(tǒng)一全國執(zhí)法標準有了積極的作用。

與征求意見稿相比，“正式”頒布的“試行”稿在不少方面刪減了一些內(nèi)容，本文簡要談?wù)撘幌逻@些被修改的內(nèi)容。

共同侵犯專利權(quán)的行為

本章節(jié)被整體刪去，原因可能是：

1，共同侵權(quán)行為是侵權(quán)行為的一種推廣，只要專利侵權(quán)行為能夠得到認定，共同侵權(quán)也可以通過《侵權(quán)責任法》等普通法的一般規(guī)定予以解決?！肚謾?quán)責任法》對于共同侵權(quán)中的共同、教唆、幫助及責任承擔等都有詳細的涉及。

2，《認定指南》中管理專利工作的部門的行政處理手段限于停止侵權(quán)行為。共同侵權(quán)行為中有一些間接侵權(quán)行為及共同侵權(quán)人在司法賠償時列為共同被告承擔連帶責任尚有實際意義，但是在行政程序中僅限于停止侵權(quán)時就沒有了太多的實際意義。且大多數(shù)共同侵權(quán)行為具有先后關(guān)系，能夠被確定侵權(quán)的往往是直接侵權(quán)人，因而停止侵權(quán)行為的救濟措施應(yīng)施用在直接侵權(quán)人，其他間接侵權(quán)人所應(yīng)當承擔的責任需到司法處理階段再作處理。

組裝與維修專利產(chǎn)品的行為

將零件組裝成專利產(chǎn)品通常屬于制造行為，這點可適用于大多數(shù)的情況。例外可能涉及專利權(quán)人提供的只能拼造成專利產(chǎn)品而無其他作用的零件，筆者認為屬于默示許可行為。

但征求意見稿中將涉及的“維修”行為分成普通維修和再造式維修，這種分類勢必增加判斷的難度，而且可執(zhí)行性較差。維修理應(yīng)是商品購買者的合理權(quán)利，盡管過度維修從理論上講有涉嫌侵權(quán)的道理，但在目前典型侵權(quán)還沒有治理干凈的大背景下去過度規(guī)定這些細枝末節(jié)的情況可能的確不合時宜，因此這節(jié)內(nèi)容也被刪去了。

出租、出借、抵押、質(zhì)押、演示宣傳專利產(chǎn)品

盡管這類行為能夠被認定為屬于“使用”的行為，但是由于《專利法司法解釋二》第25條對于善意的支付合理對價的使用者仍能“網(wǎng)開一面”繼續(xù)使用，所以《認定指南》中也應(yīng)當對這類“使用”首先進行區(qū)別對待加以甄別，不應(yīng)一概而論。

“征求意見稿”中對于演示宣傳作為“使用”而認定時還進一步區(qū)分是否利用到了技術(shù)屬性，筆者認為這點也應(yīng)屬于過度地對“使用”進行甄別，反而不利于侵權(quán)行為的認定。

因此這一小節(jié)的內(nèi)容也在正式稿中被刪除。

附：《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》

將留置的專利產(chǎn)品予以銷售的

留置是《擔保法》中賦予一部分債權(quán)人優(yōu)先受償?shù)闹贫?，留置?yīng)當限于債務(wù)金額，因而債權(quán)人銷售留置的專利產(chǎn)品是否一定不侵權(quán)其實還是有所爭議。而且委托加工的委托人可能未必就是專利權(quán)人，委托人獲得授權(quán)后是否可以在受托人銷售留置物的區(qū)域銷售也是個未知數(shù)。因此可能就是因為專利產(chǎn)品的留置問題比較復雜，《認定指南》的正式稿索性回避這個問題，待具體案例中再作具體認定。

以生產(chǎn)經(jīng)營為目的的判斷因素

征求意見稿中對于判斷因素羅列了3個角度，即：從行為方式看；從行為主體看；行為的性質(zhì)和范圍需要根據(jù)行為的實際情況作出具體判斷。

但通過這些角度的詳細說明后，仍然無法得到比較確切的結(jié)論，可能因為這個原因而整段從正式稿中被刪除。

基于技術(shù)標準產(chǎn)生的專利默示許可

《專利法司法解釋二》第24條關(guān)于涉及標準的專利，但由于2008年《專利法》中對于該問題沒有涉及，因而司法解釋也不能作出更多實質(zhì)性的規(guī)定，只能要求合同雙方具有公平、合理、無歧視的許可義務(wù)。

征求意見稿中對于標準專利的默示許可超越了上位法的一些規(guī)定，專利權(quán)人沒有義務(wù)必須要聲明某產(chǎn)品或者某標準中包含某專利。征求意見稿中的涉及標準專利的一些規(guī)定可能會在《專利法》的第四次修訂中加入，但是按照目前的《專利法》，為專利權(quán)人設(shè)定這么一個默示許可的義務(wù)是沒有依據(jù)的，因而在正式稿中也被予以排除了。

附：《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》

第二十四條　推薦性國家、行業(yè)或者地方標準明示所涉必要專利的信息，被訴侵權(quán)人以實施該標準無需專利權(quán)人許可為由抗辯不侵犯該專利權(quán)的，人民法院一般不予支持。

推薦性國家、行業(yè)或者地方標準明示所涉必要專利的信息，專利權(quán)人、被訴侵權(quán)人協(xié)商該專利的實施許可條件時，專利權(quán)人故意違反其在標準制定中承諾的公平、合理、無歧視的許可義務(wù)，導致無法達成專利實施許可合同，且被訴侵權(quán)人在協(xié)商中無明顯過錯的，對于權(quán)利人請求停止標準實施行為的主張，人民法院一般不予支持。

本條第二款所稱實施許可條件，應(yīng)當由專利權(quán)人、被訴侵權(quán)人協(xié)商確定。經(jīng)充分協(xié)商，仍無法達成一致的，可以請求人民法院確定。人民法院在確定上述實施許可條件時，應(yīng)當根據(jù)公平、合理、無歧視的原則，綜合考慮專利的創(chuàng)新程度及其在標準中的作用、標準所屬的技術(shù)領(lǐng)域、標準的性質(zhì)、標準實施的范圍和相關(guān)的許可條件等因素。

法律、行政法規(guī)對實施標準中的專利另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

小結(jié)

正式稿中修正刪減了征求意見稿中一些稍有爭議的章節(jié)，不過這些章節(jié)中所涉及的有些問題其實也蠻有意思值得深入研究的。以后如果時間允許，筆者愿意對其中一些問題加以展開再作進一步的探討。

原標題：《指南》里被“刪”了點啥？

本文系作者授權(quán)發(fā)布,轉(zhuǎn)載請征得作者同意

來源：例例皆辛苦、專利侵權(quán)糾紛經(jīng)典案例解析

作者：唐嘉偉 上海市匯業(yè)律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily 彭瑩

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