專利“流氓”

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專利“流氓”

華為、微軟先后被一家公司在美國以專利為由訴上法庭，現(xiàn)在又輪到了另一家中國的世界級企業(yè)——騰訊，且指向其核心產(chǎn)品——微信。這家名為Uniloc的公司，似乎十分熟悉地運用專利的法律工具。不僅中國企業(yè)，微軟、邁克菲、索尼、谷歌、NEC、FACEBOOK都曾遭遇同樣的命運。當中國企業(yè)走出成為必然趨勢時，如何應對這些熟知當?shù)胤傻摹皩κ帧?，將是一個十分復雜的命題。

一線調(diào)查

微信在美遭遇專利訴訟“專業(yè)戶”

即時通訊領域的專利戰(zhàn)爭，似乎正被一家公司“壟斷”，其最新指向，則是微信。

5月末，一家名為Uniloc的公司在美國德克薩斯州東區(qū)聯(lián)邦地方法院對Tencent （騰訊美國與騰訊中國）提起訴訟，指控后者侵犯了它的兩項美國專利（專利號為：US8571194B2,US7853000B2）。

有意思的是，2014年11月13日Uniloc曾用上述同樣的兩個專利起訴過微軟并在2015年下半年達成了和解。不僅如此，特別值得關注的是，就在今年5月4日，Uniloc還用該兩項專利外加US7804948B2在同一個法院起訴了華為，目前該案仍在審理過程之中。

公開消息顯示：據(jù)不完全統(tǒng)計，從2003年9月到2016年5月，Uniloc一共在美發(fā)起了90余件專利侵權訴訟，其中涉案的有微軟、邁克菲、索尼、谷歌、NEC、Facebook以及騰訊等近百家企業(yè)?！吨袊?jīng)營報》記者注意到，該公司此次對微信的專利訴訟，其“精巧”布局，與以往幾乎一致。這不禁令人困惑，Uniloc 公司何以能夠用同樣的專利一而再再而三地起訴其他企業(yè)，強大如微軟最終也選擇了和解的路徑，對騰訊微信來說，這個案件的風險到底有多大，對于其他的更多進行國際化布局的企業(yè)來說，這個案件又到底有著怎樣的啟示和借鑒呢？

截至本報發(fā)稿時止，騰訊未做出回復。

起底Uniloc公司

記者獲得的Uniloc 起訴騰訊公司的起訴書顯示，原告是兩家公司，一個是Uniloc USA（Uniloc的美國公司），一個是Uniloc Luxembourg（Uniloc的盧森堡公司）。

同時，起訴狀開頭即強調(diào)，作為本案原告之一的Uniloc盧森堡公司在電話會議領域和短信息領域擁有大量的專利，其中就涉及本次起訴騰訊微信兩大功能（微信視頻、語音群聊）涉嫌侵權的專利。

Uniloc 是一家來自澳大利亞的計算機軟件公司，成立于1992年，曾專注于計算機安全和版權保護軟件的研發(fā)與生產(chǎn)，例如Try and Buy軟件。但從Uniloc近年的市場表現(xiàn)來看，外界認為它已經(jīng)從一家軟件公司演變成了專利運營機構，即通過專利的許可、授權以及訴訟來獲得相應的收入。

Uniloc 將經(jīng)營地和運營地選擇在美國和盧森堡，這種“根據(jù)地”變化，也從另一面證實著上述判斷。

資深知識產(chǎn)權專家、北京優(yōu)賽諾科技有限公司總經(jīng)理劉斌強告訴《中國經(jīng)營報》記者：“首先，Uniloc經(jīng)營注冊地在德州，此次訴訟也是在德州東區(qū)法院，可見其最初的美國地址選擇就是有考慮的，選擇一個被普遍認為“專利友好”的地方（包括法官、陪審團），事實上，Uniloc此前發(fā)起的多個專利侵權訴訟都是選擇德州東區(qū)法院?！?/p>

其次，Uniloc將美國之外的注冊地，選擇在盧森堡也別有深意，因為在盧森堡，知識產(chǎn)權的經(jīng)濟作用很明顯，第一，知識產(chǎn)權得到重視，例如盧森堡是全球主要知識產(chǎn)權協(xié)議的簽約國，第二也是非常關鍵的問題 ——就是稅收，因為在盧森堡“收購和開發(fā)知識產(chǎn)權（IP）所得收入可免稅80%（該規(guī)定至少還可以執(zhí)行到2021年6月30日，屆時將實行新修改的稅收政策）?！?/p>

顯然，這符合典型的專利運營公司布局。不過，外界還不能把Uniloc 與一般的NPE（nor-practicing entit，通常稱非實施主體，也被稱為專利流氓）相提并論，因為Uniloc是從研發(fā)公司脫胎轉(zhuǎn)型而成的專利運營機構，本身擁有強大的研發(fā)能力。

本報記者查閱的資料顯示：Uniloc USA本是一家軟件公司，專注于物理設備識別平臺的研發(fā)。此平臺已經(jīng)被應用到了軟件、身份管理、系統(tǒng)管理以及網(wǎng)絡安全等領域當中。而本次訴訟中另一家關聯(lián)公司Uniloc Luxembourg擁有一系列統(tǒng)一通訊領域的專利技術，并為統(tǒng)一通訊的客戶建立并使用協(xié)同網(wǎng)絡電話、媒體、音屏和視頻交流的解決方案。

劉斌強就告訴記者：“Uniloc是從實體企業(yè)轉(zhuǎn)型為NPE的典型，但仍然從事相關研發(fā)，類似的企業(yè)還有很多，例如Nokia、Acacia、SEL（日本）等。這類以研發(fā)（外加內(nèi)外渠道儲備專利）支撐專利運營的NPE，具有較大的殺傷力，因為一方面，由于其具有研發(fā)等‘實體經(jīng)營’行為的支撐，因此美國最高院在eBay Inc. VS. MercExchange案件中關于禁令頒發(fā)情形的判決，對于被告而言可能就會失效，這樣，NPE很有可能獲得禁令（Injunction）這一強有力的殺傷性工具，迫使被告就范?！?/p>

“而另一方面，與NPE進行訴訟的‘麻煩’在于，由于原告作為NPE，基本上沒有被反訴的軟肋（排除可能被法官判定為惡意訴訟等情況），不像實體企業(yè)之間（例如三星與蘋果、華為與蘋果），可以‘互毆’，結果就是你我都讓一讓、忍一忍，官司往往相對容易和解?！眲⒈髲姳硎?。

說白了，這也就是為什么包括微軟、邁克菲、索尼、谷歌、NEC、Facebook等全球巨頭們不得不謹慎對待類似案件的重要背景。不過，盡管NPE訴訟往往難以通過反訴來解決，但卻可以花錢消災，不像非NPE訴訟則大多數(shù)是競爭對手之間的對決，是為了“要命”（即競爭對手之間的對決）。

所以，如果Uniloc 背后沒有競爭對手作為始作俑者，那么這場訴訟對于騰訊來說還不至于“傷筋動骨”，但仍然需要引起足夠的重視。

選擇法院有講究

應該說，Uniloc起訴騰訊一案之所以引起關注，是因為該案涉及全球數(shù)以億計用戶每天都會用到的即時通信工具微信（WeChat）和提供商騰訊Tencent，目前騰訊市值已經(jīng)達到了16425億元（5月27日騰訊股價大漲創(chuàng)下2004年6月上市以來的最高水平），而據(jù)業(yè)內(nèi)人士評估微信的市值已經(jīng)超過了8000億元。

然而，對于更多的企業(yè)尤其是走出國門的企業(yè)來說，該案還有一個特別值得關注的細節(jié)問題，就是Uniloc為什么要選擇德州東區(qū)聯(lián)邦地方法院作為管轄法院？

事實上，根據(jù)有關統(tǒng)計，美國2015年的新增專利訴訟案件中，僅德州東區(qū)聯(lián)邦地方法院就占據(jù)了將近一半，這就是在美國備受爭議的“法院訴訟管轄地尋租（Forum Shopping）”現(xiàn)象。在美國律師看來，僅此一點，就大大增加了華為和騰訊案件的不確定性。

在Uniloc起訴騰訊的起訴書中, Uniloc 這樣描述了德州東區(qū)聯(lián)邦地方法院在管轄權上的正當性,“即德州系本案中的侵權行為發(fā)生地，騰訊在當?shù)赜猩虡I(yè)活動并推銷其產(chǎn)品（服務）給德州當?shù)乜蛻簟！?/p>

Uniloc表示，“騰訊美國公司在美國從事了市場活動來推廣WeChat的應用，同時騰訊美國公司也在美國購買并擁有了服務器，允許用戶來下載其客戶端?！?/p>

然而，在業(yè)內(nèi)專家看來，問題遠遠不會這么簡單。

劉斌強告訴記者，“在美國，專利訴訟的管轄權都在聯(lián)邦法院體系，不在各個州的州法院體系，很多公司愿意在德州東區(qū)聯(lián)邦地方法院發(fā)起專利訴訟，是因為總體而言，德州的聯(lián)邦地方法院對專利權人最為友好，包括法官和當?shù)氐呐銓張F?！?/p>

對于這種“專利友好”，說得通俗一點就是，為了吸引更多的專利訴訟案件到德州（尤其是東區(qū)地方法院），法院制定了對專利權人更有利的法庭規(guī)則和程序。這里需要特別指出的是，“不同于中國的司法體系，美國聯(lián)邦法律允許每個地方法院指定自己的具體的案件審理規(guī)則和程序（rules and procedures），例如在規(guī)定的節(jié)點被告可以提出什么主張、甚至被告在專利局挑戰(zhàn)專利的有效性同時法院并不暫停案件的審理”等。

有知情人士告訴記者，“德州東區(qū)法院，尤其是Marshall分院，交通并不便利，被告及律師等出差都對當?shù)亟?jīng)濟有利，還有包括涉案公司在當?shù)氐囊恍┵澲?、競拍行為等，這可以對當?shù)亟?jīng)濟做出貢獻?！?/p>

與此同時，法官審的專利案子越多，對于專利案子更熟悉，案件審理更為快速，被告的壓力更大從而更傾向于快速和解結案。

當然，也有不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士表示，“吸引大量專利案件對當?shù)亟?jīng)濟的帶動、法官和當?shù)芈蓭熛嗷ポ^為熟悉、當?shù)鼐用袷芤娴?，都是導致對專利權人友好的因素?！?/p>

這也就是為什么盡管美國的其他州也可以作為具有管轄權的州，例如騰訊美國所在的德拉瓦州（Delaware），但是，顯然，在自己“家”（德州）告別人總歸對自己更有利一些，何況德州還擁有“專利權人友好”的傳統(tǒng)，對提起訴訟的專利權人一方更為有利。

同樣專利訴多家巨頭

“目前，訴訟地對騰訊公司肯定是不利的。而且目前來看，騰訊基本上擺脫不了這個管轄權，因為Uniloc的注冊地和經(jīng)營地就在德州。對騰訊來講，在花費差不多（甚至多花一些）律師費的前提下，建議也在當?shù)剡x擇律師可能是不錯的選擇。” 劉斌強表示。

需要注意的是，對于騰訊，Uniloc在起訴書中沒有提到具體的索賠金額，只提到騰訊需要支付其成本、律師費、其他花費及利息等，并保留進一步尋求救濟的權利。但早年Uniloc第一次起訴微軟時,最初微軟卻被判罰了3.88億美元的侵權賠償。

但是，在專業(yè)人士看來，騰訊對此卻不可掉以輕心，因為在美國專利侵權的判定是一個非常復雜的問題，Uniloc與微軟的早年專利官司就曾耗時9年，與此同時，一旦被認定為侵權行為屬于惡意，即侵權人存在惡意侵犯他人的專利權，則會給予3倍賠償額（Treble Damange）的懲罰性判決。

更為重要的是，作為騰訊微信進行國際化的戰(zhàn)略布局的重要階段，不排除有競爭對手，或者就是簡單的NPE機構對其發(fā)起專利試探，借專利訴訟的過程掌握企業(yè)更多的細節(jié)，從而為再次發(fā)起訴訟做好準備。

曾經(jīng)代理華為訴摩托羅拉的一位國際知識產(chǎn)權專家就告訴記者，“專利訴訟有時是一石多鳥，通過訴訟對對手進行試探，通過法庭質(zhì)證掌握企業(yè)更多的情況是國際企業(yè)很常見的一種做法。”

需要注意的是，過去幾年來，Uniloc利用其在有關視頻和語音群聊的專利積累，發(fā)起了大量的專利侵權訴訟，被訴的巨頭們包括Google、Home Box Office(有線電視聯(lián)播網(wǎng)公司)、HuLu(美國視頻網(wǎng)站公司)、KaKao(韓國即時聊天工具Kakao Talk)、Netfix(美國在線視頻公司)、Valve（游戲開發(fā)商，產(chǎn)品例如半條命［Half-life］）等等。

根據(jù)劉斌強的檢索，2014年11月13日，Uniloc用包含起訴騰訊微信的兩個同樣專利（專利號：US8571194B2,US7853000B2）起訴了微軟。

人們不禁要問，為什么Uniloc總是能用同樣的專利對不同的巨頭發(fā)起訴訟呢？這兩個專利真的如此強大嗎？

專家告訴記者，“這涉及到美國的專利繼續(xù)申請制度（Continuation Application），這是美國專利制度特有的內(nèi)容，允許在前一個案件（通常稱母案）尚未結案的情況下，以母案為基礎，再次提出新的專利申請。通過繼續(xù)申請，可以將母案可能沒有保護到的范圍，再次重新保護起來，從而可以覆蓋到母案申請之后新出現(xiàn)的產(chǎn)品或服務?！?/p>

劉斌強向本報記者提供的檢索同時顯示：在本次Uniloc起訴騰訊微信案中就已經(jīng)涉及到了繼續(xù)申請。

劉斌強告訴記者，“通過提交（多個）繼續(xù)申請，可以將新的技術納入到專利的保護范圍之內(nèi)?！?/p>

事實上，這恰恰是美國對專利進行強保護的一個重要背景，走出去的中國企業(yè)要么善用這一政策強化自身的專利城池，要么一旦成為應訴方，就要仔細尋找繼續(xù)申請中的漏洞，而后者，對于產(chǎn)業(yè)替代過程中的新興企業(yè)來說尤為重要，這是他們突破傳統(tǒng)企業(yè)專利護城河，進而進行市場取代時重要的“關卡”。

“對應訴方而言，利用繼續(xù)申請?zhí)崞鸬脑V訟，可能存在的漏洞最常見于母案的記載不足以支撐后續(xù)申請，或者找到現(xiàn)有技術能夠?qū)⒗^續(xù)申請的新權利要求無效掉。其他的可能性包括繼續(xù)申請?zhí)岢龅臅r機、繼續(xù)申請中新納入的內(nèi)容是否在母案的審查過程中已經(jīng)放棄而專利權人試圖在繼續(xù)申請中再次要回來，這就是涉及到禁止反悔問題。此外，用于攻擊常規(guī)專利的手段也要充分用起來，例如發(fā)明人是否適格、是否存在不當行為等?！?劉斌強表示。

騰訊在該案中的風險

對于騰訊在該案中的風險，中國知識產(chǎn)權研究院院長楊旭日律師告訴記者，“專利流氓攻擊，是一個很難從根本上解決的問題量，是纖芥之疾，非心腹之患，最佳方法是提升公司的法務能力，準備預算?！?/p>

在記者采訪過程中，與楊旭日律師持同樣觀點的不在少數(shù)，在他們看來，英文版微信美國用戶量有限，在7.61億微信用戶數(shù)中，英文版微信的占比及對應的數(shù)量很小，而具體到英文版微信在美國的用戶數(shù)，應該會進一步大打折扣。因此，即使騰訊微信的兩大功能構成專利侵權，其給原告造成的損失也是有限的。其次，微信在美國是免費下載安裝及使用模式，沒有獲利，這是對騰訊有利的。

不過，劉斌強卻并不這么認為，在他看來，“首先，微信究竟有沒有從美國盈利，我們恐怕不是那么容易就可以獲知的，其次，美國的專利訴訟中，任何一方會想到的理由幾乎可以用‘千奇百怪’來形容，產(chǎn)品本身免費，并不代表不會通過免費產(chǎn)品獲利，而最終的獲利就是由于這個免費產(chǎn)品貢獻來的，由此很可能就可以建立‘獲利聯(lián)系’。”

不僅如此，該案呈現(xiàn)了非常強的風險代理的特點，“注意一下代理Uniloc的那家律所和那些律師，基本上是Uniloc的長期合作伙伴，所以，可以大膽猜測，Uniloc的（這些）專利訴訟很可能是風險代理。” 劉斌強表示。

對于騰訊的專利訴訟來說，案件一旦涉及風險代理，這就看律師對于案件案情的評估和利益分配了。通常來講，如果勝算很大、收益很高，就可能找到愿意風險代理的律師或律所。

有律師就告訴記者，“對應訴方來說，當起訴方采取風險代理時，可能相對會更加麻煩，可以想象，律師肯定是拼了命要把你‘整倒’，這樣才會有豐厚回報。”

“這個時候，應訴方應當考慮：一、分析代理律師或律所的特點、傳統(tǒng)和以往的案例，二、是否能夠找到足夠強硬的應對策略，例如可以把專利無效掉（釜底抽薪），三、是否及時作出和解決策，四、盡量使賠償額降低。”

來源：中國經(jīng)營報

作者：屈麗麗