專利代理人的“二次創(chuàng)造”是提高發(fā)明質量及授權率的重要手段

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專利代理人可以協(xié)助發(fā)明人改進技術方案，找到新的需要解決的技術問題，引導發(fā)明人找出新的技術方案，則會增大發(fā)明授權的概率，提高發(fā)明申請的質量，進而為企業(yè)帶來經濟效益。

在日常的專利代理工作中，常常會發(fā)生這樣的情況，申請人提供的技術方案經過檢索，發(fā)現(xiàn)其創(chuàng)造性明顯不夠，明顯達不到授權的高度。尤其是中小企業(yè)的申請人，他們的科研能力不及高校和科研院所，對研發(fā)工作中發(fā)明點的挖掘能力不足，往往存在這樣的問題。若拿來技術方案直接申報，今后也逃脫不了被駁回的命運。如果專利代理人可以協(xié)助發(fā)明人改進技術方案，找到新的需要解決的技術問題，引導發(fā)明人找出新的技術方案，則會增大發(fā)明授權的概率，提高發(fā)明申請的質量，進而為企業(yè)帶來經濟效益。

一.專利代理人幫助發(fā)明人改進并完善技術方案，進行“二次創(chuàng)造”，并不違反專利代理條例

專利代理人在代理工作中幫助發(fā)明人改進技術方案，有人認為這種做法超越了代理權限，技術方案應是發(fā)明人提供的，并不是專利代理人的職責所在。

《專利代理條例》第二十五條規(guī)定：專利代理人有下列行為之一，情節(jié)輕微的，由其所在的專利代理機構給予批評教育。

（一）不履行職責或者不稱職以致?lián)p害委托人利益的；

（二）泄露或者剽竊委托人的發(fā)明創(chuàng)造內容的；

（三）超越代理權限，損害委托人利益的；

（四）私自接受委托，承辦專利代理業(yè)務的，收取費用的。

本文中所述的做法即便是超越了代理權限，非但沒有損害委托人的利益，反而增加了委托人的利益，而且也是受委托人歡迎的。因此筆者認為這種做法并不違反專利代理條例。

二.專利代理人在代理工作中進行“二次創(chuàng)造”，這種做法應當提倡和鼓勵

十三五規(guī)劃中將“每萬人口發(fā)明專利擁有量”、“發(fā)明專利申請量占比”“發(fā)明專利授權率”“PCT專利申請量”等專利申請質量指標納入指標體系。規(guī)劃綱要提出，到2020年，每萬人口發(fā)明專利擁有量從2015年底的6.3件提高至12件。那就意味著發(fā)明專利授權數(shù)量要提高近一倍。

要提高發(fā)明專利的授權率，單單靠發(fā)明人是不夠的。發(fā)明人精通專業(yè)技術，了解技術背景，但卻不能深入理解專利法，無法有效的認識和把握發(fā)明點，辛苦研發(fā)的成果由于無法滿足突出的實質性特點和顯著的進步，而最終無法授權，實屬可惜。如果專利代理人能夠真正的參與其中，那么對于發(fā)明專利授權率的提高是如虎添翼。

三.在代理過程中我們的做法

在專利代理過程中，如果專利代理人只是簡單的重復申請人提供的技術內容，將申請人的發(fā)明創(chuàng)造轉變成專利申請的格式，這不是一個合格的專利代理人。能夠為申請人爭取盡量大的保護范圍，保證后續(xù)權利的穩(wěn)定，這樣的做法是一個合格的專利代理人，但卻算不上優(yōu)秀的專利代理人。筆者認為，優(yōu)秀的專利代理人不僅要為申請人爭取盡量大的保護范圍，保證后續(xù)權利的穩(wěn)定，還應該具備幫助發(fā)明人進一步完善技術方案，進行“二次創(chuàng)造”的能力。在發(fā)明人提供的技術交底書的基礎上，找到新的需要解決的技術問題，引導發(fā)明人找出新的技術方案。進而提高發(fā)明申請質量，提高發(fā)明專利授權率。

我們都知道，發(fā)明專利能否授權，關鍵在于是否滿足新穎性、創(chuàng)造性和實用性這“三性”。其中的新穎性和實用性都比較容易判斷，而創(chuàng)造性問題發(fā)明人往往無法拿捏。發(fā)明的創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術相比，該發(fā)明有突出的實質性特點和顯著的進步。且專利審查指南中圍繞該條給出了具體的審查方法。但是由于該定義和專利審查指南給出的審查方法都是比較抽象的，難以給出一個量化的標準，因此給發(fā)明人甚至一部分專利代理人帶來一定的困擾。本文中所述的“二次創(chuàng)造”就是專利代理人要幫助發(fā)明人解決創(chuàng)造性的問題，如果專利代理人可以在工作中對發(fā)明的創(chuàng)造性進行預判，進而引導發(fā)明人進行技術方案的改進，則可以提高發(fā)明專利授權的概率。

日常代理工作中我們的做法：

1、對專利代理人進行專業(yè)的劃分。

是否熟悉專業(yè)知識對于“二次創(chuàng)造”十分重要，如果不具備相關的專業(yè)知識，即便能夠理解技術方案，也僅限于這一項技術，不了解相關知識，無法判斷可能存在的問題，也無法提出建議。

我所將專利代理人按照專業(yè)進行詳細的劃分，分為機械、生化、電氣、軟件四個代理室，每個室根據(jù)專利代理人所學專業(yè)及擅長的領域再進行細分，做到根據(jù)案件的具體領域分配最適合的專利代理人。

2、從申請人提供的技術方案中找出發(fā)明的實質內容或發(fā)明點，根據(jù)這個內容進行有針對性的檢索，找到最接近的現(xiàn)有技術，之后專利代理人需要變換角色，以審查員的角度對發(fā)明內容進行預判。對于明顯不具備創(chuàng)造性的發(fā)明專利，幫助申請人完善其技術方案，對不足的地方提出實質性改進的意見。

案例1：

2015年，我所接到某藥廠關于“枯草芽孢桿菌噴霧劑”的專利申請，其主要內容是關于該噴霧劑的組份及制備方法，剛接觸到此專利，我們初步判斷關于此內容的專利或者文章會有很多，經過與發(fā)明人交流并進行專利檢索后，確定此專利的內容是申請人已經發(fā)表過大量的文章，幾乎都是涉及到枯草芽孢桿菌噴霧劑組分的改進，制備方法的優(yōu)化以及臨床實驗分析，另外，該專利的方案已經實際生產應用。因此，若要繼續(xù)以該技術內容申請專利，則授權的希望微乎其微。

為了能夠爭取達到授權的目的，我們充分發(fā)揮專利代理人二次創(chuàng)造的作用，引導發(fā)明人修改技術方案，規(guī)避相似的文章和專利的影響。

為了達到上述目的，我們的專利代理人從發(fā)明創(chuàng)造的本質入手，即發(fā)現(xiàn)問題---分析問題---找出解決問題的技術手段---通過實驗驗證---確定最終技術方案；依照上述原則，我們對“枯草芽孢桿菌噴霧劑”相關的專業(yè)知識進行初步了解，分析現(xiàn)有技術存在哪些問題，然后逐一梳理這些問題，參照申請人給出的技術方案分析其可能會解決什么問題，最終我們發(fā)現(xiàn)申請人發(fā)表的文章以及現(xiàn)有技術均沒有一種很好地提高“枯草芽孢桿菌”成膜效果的技術手段，成膜效果差，導致治療燒傷效果降低。

基于此點，我們與發(fā)明人進行溝通，將該問題告知發(fā)明人，與發(fā)明人共同商討采用何種手段能夠解決上述問題，經過多次商討與大量檢索，發(fā)現(xiàn)“蘆薈多糖”自身具有很好的成膜效果，加入這種物質可能會提高“枯草芽孢桿菌”成膜效果，因此，我們引導發(fā)明人是否能夠通過此技術手段解決上述問題，發(fā)明人得到我們給出的方案后，認為此技術手段具備可行性，因此，發(fā)明人立即著手進行實驗驗證，并在驗證過程中，按照我們給出解決問題的思路，逐漸摸索出還可以加入“薄荷多糖”進一步提高“枯草芽孢桿菌”成膜效果的技術手段，最終發(fā)明人將實驗驗證成功的全新技術方案提供給我們。我們依據(jù)此方案最終完成了發(fā)明名稱為“一種枯草芽孢桿菌噴霧劑及其應用”，申請?zhí)枮椋?01510346090.4的專利申請工作。

目前，此專利已經回來一通審查意見，是26條4款的問題。經過專利代理人的“二次創(chuàng)造”已經成功解決了創(chuàng)造性的問題。而且該企業(yè)正準備將此項藥物重新投入生產，藥品面世后將帶來巨大的經濟效益。此案例可以充分體現(xiàn)出專利代理人“二次創(chuàng)造”的重要性，而如果按照申請人最初的方案進行申報，沒有發(fā)揮專利代理人的“二次創(chuàng)造”的作用，那么，該專利申請案件很有可能不能夠授權，就更不要說如何充分發(fā)揮申請案件的價值，提高申請案件質量的事情，由此可知，專利代理人的“二次創(chuàng)造”在發(fā)明專利申請中具有重要的作用。

案例2：

我所曾接到某制藥企業(yè)的發(fā)明專利技術交底書，是以壬苯醇醚為主料，加入殺菌劑和凝膠輔料制備的具有殺菌作用的避孕凝膠，經過檢索以壬苯醇醚為主料的避孕藥物比較普遍，避孕凝膠也有報道，加入的凝膠輔料和殺菌劑也是常規(guī)的，而且現(xiàn)有的避孕藥物多為添加殺菌劑以使藥物避孕的同時具有抑菌作用，只是沒有人將醋酸氯已定（殺菌劑）與壬苯醇醚聯(lián)用，而且該技術方案也不具備預料不到的效果，初步判斷發(fā)明人提供的技術方案授權的希望不大。

針對上述情況，專利代理人如何發(fā)揮二次創(chuàng)造的作用，并沒有一個可以借鑒的例子，我們事務所的專利代理人經過多年的工作經驗總結，為了使類似于上述案例的情況能夠爭取做大的保護范圍并授權，首先了解申請人目前在避孕藥物方面的技術儲備有哪些，并了解申請人對該技術是否都需要重點保護，通過上述溝通，專利代理人與申請人共同列舉出一類與避孕藥物相關的技術手段，針對列舉出的上述技術手段，我們專利代理人首先站在審查員的角度去考察這些技術手段的可專利性，即三性問題，通過大量的檢索分析，首先排除一些不具備三性的技術手段，對于保留的技術手段，再次與申請人溝通了解，發(fā)現(xiàn)大部分還是現(xiàn)有技術手段，而此時我們專利代理人就進一步發(fā)揮二次創(chuàng)造的作用，專利代理人從專利角度指出現(xiàn)有技術存在什么樣的問題，申請人從何種角度出發(fā)能夠更加有效地避免現(xiàn)有技術的影響從而解決該問題，經過研究我們決定添加某種成分的藥物以提高壬苯醇醚的殺精效果，或者減少壬苯醇醚長期使用對陰道的刺激作用。并且提示發(fā)明人，如果西藥很難入手研究，可以考慮將中藥西藥結合使用。之后，發(fā)明人進行了大量的試驗，發(fā)現(xiàn)石榴粉可以促進殺精效率，與壬苯醇醚協(xié)同作用提高殺精效果。另外姜黃提取物可減少壬苯醇醚長期使用對陰道的刺激作用，而且同時添加石榴粉和姜黃提取物，壬苯醇醚對陰道的刺激作用減少更為明顯。我們最終以此方案提交，完成了名稱為“一種具有抑菌功能的無刺激性的避孕凝膠及其制備方法”的發(fā)明專利。

目前此專利尚在審查中，企業(yè)已經對此藥物進行了生產和銷售，效果不同凡響。如果此專利可以獲得授權，那么其帶來的經濟效益相當可觀。

如前所述，專利代理人除了將發(fā)明人提供的技術交底材料轉變成專利申請的格式，做到使權利要求保護范圍合理，說明內容盡量詳盡，確保后續(xù)權利的穩(wěn)定之外，還應該做到從審查員的角度對發(fā)明專利進行預判，針對明顯不具備創(chuàng)造性的技術方案，找到新的需要解決的技術問題，起到向導的作用，引導發(fā)明人進行技術方案的改進，協(xié)助發(fā)明人進行“二次創(chuàng)造”，以提高發(fā)明專利的質量和授權率，進而為企業(yè)帶來巨大的經濟效益。

摘要

在日常的專利代理工作中，常常會發(fā)生這樣的情況，申請人提供的技術方案經過檢索，發(fā)現(xiàn)其創(chuàng)造性明顯不夠，明顯達不到授權的高度。尤其是中小企業(yè)的申請人，他們的科研能力不及高校和科研院所，對研發(fā)工作中發(fā)明點的挖掘能力不足，往往存在這樣的問題。如果專利代理人可以協(xié)助發(fā)明人改進技術方案，找到新的需要解決的技術問題，引導發(fā)明人找出新的技術方案，則會增大發(fā)明授權的概率，提高發(fā)明申請的質量，進而為企業(yè)帶來經濟效益。本文主要論述了專利代理人的“二次創(chuàng)造”在提高專利申請質量中的重要作用。

#文章僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場#

投稿原標題：專利代理人的“二次創(chuàng)造”是提高發(fā)明質量及授權率的重要手段 

作者：侯靜 宋政良 哈爾濱市松花江專利商標事務所

來源：IPRdaily

編輯：IPRdaily 彭瑩