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【實戰(zhàn)經(jīng)驗分享】發(fā)明專利臨時保護期不完全手冊

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【實戰(zhàn)經(jīng)驗分享】發(fā)明專利臨時保護期不完全手冊

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【實戰(zhàn)經(jīng)驗分享】發(fā)明專利臨時保護期不完全手冊

作者:王現(xiàn)輝 北京大成(石家莊)律師事務(wù)所

來源:IPRdaily

原標題:實戰(zhàn)經(jīng)驗分享|發(fā)明專利臨時保護期不完全手冊


根據(jù)專利法的規(guī)定,發(fā)明專利申請公布之日起至公告授予專利權(quán)之日前有一個期間,這個期間稱之為“臨時保護期”。發(fā)明專利臨時保護期是與發(fā)明專利的“早期公開、延遲審查”制度配合設(shè)立的機制。在這個期間專利法給已經(jīng)公布的發(fā)明專利技術(shù)以臨時性保護,這種保護與對專利權(quán)的保護不同,從公布到授權(quán)公告這段時間內(nèi),發(fā)明專利申請尚未被授予專利權(quán),不能獲得專利法第11條所規(guī)定的保護。因此,發(fā)生的糾紛與專利侵權(quán)訴訟也不同,不能等同于專利侵權(quán)訴訟,民事案件案由為發(fā)明專利臨時保護期使用費糾紛,即發(fā)明專利申請公布后,申請人可以要求實施其發(fā)明創(chuàng)造的單位或個人支付適當費用。


一、發(fā)明專利獲得專利權(quán)之后才能提出訴訟請求


《專利法》第13條規(guī)定,發(fā)明專利申請公布后,申請人可以要求實施其發(fā)明的單位或個人支付適當?shù)馁M用。但專利申請人并不能立即請求管理專利工作的部門進行調(diào)解,也不能立即向人民法院起訴。發(fā)明專利申請公布后,經(jīng)過實質(zhì)審查后最終存在兩種可能的結(jié)果,一是被授予專利權(quán),二是未被授予專利權(quán)。在后者的情況下,對申請人來說,因為其專利申請不能被授權(quán)以及獲得保護,也就不存在“早期公開“帶來對其不利的權(quán)利失衡問題,因此也就不應(yīng)當向其提供臨時保護。對于前者,向申請人提供”臨時保護“是必要的。然而,在專利申請被授予專利權(quán)之前,是無法判斷”臨時保護“對于申請人來說是否必要。為此,當申請人與實施其發(fā)明的單位或個人就發(fā)明專利臨時保護期使用費產(chǎn)生糾紛的情況下,在專利申請獲得授權(quán)后解決顯得更為合理?!秾@▽嵤┘殑t》85條規(guī)定,發(fā)明專利臨時保護期使用費糾紛,當事人請求管理專利工作的部門調(diào)解的,應(yīng)當在專利權(quán)被授予之后提出。也就是說,這類專利糾紛如果要通過行政或訴訟方式解決,必須在獲得專利權(quán)后才能提出請求。


二、臨時保護的范圍


從申請人的角度來看,只要能夠獲得與專利授權(quán)公告文本中權(quán)利要求所確定的保護范圍一致的“臨時保護“就可以實現(xiàn)”臨時保護“機制的目的,現(xiàn)實中仍可能出現(xiàn)授權(quán)公告文本比公布文本中的權(quán)利要求所確定的保護范圍擴大的情況,因為在臨時保護期內(nèi)授權(quán)公告的權(quán)利要求尚不可得,打算實施該發(fā)明的公眾只能參照公布文本中的權(quán)利要求來判斷實施行為是否會落入”臨時保護“的范圍。如果最終的授權(quán)公告文本相對于公布文本的權(quán)利要求擴大了保護范圍,并且依據(jù)授權(quán)公告文本的權(quán)利要求所來確定”臨時保護“的范圍,將會損害公眾對于公布文本的信賴利益。為此,2016年4月1日實施《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》對此予以明確。該解釋第18條第2款規(guī)定:“發(fā)明專利申請公布時申請人請求保護的范圍與發(fā)明專利公告授權(quán)時的專利權(quán)保護范圍不一致,被訴技術(shù)方案均落入上述兩種范圍的,人民法院應(yīng)當認定被告在前款所稱期間內(nèi)實施了該發(fā)明;被訴技術(shù)方案僅落入其中一種范圍的,人民法院應(yīng)當認定被告在前款所稱期間內(nèi)未實施該發(fā)明。”


三、臨時保護只能請求適當?shù)氖褂觅M


臨時保護的使用費不同于侵犯專利權(quán)的損害賠償,發(fā)明專利的申請人基于臨時保護只能主張“合理的費用“。臨時保護期的”合理使用費“類似于許可使用費?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》第18條第1款規(guī)定,權(quán)利人依據(jù)專利法第十三條訴請在發(fā)明專利申請公布日至授權(quán)公告日期間實施該發(fā)明的單位或者個人支付適當費用的,人民法院可以參照有關(guān)專利許可使用費合理確定。


四、臨時保護后續(xù)行為的正當性


臨時保護期內(nèi)已經(jīng)制造、銷售、進口的產(chǎn)品能否在專利授權(quán)公告日后銷售、許諾銷售或者使用,司法實踐中爭議較大,一種意見認為,臨時保護期內(nèi)制造、銷售、進口的產(chǎn)品不是侵權(quán)產(chǎn)品,專利權(quán)人無權(quán)在授權(quán)公告日之后禁止非侵權(quán)產(chǎn)品的后續(xù)銷售、使用行為。例如,最高人民法院指導性案例20號:深圳市斯瑞曼精細化工有限公司訴深圳市坑梓自來水有限公司、深圳市康泰藍水處理設(shè)備有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案(最高人民法院審判委員會討論通過2013年11月8日發(fā)布),在該案中最高人民法院認為,在發(fā)明專利申請公布后至專利權(quán)授予前的臨時保護期內(nèi)制造、銷售、進口的被訴專利侵權(quán)產(chǎn)品不為專利法禁止的情況下,其后續(xù)的使用、許諾銷售、銷售、即使未經(jīng)專利權(quán)人許可,也不視為侵害專利權(quán),但專利權(quán)人可以依法要求臨時保護期內(nèi)實施其發(fā)明的單位或者個人支付適當費用。


第二種意見認為,依照專利法第十一條的規(guī)定,專利權(quán)被授予后,專利權(quán)人可以禁止他人未經(jīng)許可的任何實施行為。使用、銷售、許諾銷售臨時保護期內(nèi)已制造、銷售、進口的產(chǎn)品,不屬于專利法第69條規(guī)定的不視為侵權(quán)的情形,故應(yīng)依法予以禁止。2016年4月1日實施《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》第18條第3款規(guī)定:“發(fā)明專利公告授權(quán)后,未經(jīng)專利權(quán)人許可,為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售、銷售在本條第一款所稱期間內(nèi)已由他人制造、銷售、進口的產(chǎn)品,且該他人已支付或者書面承諾支付專利法第十三條規(guī)定的適當費用的,對于權(quán)利人關(guān)于上述使用、許諾銷售、銷售行為侵犯專利權(quán)的主張,人民法院不予支持。”可見《解釋(二)》采取了折衷的策略,既避免行為人在臨時保護期內(nèi)囤積產(chǎn)品,待授權(quán)公告日后再銷售的情況,也避免對“臨時保護期內(nèi)制造的產(chǎn)品不是侵權(quán)產(chǎn)品“的定性產(chǎn)生錯誤認識?!督忉專ǘ纷罱K以是否支付專利法第13條規(guī)定的適當費用作為侵權(quán)與否的分界點。


最后,司法實踐中需要注意的還有,臨時保護期費用糾紛僅指發(fā)明專利,而不包括實用新型和外觀設(shè)計專利。在法律或者司法解釋對發(fā)明專利保護期使用費糾紛的管轄作出特別規(guī)定之前,可以參照專利權(quán)糾紛的管轄規(guī)定確定發(fā)明專利保護期使用費糾紛的管轄。


作者簡介:王現(xiàn)輝

                  北京大成(石家莊)律師事務(wù)所 合伙人 律師&專利代理人

                  微信:13831180212


來源:IPRdaily

作者:王現(xiàn)輝   北京大成(石家莊)律師事務(wù)所

編輯:IPRdaily  彭瑩

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