將他人注冊商標作為企業(yè)字號，是否構成不正當競爭？

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近日，上海知識產(chǎn)權法院審結了上訴人上海建設路橋機械設備有限公司（以下簡稱建設路橋公司）、上訴人江蘇山寶集團有限公司（以下簡稱山寶公司）侵害商標權、不正當競爭糾紛一案，判決駁回上訴，維持原判。

建設路橋公司先后在第7類破碎機等商品上注冊了“+山寶”商標、 “+山寶+SHANBAO”商標和“山寶”商標。其中“+山寶+SHANBAO”商標具有很高的知名度，自1998年起連續(xù)被評為上海市著名商標，并在2005年被國家工商行政管理總局商標局認定為馳名商標。

山寶公司原系建設路橋公司的經(jīng)銷商，其原企業(yè)名稱為江蘇信義機電設備有限公司，于2004年9月2日變更為現(xiàn)企業(yè)名稱。雙方于2015年初終止合作關系。但是建設路橋公司發(fā)現(xiàn)在終止合作關系之后，山寶公司在其生產(chǎn)商品、宣傳手冊、網(wǎng)站和展會上仍突出使用“山寶”、“江蘇山寶”、“江蘇山寶集團”、“SHANBAO”、“SHANBAOGROUP”等標識，使相關公眾造成誤認，侵害了建設路橋公司的注冊商標專用權；山寶公司的中、英文企業(yè)名稱中有“山寶”、“shanbao”字樣，構成不正當競爭。

建設路橋公司遂訴至法院，請求判令山寶公司停止商標侵權行為，并變更企業(yè)字號，停止使用“山寶”、“SHANBAO”或其他與之近似的詞語作為字號。

一審宣判后，兩公司均提起上訴

一審法院審理后認為建設路橋公司的注冊商標專用權依法受到保護，山寶公司突出使用“山寶”等標識的行為，侵害了建設路橋公司的注冊商標專用權，但認為山寶公司注冊、使用“江蘇山寶集團有限公司”這一企業(yè)名稱及企業(yè)名稱的英文翻譯不構成不正當競爭，故判決山寶公司停止上述商標侵權行為，規(guī)范使用其企業(yè)名稱；同時，駁回了建設路橋公司要求山寶公司變更企業(yè)字號的訴訟請求。

一審法院判決后，建設路橋公司和山寶公司均不服，向上海知識產(chǎn)權法院提起上訴。

建設路橋公司認為，山寶公司及其關聯(lián)公司沒有單獨的研發(fā)和生產(chǎn)制造能力，其發(fā)展完全依賴建設路橋公司；建設路橋公司對山寶公司使用“山寶”字號一直持否定態(tài)度，曾多次要求山寶公司變更字號，因得到山寶公司便于開拓山寶產(chǎn)品市場的解釋和若與建設路橋公司終止合作即棄用山寶字號承諾，所以未采取法律手段主張權利，但是山寶公司在建設路橋公司取消其經(jīng)銷商資格后仍繼續(xù)使用“山寶”字號，意在利用山寶品牌謀取非法利益，有違誠實信用原則，構成不正當競爭。

山寶公司認為，其有自己的研發(fā)生產(chǎn)能力，目前在礦山領域，其產(chǎn)品市場知名度已超過了建設路橋公司，且其的企業(yè)名稱系歷史沿革而來，經(jīng)工商行政管理部門依法核準使用，建設路橋公司對其使用“山寶”作為企業(yè)字號也是認可的。山寶公司在其生產(chǎn)商品、宣傳手冊、網(wǎng)站和展會上使用“山寶”等字樣系使用公司簡稱，并未使用建設路橋公司涉案商標中的圖形，且其使用時均標注了自己的注冊商標，故山寶公司的行為既不構成商標侵權，也不構成不正當競爭。

侵害商標權，但不構成不正當競爭

上海知產(chǎn)法院經(jīng)審理后認為，山寶公司生產(chǎn)的商品和建設路橋公司涉案注冊商標核定使用的商品屬于相同或類似商品。山寶公司在展會、網(wǎng)站、宣傳手冊和商品上將企業(yè)名稱簡化使用為“江蘇山寶集團”、 “山寶集團”、“JIANGSUSHANBAO GROUP”、“SHANBAO GROUP”等，且其中“山寶”兩字比“集團”兩字稍大，或“山寶”兩字的顏色為紅色，“集團”兩字的顏色為黑色，故其使用形式屬于將企業(yè)字號突出使用。建設路橋公司的涉案圖文組合商標經(jīng)過其長期使用，在市場上已具有較高的知名度，“山寶”、“SHANBAO”系商標的呼叫部分，相關公眾會將視覺注意力集中在上述文字上，將其作為識別商標的主要部分，而山寶公司突出使用的字號與上述商標的文字部分相同，且山寶公司曾長期銷售建設路橋公司的商品，容易使相關公眾誤認為山寶公司與建設路橋公司存在特定聯(lián)系。因此，山寶公司的上述行為，侵害了建設路橋公司注冊商標專用權。

其次，法院認為山寶公司使用“山寶”作為其企業(yè)字號，有其歷史淵源，并不存在主觀惡意。山寶公司2004年使用“山寶”作為其企業(yè)字號后，仍是建設路橋公司的產(chǎn)品經(jīng)銷商，當時建設路橋公司的涉案商標已具有較高知名度，其應當預見到山寶公司的行為客觀上可能會使相關公眾造成混淆，但建設路橋公司在十余年的時間里對此并未提出異議，且長期與山寶公司保持著頻繁的業(yè)務往來。另外，山寶公司除經(jīng)銷建設路橋公司的產(chǎn)品外，還有其他經(jīng)營行為，通過長期經(jīng)營，其企業(yè)名稱已承載了公司商譽。綜上，法院認定山寶公司注冊、使用含有“山寶”字號的企業(yè)名稱以及使用其企業(yè)名稱的英文翻譯不違背誠實信用原則和公認的商業(yè)道德，不構成不正當競爭。

據(jù)此，上海知產(chǎn)法院判決駁回上訴，維持原判。

法官說案

問：將他人注冊商標作為企業(yè)名稱中的字號使用是否一定構成不正當競爭？

答：根據(jù)《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定，將與他人注冊商標相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關公眾產(chǎn)生誤認的，屬于侵犯他人注冊商標專用權的行為。根據(jù)《中華人民共和國商標法》第五十八條的規(guī)定，將他人注冊商標作為企業(yè)名稱中的字號使用，誤導公眾，構成不正當競爭行為的，依照《中華人民共和國反不正當競爭法》處理。但在處理此類不正當競爭糾紛時，需要從保護合法權益、誠實信用、公平競爭等原則，并綜合考慮歷史因素，對被控侵權人的行為進行考量。本案中，山寶公司使用“山寶”作為其企業(yè)字號，有其歷史淵源，并不存在主觀惡意。山寶公司自2004年開始使用“山寶”作為其企業(yè)字號至其與建設路橋公司終止合作關系，一直是建設路橋公司的產(chǎn)品經(jīng)銷商，當時建設路橋公司的涉案商標已具有較高知名度，建設路橋公司應當預見到山寶公司使用“山寶”作為其企業(yè)字號客觀上可能會使相關公眾造成一定混淆，但此期間建設路橋公司不僅從未對其提出異議，且持續(xù)與其發(fā)生業(yè)務往來。同時，在此期間山寶公司通過自身的長期經(jīng)營，其企業(yè)名稱已經(jīng)承載了公司的商譽。因此，法院認為山寶公司的行為不違背誠實信用原則和公認的商業(yè)道德，不構成不正當競爭。

來源：上海知產(chǎn)法院

編輯：IPRdaily  趙珍

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