一場企業(yè)IP國際研討會,帶你快速了解“外國專利申請和應訴套路

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來源：IPRdaily

原標題：2016中國專利周寧波企業(yè)IP國際研討會帶你快速了解外國專利申請和應訴“套路”

11月18日，一場高端、專業(yè)的企業(yè)IP國際研討會暨NBIPPA秋季案例分享會在寧波創(chuàng)新港會議中心隆重舉行。來自美國、芬蘭、愛沙尼亞、韓國、廣州和寧波本土共12位知識產(chǎn)權專家為寧波企業(yè)和知識產(chǎn)權界獻上一場知識產(chǎn)權大餐，分別就美國、歐亞、韓國的專利制度和相關內(nèi)容，以及企業(yè)知識產(chǎn)權管理的相關實務和案例進行了分享。

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中國企業(yè)進入美國市場的專利籌備

演講專家：陳怡

關于美國專利申請。可以直接申請，或者通過專利合約PCT或巴黎公約（Paris Convention），申請過程中，可以利用專利高速公路（PPH，可以在12個月內(nèi)拿到第一輪審查結果；授權或駁回）、信息揭露申明（IDS，在申請中將已知現(xiàn)有技術全部提交）以及授權階段的持續(xù)申請（Continuation）制度加快獲得專利授權。國內(nèi)企業(yè)要善于運用一些美國專利制度中的特殊程序幫助專利授權：

最終駁回（Final Office Action)并不最終。每論答辯（OA）有一個非最終駁回和一個最終駁回，一般美國申請授權前平均需要2-3個回復，很多申請會收到至少一個最終駁回。最終駁回是可以回復的，主要包括請求持續(xù)審查（RCE）、上訴（Appeal）、回復?？梢杂?種回復方案：駁回后重申實驗計劃（After Final Consideration Pilot (AFCP 2.0) ）、上訴前會議實驗計劃（Pre-Appeal Brief Conference Pilot Program）和駁回后實驗計劃。

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美國專利申請中101條款應對

演講專家：Mr.Tony HOM（美國）

一、101條款審查程序

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二、如何規(guī)避101條款駁回

1、權利要求包括能夠“顯著超過”抽象概念的附加限制；

2、權利要求改善計算機的功能——通常不能在權利要求中明確指出，但權利要求要與改善緊密相關，如增加速度、減少迭代次數(shù)等；

3、權利要求應該含有“技術效果”：要有迭代過程和反饋控制、前饋控制；

4、專利申請應該在說明書和附圖中含有更多技術細節(jié)；

5、在申請撰寫階段即準備規(guī)避101駁回：一是意識到該申請是否可能會在美國提交；二是確保它支持計算機改進和有形輸出——產(chǎn)生輸出結果的指令；

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關于歐亞專利和俄羅斯專利申請確權

演講專家：Mr. Erik Goussev（芬蘭）

歐亞專利局基于1995年簽署的歐亞專利公約（EAPC）成立，辦公室設在莫斯科，目前被8個成員國簽字承認：亞美尼亞，阿塞拜疆，白俄羅斯，哈薩克斯坦，吉爾吉斯斯坦，塔吉克斯坦，土庫曼斯坦和俄羅斯聯(lián)邦；還有一個國家摩爾多瓦于2012年退出，但2012年4月26日之前遞交的申請在摩爾多瓦依舊有效。

俄羅斯專利和歐亞專利申請對比。相對于俄羅斯專利局的審查要求而言，歐亞專利系統(tǒng)在正式要求方面更寬松，支付額外費費可以使一部分延誤的期限恢復，對權利要求的修改和表述上的控制也相對寬松，支付年費即可在成員國生效，沒有翻譯和獨立生效的要求。同時需要注意，具有相同優(yōu)先權日的完全相同的發(fā)明，在歐亞專利和俄羅斯專利中可以并存。在實質(zhì)審查階段，俄羅斯專利局允許對權利要求主動修改一次，在歐亞專利申請中則沒有次數(shù)限制。俄羅斯加入了全球PPH（專利高速審查），于2014年1月6日推出試點計劃?？焖賹彶楸仨氃趯嵸|(zhì)性審查之前或者剛剛開始之時提出，通常情況下俄羅斯專利會在要求審查開始后的4-8個月內(nèi)被批準，批準率達90%，非常有效。而歐亞專利局不是全球PPH的締約方，可以通過PCT-PPH加速審查。另外，俄羅斯專利官費不高，可以考慮對發(fā)明專利進行分案申請。

在俄羅斯專利申請中，從屬權利要求非常重要。為增加專利授權的成功率，從屬權利要求要清晰描述出來；在俄羅斯專利的異議和申訴程序中，只有依據(jù)從屬權利要求的綜合特征才能做出修改；發(fā)明專利的每一個重要方面都應該被從屬權利要求所覆蓋，如有必要, 在審查階段可以通過自主修改來增加新的從屬權利要求。

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韓國專利法修改新動向

演講專家：全成哲

2015 韓國專利局審查政策導入了新的制度，通過促進申請人與審查員的溝通來實現(xiàn)確保適當?shù)臋嗬霸缛帐跈?。目前的流程是：申請——預備審查——一起審查——審查——審查意見通知——審查修改方案——授權決定。對于重要的專利，有必要研究活用新的制度，要與審查員建立良好的溝通，答復審查意見時有必要與審查員積極會面。

外語申請制度。2015年1月，韓國專利法導入了完善認可申請日的條件，可以使用外語申請（目前僅限英語），最初日起14個月內(nèi)要提交外語的譯文（未提交時視為撤回）。企業(yè)在申請韓國專利時，如果英文說明書已準備，優(yōu)先權日臨近而打算在韓國申請時，譯文提交期限可延長2個月的效果。

韓國專利法最近有一些新的修改，最晚的會在2017年3月1日生效，包括授權取消申請制度、職權再審查制度、職權修改范圍擴大、延長正當權利人的可申請時間、導入用于保護正當權利人的專利權轉讓請求制度、命令提交外國審查結果的制度、專利侵權證據(jù)提交的強化等，國內(nèi)企業(yè)在申請韓國專利時也要多加關注。

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美國專利訴訟的應對案例分享

演講專家：王均偉

中國企業(yè)Y向美國出口一款筒燈，該產(chǎn)品通過美國的一家大超市L出售，該超市在美國擁有1700家門店。2014年，美國C公司在加州聯(lián)邦法院起訴中國Y公司，理由是該筒燈侵犯其專利權。2015年4月原告C公司追加Y公司客戶L公司為被告，4月底法庭簽發(fā)了禁令，禁止兩被告向美國進口、銷售涉案產(chǎn)品。Y企業(yè)原本只是委托了一個美國律師代理處理此案，并向美國照常出貨，直到這時才覺得大難臨頭，并請了中國律師介入并更換了美國律師。第一次調(diào)解時原告C公司索賠600萬美金，調(diào)解沒有成功。

中國律師制定了權利解釋和不侵權抗辯、提起專利復審程序（IPR）、邊打邊談的應訴思路，于7月向USPTO提出IPR申請，8月向聯(lián)邦法庭申請中止案件獲批。在此情況下，原被告進行了第二次調(diào)解，原告索賠已降至30萬美金。經(jīng)過后續(xù)談判，中國企業(yè)Y不做賠償，原告同意Y銷售完畢庫存，雙方撤訴。

通過此案，我們給中國企業(yè)的建議是：

1. 適應國際商業(yè)規(guī)則；

2. 境外的訴訟要有中國律師參與；

3. 進入境外市場的時候進行基本的專利檢索，及時防范，避免惡意侵權；

4. 積極應訴（技術人員的支持、文檔和證據(jù)的提供、證人）。

本次活動作為2016年我市“中國專利周”系列活動之一，由寧波市知識產(chǎn)權局主辦，寧波市知識產(chǎn)權保護協(xié)會承辦，哲力知識產(chǎn)權事務所和北京高文律師事務所聯(lián)合協(xié)辦，參加會議的130余人中大部分為寧波企業(yè)和研究機構的知識產(chǎn)權工作人員，有近三分之一的律師、代理人等當?shù)刂R產(chǎn)權專業(yè)人員，大家在會后進行了熱烈交流。知識產(chǎn)權制度的地域性也使同樣的問題在不同國家的專家那里有不同的觀點。在互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)流行的背景下，很多人問到了商業(yè)模式申請專利的問題，以及如何選擇和評價知識產(chǎn)權服務機構的專業(yè)程度和服務質(zhì)量。

寧波剛剛被列為首批“中國制造2025”試點示范城市和首批國家級科技成果轉移轉化示范區(qū)。寧波企業(yè)不僅有著深厚的國際貿(mào)易和競爭的經(jīng)驗和基礎，也有著蓬勃的創(chuàng)新活力，吸引著越來越多的知識產(chǎn)權優(yōu)勢資源向這座城市集聚。

來源：IPRdaily

編輯：IPRdaily趙珍校對：IPRdaily縱橫君

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