專利感想之發(fā)明構思

來源：IPRdaily.cn中文網(wǎng)

作者：陳劍聰專利代理人

原標題：專利感想之發(fā)明構思

發(fā)明構思這個詞，在本行業(yè)里想必并不陌生，但是發(fā)明構思又作何理解，卻可能并非同一。而理解發(fā)明構思又能帶來什么？我們?yōu)槭裁匆ダ斫馑?/p>

在專利法中，出現(xiàn)發(fā)明構思的地方在專利法第三十一條第一款：一件發(fā)明或者實用新型專利申請應當限于一項發(fā)明或者實用新型。屬于一個總的發(fā)明構思的兩項以上的發(fā)明或者實用新型，可以作為一件申請?zhí)岢觥?/strong>

在專利法實施細則第三十四條進一步解釋：依照專利法第三十一條第一款規(guī)定，可以作為一件專利申請?zhí)岢龅膶儆谝粋€總的發(fā)明構思的兩項以上的發(fā)明或者實用新型，應當在技術上相互關聯(lián)，包含一個或者多個相同或者相應的特定技術特征，其中特定技術特征是指每一項發(fā)明或者實用新型作為整體，對現(xiàn)有技術作出貢獻的技術特征。

總的發(fā)明構思其是作為一個整體的概念來解釋。

其強調(diào)的是兩項以上發(fā)明或?qū)嵱眯滦椭g的關系，重點在于兩項以上的單一性問題。在實施細則的解釋中，進一步下位解釋為具有相同或相似的特定技術特征，而特定技術特征又是對現(xiàn)有技術做出貢獻的特征。雖然特定技術特征是專為單一性而來的概念，但是其也說明了總的發(fā)明構思中的每一項發(fā)明構思在對現(xiàn)有技術的比較上應當都有相同或相似的技術貢獻。這里面涉及了兩方面的比較，一個是自身的不同權利要求之間的比較，一個是與現(xiàn)有技術的比較。而比較的基礎是記載的權利要求。因此，發(fā)明構思直接與權利要求記載的技術方案，尤其是技術方案中的特定技術特征相關。

這里面有兩個問題，一個是前后的問題，在發(fā)明人或者在寫作者那里，先有發(fā)明構思，然后有記載的技術方案，而在審查員哪里或者在解讀者那里，先有記載的技術方案，然后再還原背后的發(fā)明構思。還有一個是含義的問題，專利法或其實施細則記載的“總的發(fā)明構思”里的發(fā)明構思可能與單獨的“發(fā)明構思”的含義不同。

在這兩個問題中，含義的問題更為本質(zhì)。因為如果沒有統(tǒng)一的對含義的認識，前后的問題也無從深入說明。因為如果發(fā)明構思的含義僅僅限于特定技術特征上，那么前后的問題也僅僅是以此特定技術特征的標準來進行判斷前后的一致。

因此，首先是含義的問題。

在專利代理人協(xié)會中有一個關于“把握發(fā)明構思，做好創(chuàng)造性審查”培訓視頻，里面給出了一個發(fā)明構思定義，發(fā)明構思是發(fā)明人為解決現(xiàn)有技術問題的一種技術改進思想或技術構思，在專利申請過程中，通常以利用自然規(guī)律的能夠解決技術問題的技術方案的形式來呈現(xiàn)。

這也在復審委審查熱點專家談里公布的文章《創(chuàng)造性判斷中發(fā)明構思的把握與應用》中給出的發(fā)明構思的含義基本一致。不同的是，復審委在給出此定義之前，是從發(fā)明的定義出發(fā)，然后進一步得到發(fā)明構思即是一種發(fā)明?！?/p>

法學界多引用德國學者考勒（Aller Kohler）對發(fā)明的定義，即發(fā)明是以技術形式表現(xiàn)出來的人類思維創(chuàng)造，通過利用自然力達到改造自然的有效結果，以滿足人類的需求[7]。世界知識產(chǎn)權組織的經(jīng)典教材指出，發(fā)明是人腦中的一種思維活動，是利用自然規(guī)律解決生產(chǎn)、科研、實驗中各種問題的技術解決方案[8]。各國對“發(fā)明”的定義或描述表明，“發(fā)明”本質(zhì)上屬于人類在駕馭自然的過程中利用自然力而進行的精神創(chuàng)作，屬于人類思維活動的一部分，但這種思維活動同時具有技術屬性，能夠解決特定技術問題，并通過產(chǎn)生一定的技術效果滿足人類的需求。即，“發(fā)明”實質(zhì)上就是發(fā)明人為解決現(xiàn)有技術問題的一種技術改進思想或技術構思，在專利申請過程中，通常以利用自然規(guī)律的能夠解決技術問題的技術方案的形式來呈現(xiàn)。”

從而發(fā)明構思本質(zhì)上是一種“發(fā)明”，該“發(fā)明”的含義不是專利法及其實施細則里涉及的發(fā)明這個類型（即發(fā)明、實用新型、外觀設計這樣的類型），而是它內(nèi)在的含義即體現(xiàn)了一種發(fā)明構思。這與專利法及其實施細則的“總的發(fā)明構思”中的“發(fā)明構思”也不同。專利法及其實施細則的發(fā)明構思更多的體現(xiàn)在記載在權利要求中的特定技術特征上，更多的是為單一性的判斷服務。例如權利要求書記載了一種化合物的制備方法和用途，如果化合物為特定技術特征，則制備方法和用途具有單一性，反之，若不是特定技術特征，則制備方法和用途不具有單一性。而復審委文章及協(xié)會的培訓視頻中的發(fā)明構思，是進一步外化或下位解釋為發(fā)明要解決的技術問題、所采用的技術方案和所產(chǎn)生的技術效果三個方面，來整體、全面、客觀地理解發(fā)明申請，從而為創(chuàng)造性的判斷或?qū)彶閬矸铡?/p>

但是，還有一種發(fā)明構思的含義，該含義與前面兩者又有不同。在《專利代理》期刊2016年第2期上的一篇文章《從專利審查角度給專利申請文件撰寫的建議》，作者單位隸屬于國家知識產(chǎn)權局審查業(yè)務管理部。

在該篇文章中，雖然沒有明確的給出發(fā)明構思的定義，但是給出了一個隱含的含義。在其行文中記載：“適當寫入隱藏在技術方案或技術手段背后的一些發(fā)明構思”，在其給出的案例中，可以判斷出，其所說的發(fā)明構思是隱藏在技術方案或技術手段背后的原理、目的或者規(guī)律。

例如在其一個案例中，權利要求如下：一種抗裂保溫墻體，包括基層、界面層、保溫層和面層，其特征在于，保溫層是由聚苯顆粒與復合硅酸鹽粘結劑混凝成型的聚苯保溫板，面層是兩道摻有纖維的抗裂砂漿層，面層中間有一層纖維網(wǎng)布加筋層。根據(jù)專利權人的描述，其方案的設計式依據(jù)柔性漸變的規(guī)律設置不同層的材料，這樣可以有效地避免裂縫的傳遞。這種規(guī)律即是一種發(fā)明構思。

同樣的一個詞在理解上可能會有含義的不同，如果沒有同一或者在同一個頻道上，就會產(chǎn)生誤解或不相及?；氐角懊嫠f的前后的問題，如果基于發(fā)明構思撰寫的發(fā)明申請，該發(fā)明構思的含義是在技術方案背后隱藏的規(guī)律或原理。然后審查員在審查單一性或創(chuàng)造性時，基于發(fā)明構思的含義，一個體現(xiàn)在特定技術特征上，一個體現(xiàn)在整體的技術問題、技術方案和技術效果上，即認識三者及相互的邏輯關系上：技術問題從何而來，技術方案如何為之，技術效果因何而就。通俗地講就是，怎么想的，想了怎么做，做了結果怎樣。

回答前面提到的問題，我們?yōu)槭裁匆斫馑?？因為語言的不確定性其實也在這里體現(xiàn)。單獨的一個詞并不能準確的界定其內(nèi)涵，只有在解釋中才能漸漸地抵達其邊界，才能真正地去理解一個概念，才能在此基礎上準確地應用。

那么，理解發(fā)明構思能帶來什么?

1.理解發(fā)明構思在撰寫上的幫助。

例如，專利申請文件可以記載形成技術方案的各種技術手段，也可以記載背后隱藏的是一種怎樣的發(fā)明構思（即原理或規(guī)律）來使這些技術手段結合起來形成的技術方案。這樣就從發(fā)明構思上與現(xiàn)有技術進行了區(qū)分，為后續(xù)的創(chuàng)造性爭辯提供更充足的理由，或者使授權的專利更為穩(wěn)定。

2.更為整體全面客觀地理解申請文件和現(xiàn)有技術。

基于發(fā)明構思外化為技術問題、技術方案和技術效果，可以在創(chuàng)造性判斷中，整體、客觀、全面地進行申請文件和現(xiàn)有技術之間的比較。

3.理解單一性。

不同類型（如產(chǎn)品、設備、方法和用途）或同類的權利要求在總的發(fā)明構思上的特定技術特征的判斷上。

來源：IPRdaily.cn 中文網(wǎng)

作者：陳劍聰專利代理人

編輯：IPRdaily.cn 趙珍

校對：IPRdaily.cn 縱橫君

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