【淺析】新審查標(biāo)準(zhǔn)下的《商標(biāo)法》第十五條第二款適用

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中國(guó)的商標(biāo)體系遵循的是“先申請(qǐng)，先保護(hù)”的原則，即在申請(qǐng)注冊(cè)階段，不考慮商標(biāo)是否實(shí)際使用，也不考慮商標(biāo)的實(shí)際權(quán)利人是哪方，商標(biāo)局總是會(huì)核準(zhǔn)申請(qǐng)日在先的商標(biāo)，這個(gè)特點(diǎn)，使得第三方搶注他人商標(biāo)的難度和門檻大大降低。隨著中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，越來(lái)越多的國(guó)外公司與中國(guó)本地公司展開(kāi)業(yè)務(wù)合作，如此時(shí)國(guó)外公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)薄弱，或者對(duì)中國(guó)商標(biāo)體系了解不足，沒(méi)有在進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)前先就申請(qǐng)注冊(cè)其商標(biāo)，則其商標(biāo)將極容易被第三方進(jìn)行搶注。2013年《商標(biāo)法》加入了“誠(chéng)實(shí)信用條款”用以規(guī)制商標(biāo)注冊(cè)過(guò)程中的不誠(chéng)信行為，但該條款只是總則性條款，在具體的案件中，很難依據(jù)該條款作出判決。而在上述情況中，特定關(guān)系人因合同、業(yè)務(wù)往來(lái)或者其他關(guān)系明知他人商標(biāo)而搶注的行為，很明顯違反了誠(chéng)實(shí)信用原則，侵害了在先商標(biāo)使用人或者利害關(guān)系人的合法權(quán)益。因此，相較于2001年的《商標(biāo)法》，現(xiàn)行的2013年《商標(biāo)法》同時(shí)擴(kuò)大了第15條的保護(hù)范圍，用以禁止利用特定關(guān)系惡意搶注他人商標(biāo)的行為，維護(hù)公平有序的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。

法律基礎(chǔ)：

《商標(biāo)法》第十五條規(guī)定：“未經(jīng)授權(quán)，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)，被代理人或者被代表人提出異議的，不予注冊(cè)并禁止使用。

就同一種商品或者類似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)與他人在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似，申請(qǐng)人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在，該他人提出異議的，不予注冊(cè)?！?/strong>

2013年《商標(biāo)法》在2001年《商標(biāo)法》第十五條的基礎(chǔ)上，增加了第二款的內(nèi)容，從范圍上看，擴(kuò)大了商標(biāo)所有人的維權(quán)范圍，從“代理人、代表人”擴(kuò)大到“前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系”，但從商標(biāo)權(quán)利上又對(duì)商標(biāo)所有人進(jìn)行了一定的限制，即該商標(biāo)必須與訴爭(zhēng)商標(biāo)在相同或類似商品上構(gòu)成近似商標(biāo)且有在先使用。針對(duì)《商標(biāo)法》第15條第二款的適用要件，筆者談?wù)勛约旱目捶ā?/p>

(一) 他人商標(biāo)在系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)之前已經(jīng)使用

要件簡(jiǎn)述

《商標(biāo)法》第十五條第一款并不要求該他人商標(biāo)在系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)之前的使用，而第二款明文規(guī)定了該他人商標(biāo)必須是在先使用的。

首先，筆者認(rèn)為該使用要符合《商標(biāo)法》第四十八條的規(guī)定：“本法所稱商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書(shū)上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來(lái)源的行為?！奔?，既包括將商標(biāo)用于實(shí)際銷售的產(chǎn)品，也包括將商標(biāo)用于相關(guān)的廣告材料上。

其次，由于商標(biāo)的地域性限制，商標(biāo)使用的地域應(yīng)當(dāng)是中國(guó)市場(chǎng)。在這一點(diǎn)上，審查標(biāo)準(zhǔn)中又對(duì)使用行為作出了一定的放寬，認(rèn)為，為該商標(biāo)的商品投入中國(guó)使用而進(jìn)行實(shí)際準(zhǔn)備活動(dòng)，也屬于本條款規(guī)定下的使用行為。

最后，對(duì)于在先使用的證明，并不需要證明該商標(biāo)通過(guò)使用具有一定影響，僅需證明該商標(biāo)已經(jīng)使用，把商標(biāo)權(quán)利人的舉證責(zé)任降到了最低，這一點(diǎn)與其他條款的規(guī)定不同。

淺析

從審查標(biāo)準(zhǔn)看，實(shí)質(zhì)上是認(rèn)可了所有有關(guān)中國(guó)市場(chǎng)的商標(biāo)使用行為，既然進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的準(zhǔn)備活動(dòng)都被認(rèn)可是商標(biāo)的使用行為，那么在商事活動(dòng)中的任意環(huán)節(jié)，例如，生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售過(guò)程中，對(duì)商標(biāo)的使用都應(yīng)被認(rèn)為是第十五條第二款下的商標(biāo)使用。在當(dāng)前的環(huán)境下，這一突破是十分必要的，國(guó)外公司在進(jìn)入中國(guó)之前，通常都會(huì)和國(guó)內(nèi)的公司有一定的合作關(guān)系，目前的商業(yè)合作形式多種多樣，一般的合作關(guān)系很難達(dá)到《商標(biāo)法》第十五條第一款所規(guī)定的代理人的標(biāo)準(zhǔn)，這種合作關(guān)系中，中國(guó)市場(chǎng)的商標(biāo)實(shí)際銷售證據(jù)也一般掌握在中國(guó)公司這邊，一旦雙方產(chǎn)生爭(zhēng)議導(dǎo)致合作關(guān)系破裂，商標(biāo)權(quán)利人將很難提供有力證據(jù)支持其商標(biāo)在中國(guó)的銷售，因此，對(duì)限制的放寬有利于商標(biāo)權(quán)利人維護(hù)自身的權(quán)利。

審查標(biāo)準(zhǔn)對(duì)使用證據(jù)的充分性進(jìn)行放寬，實(shí)際也是為了商標(biāo)權(quán)利人更好的維權(quán)。此外，筆者認(rèn)為，《商標(biāo)法》其他條款中對(duì)于商標(biāo)使用證據(jù)充分性的要求，是為了證明其所提供證據(jù)能夠證明商標(biāo)具有一定影響，并足以導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆。而《商標(biāo)法》第十五條第二款所需提供的使用證據(jù)，是證明搶注人有知曉可能性，存在違反誠(chéng)實(shí)信用的原則的行為。對(duì)于明顯違反誠(chéng)實(shí)信用的原則，在舉證責(zé)任上適當(dāng)降低，能夠更好的維護(hù)商標(biāo)權(quán)利人的權(quán)利。

要件簡(jiǎn)述

該適用要件中所涵蓋的合同、業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系較為廣泛，包括：買賣關(guān)系、委托加工關(guān)系、加盟關(guān)系（商標(biāo)使用許可）、投資關(guān)系、贊助、聯(lián)合舉辦活動(dòng)、業(yè)務(wù)考察、磋商關(guān)系、廣告代理關(guān)系等。

常見(jiàn)的其他關(guān)系包括：親屬關(guān)系和隸屬關(guān)系。

商標(biāo)權(quán)利人需就其主張的關(guān)系提供相應(yīng)的證明。

淺析

該適用要件在原《商標(biāo)法》第十五條第一款的適用要件的基礎(chǔ)上，增加了其他合同、業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系及其他關(guān)系的類型，是擴(kuò)大維權(quán)范圍的體現(xiàn)。關(guān)于是否屬于本款所規(guī)定的關(guān)系，應(yīng)從本條款的立法點(diǎn)，即誠(chéng)實(shí)信用原則作為出發(fā)，以保護(hù)在先合法權(quán)利，制止不公平競(jìng)爭(zhēng)為目的，只要是因?yàn)楦鞣N關(guān)系而搶注他人在先商標(biāo)的，均應(yīng)納入本款規(guī)定予以規(guī)制。

新版審查標(biāo)準(zhǔn)剛剛發(fā)布，相關(guān)案件還沒(méi)有來(lái)的及借鑒本款的適用要件及立法精神。但從之前的判例來(lái)看，本款所包含的合同、業(yè)務(wù)關(guān)系或其他關(guān)系，主要仍以雙方存在直接關(guān)系為前提，而間接關(guān)系很難獲得支持，即本款所規(guī)定的關(guān)系主要對(duì)應(yīng)兩個(gè)實(shí)體之間實(shí)際存在的、直接的關(guān)系，而并非通過(guò)第三方傳遞的關(guān)系（間接關(guān)系）。

筆者認(rèn)為，本適用要件還有放寬的余地，如審查標(biāo)準(zhǔn)中所述，該條款的立法目的是維護(hù)誠(chéng)實(shí)信用原則，制止不公平競(jìng)爭(zhēng)，那么即便僅存在有間接關(guān)系，如果有證據(jù)證明該搶注行為實(shí)際上是出于惡意的，或從客觀上講，該行為具有明顯的惡意，這種間接關(guān)系也應(yīng)納入第十五條第二款所規(guī)制的范圍。

要件簡(jiǎn)述：

特定關(guān)系人不得申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，不限于與他人在先使用商標(biāo)相同的商標(biāo)，也包括與他人在先使用商標(biāo)近似的商標(biāo)。

對(duì)他人在先使用商標(biāo)的保護(hù)范圍不限于與該商標(biāo)所使用的商品/服務(wù)相同的商品/服務(wù)，也及于類似的商品/服務(wù)。

淺析

商標(biāo)的近似性是案件的基礎(chǔ)。

關(guān)于商品的類似性，筆者認(rèn)為，本款所規(guī)定的商品類似性，與《商標(biāo)法》第三十條中所規(guī)定的“類似商品”有一定區(qū)別。在《商標(biāo)法》第三十條中，界定類似商品，主要是通過(guò)對(duì)商品的功能、用途、材料、面向?qū)ο蟮葋?lái)區(qū)分兩種商品在市場(chǎng)上的共存是否會(huì)引起相關(guān)消費(fèi)者的混淆，其主要考量的因素應(yīng)是商品本身屬性的類似性。而在本款所規(guī)定的類似的商品，應(yīng)從本款的立法宗旨，即維護(hù)誠(chéng)實(shí)信用原則，制止不公平競(jìng)爭(zhēng)的立法點(diǎn)出發(fā)，考量所搶注的商品與他人在先使用的商品是否有一定的關(guān)聯(lián)性，從而使搶注行為對(duì)商標(biāo)權(quán)利人的利益造成損害，同時(shí)也要考量，搶注人在搶注商品的行為是否有意借助商標(biāo)權(quán)利人的既得商譽(yù)，借助該商譽(yù)進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。本款所規(guī)定的類似商品應(yīng)較《商標(biāo)法》第三十二條所規(guī)定的類似商品更為寬泛，不應(yīng)拘泥于《分類表》的類似群組限制，否則與本條款的立法本意相沖突。

總結(jié)

商標(biāo)法第十五條第二款實(shí)際上是擴(kuò)大了商標(biāo)權(quán)利人的維權(quán)可能性，從審查標(biāo)準(zhǔn)中的適用要件來(lái)看，權(quán)利人的舉證責(zé)任大大降低。如果審查實(shí)踐中在類似商品的判定上可以突破分類表，將更有益于權(quán)利人的維權(quán)行動(dòng)。但事后挽救不如事前阻止，如涉外主體在開(kāi)展中國(guó)業(yè)務(wù)前就其商標(biāo)在中國(guó)進(jìn)行保護(hù)，無(wú)疑比事后維權(quán)更為經(jīng)濟(jì)、省力。增強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)是每個(gè)公司必須要考慮的事情，筆者在此也呼吁各位重視商標(biāo)保護(hù)，避免后續(xù)維權(quán)消耗大量的人力、物力、財(cái)力。

來(lái)源：康信知識(shí)產(chǎn)權(quán)

作者：武廣東 北京康信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司

編輯：IPRdaily.cn LoCo

校對(duì)：IPRdaily.cn 縱橫君

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