濫發(fā)專利律師警告函的十大風險和律師建議

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原標題：【原創(chuàng)】濫發(fā)專利律師警告函的十大風險和律師建議

知識產權越來越成為商業(yè)競爭的武器與手段，前段時間在微信群里流傳一個帖子，律師函是一封合法的恐嚇信，在目前司法環(huán)境中，說的也不無道理，但對于專利侵權類案件來說，濫發(fā)專利律師警告函可能也會帶來一定的法律風險，濫用專利權的行為也時有發(fā)生，本文列舉十大主要風險及相應的律師建議。

一、言辭不當容易破壞可能的商業(yè)合作關系

受中國傳統(tǒng)“息訴”文化熏陶，認為打官司挑事的都不是什么好人好企業(yè)，特別是在同行經銷商中經銷由侵權企業(yè)生產的侵權產品時，專利權人為爭奪市場份額，將專利律師函作為重要武器直接發(fā)送給渠道經銷商，由于經銷商對專利的知悉和了解程度不深，對專利律師警告函的接受程度比較脆弱，若用詞不當或過激，該經銷商未來也很難成為專利權人的合作伙伴。

律師建議

將律師函的用詞柔和一些，警告函改成告知函，并尊重和理解經銷商的自由經銷權利，爭取經銷商的支持與理解，并且可以選擇部分經銷商或典型性經銷商發(fā)送函件，取得示范效果后就能輻射到其他經銷商。

二、大面積濫發(fā)可能四面樹敵，在行業(yè)內造成“好訴”的“不良”印象

對于大面積侵權情況，專利權人往往可能采取過激行動，四面出擊，到處開花，在行業(yè)協(xié)會中可能會受到抵制，在業(yè)內會造成“好訴”的“不良”印象，對自己的商業(yè)信譽造成不必要的影響。

律師建議

可以有步驟地、有重點地分步維權，對于態(tài)度惡劣的，屢教不改的要堅決打擊，對于情節(jié)輕微的，可以采取其他商業(yè)手段處理。

三、可能招致對方律師函的反制

由于專利律師警告函在發(fā)送對象選擇不謹慎，接收律師函的企業(yè)本身存在大量的專利保護，且兩企業(yè)之間存在技術交叉情況，那么有可能會撞到槍口上，導致對方向我們也同樣發(fā)起專利律師函反制我們。

律師建議

在對待發(fā)送對象上，要先行檢索對方企業(yè)的專利申請及布局情況，還需要特別關注其關聯(lián)公司或其法定代表人申請的專利情況，以及對方專利對我方的制約程度，若撼動不了對方，就應采取保守戰(zhàn)術，避免正面沖突。

四、打草驚蛇，對方轉移證據(jù)

由于侵權企業(yè)知悉專利律師函，并且對專利進行了技術特征或保護范圍的解讀，若可能構成侵權的，對方企業(yè)有可能會轉移證據(jù)，比如網(wǎng)頁內容刪除，淘寶天貓平臺購物寶貝下架，召回侵權產品，或將批量侵權產品轉移到其他隱蔽的倉庫，或將部分財務賬冊進行了合理規(guī)避處理。有些侵權企業(yè)及時對專利進行破解或者規(guī)避，如修改侵權產品結構或調整工藝方法，使得新產品或新工藝不落入專利權利要求保護范圍；或者改變外觀設計內容使得新產品與原產品不相同也不相似。即使未轉移證據(jù)的，但也會提高警惕，特別謹慎，加強防范，對于專利權人的任何取證造成很大難度。

律師建議

對于證據(jù)容易轉移的或容易滅失的，且取證成本不大的情況下，可以先行取證，然后再發(fā)律師函。

五、警告函屬于自述，自述內容之后不能反悔

部分專利權人在擬定警告函時，內容豐富，除了客觀表達事實之外，還對專利權本身的保護范圍進行過多解釋，而在之后的專利侵權判斷中又應遵守誠實信用原則和具體的禁止反悔原則，若專利權人在警告函中對專利權的保護范圍進行了限制性的解釋，在侵權訴訟中不能對保護范圍進行擴大，容易造成維權失敗。

律師建議

專利律師函不用過分強調細節(jié)，對保護范圍的解釋進行擴大或者不解釋保護范圍，由侵權企業(yè)自己進行分析判斷，減少造成“禁止反悔原則”的適用風險。

六、可能遭受“確認不侵權”的“反訴”

有些專利權人經常在無確實侵權證據(jù)或未進行基本的侵權分析的情況下便向競爭對手亂發(fā)專利侵權的警告函或在媒體上發(fā)布競爭者專利侵權的聲明，以此達到打擊競爭對手的商業(yè)目的，這種行為本質上是假借專利維權之名而行不正當競爭之實，屬于濫用專利權的行為，是為法律所不允許的。

最高法院對這種借“維權”的合法外衣打擊競爭對手的行為，若專利權人事后又不起訴的，可能會遭受到接收律師函的一方的“反訴”，在司法實踐中叫“確認不侵權之訴”，也就是讓法院來確認接收到律師函的一方是不侵犯專利權的書面判決。具體的規(guī)定是2010年1月1日實施的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十八條規(guī)定：“權利人向他人發(fā)出侵犯專利權的警告，被警告人或者利害關系人經書面催促權利人行使訴權，自權利人收到該書面催告之日起一個月內或者自書面催告發(fā)出之日起二個月內，權利人不撤回警告也不提起訴訟，被警告人或者利害關系人向人民法院提起確認其行為不侵犯專利權的訴訟的，人民法院應當受理” 。若專利權人敗訴將承擔對方的損失。

律師建議

對于競爭對手進行深入分析，判斷其是否具備“反訴”的可能性和條件或幾率，對于可能性大幾率高的企業(yè)應慎重發(fā)送警告函，或者不采用警告函方式，采用達不到反訴條件但又可以達到告知目的的告知函方式通知對方。

七、可能因“警告不當”而導致的“不正當競爭”或“損害賠償之訴”

知識產權在某些方面著實成為市場競爭的武器和手段，同時也可能被濫用，也可能利用了知識產權的“游戲規(guī)則”而進行惡意維權，比如利用實用新型和外觀不進行實質審查的制度“漏洞”而進行涉網(wǎng)的大量投訴，威脅賣家進行下架，若淘寶或天貓因權利人投訴而將賣家寶貝下架，而事后證明為錯誤投訴（通過律師函的方式要求淘寶或天貓進行下架處理），特別是在專利權有瑕疵的情況下的的錯誤投訴，被投訴人可以提起不正當競爭或損害賠償之訴，要求投訴人因錯誤投訴造成的寶貝下架銷量較少帶來的經濟損失。

律師建議

對于實用新型和外觀及時先行做好專利權評價報告，對于專利局無法審查到的不符合專利法要求的原因進行排查（比如已經有在先銷售記錄，比如明顯是從國外展會抄襲來的產品），對于專利權不穩(wěn)定的投訴應慎重。在進行投訴的過程中，若發(fā)現(xiàn)對方提供了相對有利的不侵權抗辯，可以及時撤回投訴，阻止被投訴人損失的發(fā)生或將損失降低到最低。

八、因措辭不當而導致的“商業(yè)詆毀”或“不正當競爭”

有些專利權人在發(fā)專利侵權律師函的同時，希望搭便車，對涉嫌侵權的企業(yè)除了侵權之外的情況予以說明或譴責，如使用“以侵權為業(yè)”的詞語，表達對涉嫌侵權不誠實守信經營，企業(yè)的規(guī)模不切實際的縮小或進行不當?shù)谋容^（即使事實本身正確，但特定環(huán)境下的比較也可能構成不正當競爭），專利權人想通過一封律師函一舉兩得。

律師建議

措辭嚴謹，僅就涉嫌專利侵權的事宜進行適度評價，不要對對方企業(yè)的人格和商譽進行評論，同時對涉嫌侵權的用詞也適當留有余地。

九、撒大網(wǎng)地毯式發(fā)函導致錯誤打擊

有些專利權人，報著不管有于沒魚，一網(wǎng)撒下去再說的思想，反正多發(fā)一份律師函也不需要交稅的理念，不管對方企業(yè)侵權不侵權，事先也不進行經營范圍調查，不做好是否侵權的分析，只要要關聯(lián)的企業(yè)就直接多COPY一份律師函，造成滿天飛的局面，對于經銷商侵權的，見店就發(fā)，容易導致錯誤打擊，被打擊對方可以就該律師函提起訴訟并要求承擔損害賠償。

律師建議

事先調查分析，對于明顯不侵權的企業(yè)排除在律師函之外，對于大面積侵權的企業(yè)，也可以分批次盡心發(fā)函，不容易出現(xiàn)法不責眾的情景，也可以“鬼子悄悄進村”試探下前方的反應，或許之前少量的律師函已經可以達到殺雞駭猴的效果了。

十、上市、重大并購前“敲詐”式的律師函導致大額索賠

有些專利權人，專挑大魚，就等著對方企業(yè)上市或重大并購事項前，突然扔出一個重型炸彈，提出涉嫌侵權的律師函，并利用媒體大肆宣揚，以達到和解、轉讓或技術許可的目的，同時還將律師函寄送給證監(jiān)會、準備收購的企業(yè)等等，造成壓力以便有一個好身價。這類事宜在國外稱之為“專利蟑螂”做空企業(yè)。若被發(fā)函企業(yè)急于和專利權人達成和解事項，那么此時風平浪靜。若因專利侵權律師函導致上市或并購失敗，而侵權又不成立，被發(fā)函企業(yè)常常會提起大額的索賠。

律師建議

對專利侵權的可能性做預先精準判斷，對被發(fā)函企業(yè)的解決問題的策略進行預先判定，同時對于發(fā)函的面進行適度有節(jié)奏的進行控制，對于媒體宣傳是主動要求宣傳，還是被動宣傳都應予以考慮。

來源：知產團

作者：王梨華浙江杭知橋律師事務所合伙人

編輯：IPRdaily 趙珍

校對：IPRdaily 縱橫君

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