奇葩商標(biāo)糾紛案中的思維路徑

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：袁博  同濟大學(xué)  

原標(biāo)題：奇葩商標(biāo)糾紛案中的思維路徑

網(wǎng)上有段子云，“萬事開頭難，中間接著難，最后尤其難?！敝挥性谏虡?biāo)糾紛中經(jīng)歷過風(fēng)雨的人，才會深刻體會到這句話的含義。以下以一個奇葩案例為基礎(chǔ)展開分析。

在帥某與廣西某銀行商標(biāo)糾紛案[(2014)桂民三終字第7號]中，自然人帥某在第36類服務(wù)項目（包括保險、銀行、金融服務(wù)、信用卡服務(wù)、借款服務(wù)、信用卡發(fā)放等）上注冊了“桂花guihua”文字商標(biāo)，后來發(fā)現(xiàn)廣西某銀行發(fā)放帶有“桂花”標(biāo)識的借記卡（在該借記卡上，分兩行分別印刷“桂花借記卡”和“GUIHUA DEBIT CARD”，均使用同一字體和字號），于是認為侵犯了自己的商標(biāo)權(quán)并訴諸法院。但法院并不支持帥某訴請，這是為什么呢？

原來，法院認為，帥某雖然取得注冊商標(biāo)核定使用在第36類服務(wù)商標(biāo)上，但是我國現(xiàn)行的法律和金融政策不允許自然人經(jīng)營商業(yè)銀行、發(fā)放信用卡等金融服務(wù)業(yè)務(wù)，因此，帥某不可能經(jīng)營借記卡業(yè)務(wù)。因此，由于沒有構(gòu)成實際侵害，最終駁回其訴訟請求。以下圍繞上述案件，分別討論三個問題：

1、法院的判決是否有違商標(biāo)“在先注冊”的保護原則？

回答：商標(biāo)侵權(quán)不但需要標(biāo)識與產(chǎn)品在經(jīng)營活動中結(jié)合，而且需要有實際經(jīng)營的可能性。這是因為，在商標(biāo)注冊時的產(chǎn)品或服務(wù)類別是由申請人自由指定的，而很多商品或服務(wù)的經(jīng)營我國另有特別的經(jīng)營主體資格限制，而對于申請人是否實際有這些資質(zhì)并不是商標(biāo)局的審查范圍，這就在實踐中造成了一種現(xiàn)象：一些企業(yè)或者個人有意無意的在一些特種經(jīng)營范圍內(nèi)注冊商標(biāo)，注冊成功后并不實際使用，卻據(jù)此指控其他經(jīng)營主體（通常為特種行業(yè)內(nèi)的國有企業(yè)）侵犯其商標(biāo)權(quán)。對于這種注冊行為，由于注冊主體并不符合國家政策法規(guī)的經(jīng)營條件而不可能在實際經(jīng)營活動中在注冊類別上使用商標(biāo)，因此不會導(dǎo)致相關(guān)消費者的混淆，自然也談不上構(gòu)成侵權(quán)。

2、帥某如果在商標(biāo)注冊后迅速將商標(biāo)許可給有對相關(guān)服務(wù)項目有使用資質(zhì)的經(jīng)營主體并實際使用，那么，之后帥某起訴該案中的銀行，訴請是否有望得到支持？

回答：傳統(tǒng)的觀點認為，除了商標(biāo)權(quán)人，商標(biāo)使用人還包括得到其授權(quán)的被許可人。絕大多數(shù)國家認為被許可人的使用應(yīng)當(dāng)視同商標(biāo)權(quán)人的使用，但前提是商標(biāo)權(quán)人必須保持對被許可人使用商標(biāo)行為的控制和監(jiān)督。顯然，作為商標(biāo)權(quán)人品牌經(jīng)營主體的合理延伸，被許可人對商標(biāo)的使用具有合法基礎(chǔ)，并且沒有導(dǎo)致消費者誤認商品來源，而商標(biāo)權(quán)人則通過間接的方式對商品使用進行了不同程度的控制，因此應(yīng)當(dāng)視同商標(biāo)權(quán)人自己使用。例如，德國商標(biāo)法規(guī)定，經(jīng)所有人同意的對商標(biāo)的使用視同為所有人的使用。因此，對于被許可人的使用行為，應(yīng)當(dāng)認同為商標(biāo)“實際使用”的方式。

但是，對于本案，上述觀點則并不適用，原因是帥某作為自然人并沒有能力對被許可人在商業(yè)銀行、發(fā)放信用卡等金融服務(wù)業(yè)務(wù)中使用商標(biāo)的行為進行控制和監(jiān)督，從而也使得即使其許可他人使用了商標(biāo)，仍然不能以被許可人的使用作為本案商標(biāo)已經(jīng)被帥某“實際使用”的證據(jù)。

3、帥某可以轉(zhuǎn)讓相關(guān)商標(biāo)嗎？商標(biāo)轉(zhuǎn)讓后，實際使用商標(biāo)的受讓人可以以侵權(quán)為由起訴涉案銀行并獲得法院支持嗎？

回答：首先，根據(jù)商標(biāo)法有關(guān)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓的規(guī)定，看不出轉(zhuǎn)讓此類商標(biāo)有何限制，所謂“法無禁止即許可”，因此帥某可以將商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給對相關(guān)注冊服務(wù)類別有經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè)或機構(gòu)。

其次，對于一般的商標(biāo)而言，即使多次轉(zhuǎn)讓后，受讓人獲得商標(biāo)的保護時間區(qū)間理論上仍然可以向前追溯到商標(biāo)被公開授權(quán)注冊時，但是，對于本案，這一結(jié)論卻并不成立，原因是帥某雖然在先注冊了商標(biāo)，但并不符合國家政策法規(guī)的經(jīng)營條件而不可能在實際經(jīng)營活動中在注冊類別上使用商標(biāo)，因此其商標(biāo)權(quán)實際上只存在于名義中，因此筆者認為，受讓人可以提起侵權(quán)訴訟的時間，最早也無法早于受讓商標(biāo)之日，這意味著該商標(biāo)的受讓人同樣無法以侵權(quán)為由起訴本案中的銀行并獲得支持。

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作者：袁博  同濟大學(xué)

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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