一則「外觀設(shè)計專利糾紛」所引發(fā)的“翻案式”分析思考！

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作者：高玉光 知識產(chǎn)權(quán)律師

原標(biāo)題：一則外觀設(shè)計專利糾紛的“翻案式”分析

案情簡介：中山市南區(qū)佳藝工藝家具廠（以下簡稱佳藝家具廠）是名稱為“三抽柜（蛋形）”的外觀設(shè)計專利（即本案專利）獨占許可使用權(quán)人。本案專利產(chǎn)品是一款“三抽屜”橢圓形柜子，由柜頂、柜體和柜腳三個部分組成，詳見附件一（圖15-1）。中山市君豪家具有限公司（以下簡稱君豪公司）生產(chǎn)、銷售了具有三個抽屜的橢圓形柜子，詳見附件一（圖15-2）。

圖15-1 、15-2

圖15-3

2010年9月6日，佳藝家具廠提起訴訟，請求判令君豪公司承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。

廣東省中山市中級人民法院一審認(rèn)為，本案專利與被訴侵權(quán)產(chǎn)品均是有三個抽屜的橢圓形柜子，二者在柜頂、柜體和柜腳三個部分的外觀形狀相似，但在柜體表面花狀圖案、圖案的表現(xiàn)形式以及外觀形狀與圖形結(jié)合方面存在的差異使二者的整體視覺效果不同，因此被訴侵權(quán)產(chǎn)品與本案專利不相似，君豪公司生產(chǎn)、銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為不構(gòu)成侵權(quán)。故判決駁回佳藝家具廠的訴訟請求。佳藝家具廠不服，提起上訴。

廣東省高級人民法院二審認(rèn)為，四方形三抽柜和八邊形裝飾框與“蛋形”圓柱體柜體按照特定方式結(jié)合、布局，是本案專利最顯著的設(shè)計特征，在君豪公司未舉證證明本案專利產(chǎn)品的形狀為該類產(chǎn)品慣常設(shè)計的情況下，該特征對于整體視覺效果的影響更大，被訴侵權(quán)產(chǎn)品具備該特征。被訴侵權(quán)產(chǎn)品與本案專利在裝飾圖案的方面的差異僅為局部的、細(xì)微的差異。因此，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)設(shè)計與本案專利設(shè)計構(gòu)成近似。遂判決撤銷一審判決，判令君豪公司承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。君豪公司不服，向最高人民法院申請再審。

最高人民法院于2011年11月22日裁定駁回了君豪公司的再審申請。

最高人民法院認(rèn)為，外觀設(shè)計專利區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的設(shè)計特征對于外觀設(shè)計的整體視覺效果更具有顯著影響，被訴侵權(quán)產(chǎn)品和本案專利產(chǎn)品的外觀設(shè)計在柜體的整體形狀、柜體各組成部分的形狀以及布局方式上的基本相同相比其他設(shè)計特征對于外觀設(shè)計的整體視覺效果更具有影響，在被訴侵權(quán)設(shè)計采用了涉案外觀設(shè)計專利的設(shè)計特征的前提下，裝飾圖案的簡單替換不會影響兩者整體視覺效果的近似。

一、專利產(chǎn)品與被訴產(chǎn)品的比較

專利產(chǎn)品特征：從主視圖看，柜體有三個抽屜上下依次排列，抽屜均呈長方形，中間有一個圓形拉手，每兩個抽屜之間有一條狀間隔，正面有一只類似百合花狀圖案貫通三個抽屜。從俯視圖看，柜頂呈橢圓狀，邊緣有圍欄式的突起，使柜頂呈一個盆狀，盆中央是一支與主視圖類似的百合花狀圖案。從左視圖看，柜體上設(shè)置有一個長條形八角裝飾塊，其內(nèi)有一支類似百合花形狀圖案。右視圖與左視圖對稱。從后視圖看，柜體左右兩側(cè)各有一條飾條，中間位置為空白。從仰視圖看，柜腳外形也呈橢圓形，在橢圓形中對稱分布四只T形腳座。

被訴產(chǎn)品特征：也是一款三抽屜柜子，由柜頂、柜體和柜腳三個部分組成。

二者相同點在于：柜體正面有3個抽屜上下依次排列，抽屜均呈長方形，中間有一個圓形拉手，每兩個抽屜之間有一條狀間隔，柜頂呈橢圓狀，邊緣有圍欄式突起，使柜頂呈一個盆狀，側(cè)面有長條形八角裝飾塊，裝飾塊內(nèi)有花型圖案，背面形狀和柜腳形狀相同。

二者不同點在于：1、圖案不同及圖案所占面積不同，被訴產(chǎn)品的正面圖案是三簇分開的牡丹花，所占面積較大；被訴產(chǎn)品的側(cè)面圖案是一簇牡丹花，所占面積較小。2、被訴產(chǎn)品柜頂形狀即橢圓形長短軸比值不同。3、柜頂有無圖案的差別。

二、現(xiàn)有設(shè)計狀況及設(shè)計空間

關(guān)于本案專利申請日前的現(xiàn)有設(shè)計狀況請參見附件二（圖15-3）。抽屜柜子的基本功能是用抽屜盛放物品，在滿足該功能性前提下，柜子的外形主要起裝飾性作用，可以設(shè)計成長方體形、圓柱形、橢圓柱形、半圓體形、梯形甚至是三角形等，即柜子的外觀設(shè)計空間很大。對于設(shè)計空間很大的產(chǎn)品領(lǐng)域而言，由于設(shè)計者的創(chuàng)作自由度較高，該產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)的外觀設(shè)計必然形式多樣、風(fēng)格迥異、異彩紛呈，該外觀設(shè)計產(chǎn)品的一般消費者就不容易注意到比較細(xì)小的設(shè)計差別。

相反，在設(shè)計空間很小的領(lǐng)域，由于創(chuàng)作自由度較小，該產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)的外觀設(shè)計必然存在較多的相同或相似之處，該外觀設(shè)計產(chǎn)品的一般消費者通常會注意到不同設(shè)計之間的細(xì)小區(qū)別。被訴產(chǎn)品與本案專利的整體及部分形狀及各部分布局都相近似，裝飾圖案的簡單替換屬于細(xì)小的設(shè)計差別，被訴產(chǎn)品疑似構(gòu)成侵權(quán)。

三、設(shè)計特征分析

但是，就本案來說，如附件二所示：現(xiàn)有設(shè)計1、現(xiàn)有設(shè)計2及現(xiàn)有設(shè)計3都是橢圓柱形的柜體設(shè)計，抽屜的形狀都是四方形，抽屜中間有一個圓形拉手；現(xiàn)有設(shè)計5展示了側(cè)面有長條形八角裝飾塊。

最高人民法院《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十一條：下列情形，通常對外觀設(shè)計的整體視覺效果更具有影響：(二)授權(quán)外觀設(shè)計區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的設(shè)計特征相對于授權(quán)外觀設(shè)計的其他設(shè)計特征。

如前所述，橢圓形的柜體、四方形的抽屜及其中間的圓形拉手及側(cè)面長條形八角裝飾塊等已經(jīng)被在先設(shè)計所披露，故其不屬于本案專利的授權(quán)性設(shè)計特征，對該外觀設(shè)計的整體視覺效果不具有顯著影響。則本案專利的授權(quán)性設(shè)計特征為：柜體前面、側(cè)面及頂部的百合花形狀圖案，抽屜之間的條狀間隔，柜頂邊緣的圍欄狀突起，對稱分布的四只T形腳座。

針對本案專利的上述特征，被訴產(chǎn)品的規(guī)避性設(shè)計特征為：柜體前面、側(cè)面的花卉圖案不同，柜頂無圖案。被訴產(chǎn)品的借鑒性設(shè)計特征為：抽屜之間的條狀間隔，柜頂邊緣的圍欄狀突起，對稱分布的四只T形腳座。

根據(jù)“整體觀察、綜合判斷”的侵權(quán)判定原則，被訴產(chǎn)品的上述規(guī)避性設(shè)計特征對整體視覺效果更具有顯著影響；對其借鑒性設(shè)計特征而言，條狀間隔相對于圖案屬于非顯著部位，柜頂邊緣的突起及四只腳座屬于正常使用時不易觀察到的部位，故其對被訴產(chǎn)品的整體效果不具有顯著影響。被訴產(chǎn)品應(yīng)該沒有落入本案專利的保護(hù)范圍，不構(gòu)成侵權(quán)。

另外，《專利法》第二十三條第二款規(guī)定：“授予專利權(quán)的外觀設(shè)計與現(xiàn)有設(shè)計或者現(xiàn)有設(shè)計特征的組合相比，應(yīng)當(dāng)具有明顯區(qū)別”。根據(jù)《專利審查指南2010》規(guī)定，所述組合包括拼合和替換，是指將兩項或者兩項以上設(shè)計或者設(shè)計特征拼合成一項外觀設(shè)計，或者將一項外觀設(shè)計的設(shè)計特征用其他設(shè)計特征替換。前述現(xiàn)有設(shè)計1或現(xiàn)有設(shè)計2或現(xiàn)有設(shè)計3的柜體設(shè)計、抽屜形狀、拉手形狀，與現(xiàn)有設(shè)計5的側(cè)面八角裝飾塊及現(xiàn)有設(shè)計6的條狀間隔等設(shè)計特征相拼合，然后對柜頂邊緣及柜腳做微小改變，而圖案屬于公知常識范圍內(nèi)不同花卉的簡單替換，上述拼合及微調(diào)自然會得到本案專利的外觀設(shè)計；而本案專利與上述設(shè)計特征的組合相比，不是必然產(chǎn)生了獨特的視覺效果，可以說不具有明顯區(qū)別。

綜上，最高人民法院對本案的裁決可能缺少從一般消費者的知識水平和認(rèn)知能力角度進(jìn)行判斷，缺少將本案專利區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的設(shè)計特征及其對于外觀設(shè)計的整體視覺效果作更為細(xì)致的分析，缺少將本案專利與現(xiàn)有設(shè)計或現(xiàn)有設(shè)計特征的組合進(jìn)行對比，最終得出構(gòu)成侵權(quán)的結(jié)論確有值得商榷之處。

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作者：高玉光  知識產(chǎn)權(quán)律師

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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