專利感想之侵權(quán)判定

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作者：陳劍聰  專利代理人

原標(biāo)題：專利感想之專利權(quán)的穩(wěn)定性

在侵權(quán)判定過程中，都有用到等同原則。那么在依據(jù)等同原則進(jìn)行專利侵權(quán)判定時(shí)，應(yīng)當(dāng)明確比較的是什么呢？

9.14日，上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院對(duì)原告胡某與被告摩拜（北京）信息技術(shù)有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案進(jìn)行了宣判，駁回原告胡某的全部訴訟請(qǐng)求。

讀取該判決書，我想以此案例，試著整理出一個(gè)侵權(quán)判定的一般流程圖，以及以此案例，模擬出一個(gè)法庭形式的圖解，將爭(zhēng)議的焦點(diǎn)呈現(xiàn)出來(lái)。然后再試著讀出一些案例給出的啟示。

整個(gè)判決書先確定原被告的身份、再確認(rèn)下原告的訴訟請(qǐng)求，然后進(jìn)行事實(shí)的認(rèn)定，包括涉案專利權(quán)的認(rèn)定、技術(shù)事實(shí)的認(rèn)定和原告計(jì)算索賠額的事實(shí)認(rèn)定，最后針對(duì)幾大焦點(diǎn)進(jìn)行判定。

從而，第一，其侵權(quán)判定的流程一般可以如下圖所示：

第二，對(duì)于焦點(diǎn)的認(rèn)定，以法庭形式給出原告、被告之間的爭(zhēng)議以及法院的判決，如下圖所示：

在侵權(quán)判定過程中，都有用到等同原則。那么在依據(jù)等同原則進(jìn)行專利侵權(quán)判定時(shí)，應(yīng)當(dāng)明確比較的是什么呢？判決書中在焦點(diǎn)2和3中，明確給出判定的對(duì)象是權(quán)利要求中的哪一技術(shù)特征與被訴侵權(quán)產(chǎn)品中的哪一特征。

另一方面，等同原則的適用是在全面覆蓋原則判斷的前提下進(jìn)行的。只有不相同的技術(shù)特征，才需要考慮其是否構(gòu)成等同。

第三方面，等同侵權(quán)的判斷不同于專利申請(qǐng)過程中的創(chuàng)造性判斷，而是需要滿足“三基本一能夠想到”的條件。

在北京市高級(jí)人民法院制定的《專利侵權(quán)判定指南（2017）》 中，其第45-50條明確了該條件的定義和判定方式。“等同特征，是指與權(quán)利要求所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員無(wú)需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠想到的技術(shù)特征。在是否構(gòu)成等同特征的判斷中，手段是技術(shù)特征本身的技術(shù)內(nèi)容，功能和效果是技術(shù)特征的外部特性，技術(shù)特征的功能和效果取決于該技術(shù)特征的手段。其中，基本相同的手段，是指被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對(duì)應(yīng)技術(shù)特征在技術(shù)內(nèi)容上并無(wú)實(shí)質(zhì)性差異。

基本相同的功能，是指被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對(duì)應(yīng)技術(shù)特征在各自技術(shù)方案中所起的作用基本相同。被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對(duì)應(yīng)技術(shù)特征相比還有其他作用的，不予考慮?；鞠嗤男Ч侵副辉V侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對(duì)應(yīng)技術(shù)特征在各自技術(shù)方案中所達(dá)到的技術(shù)效果基本相當(dāng)。被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對(duì)應(yīng)技術(shù)特征相比還有其他技術(shù)效果的，不予考慮。無(wú)需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠想到，是指對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員而言，被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對(duì)應(yīng)技術(shù)特征相互替換是容易想到的。

在具體判斷時(shí)可考慮以下因素：兩技術(shù)特征是否屬于同一或相近的技術(shù)類別；兩技術(shù)特征所利用的工作原理是否相同；兩技術(shù)特征之間是否存在簡(jiǎn)單的直接替換關(guān)系，即兩技術(shù)特征之間的替換是否需對(duì)其他部分作出重新設(shè)計(jì)，但簡(jiǎn)單的尺寸和接口位置的調(diào)整不屬于重新設(shè)計(jì)。在判定是否構(gòu)成等同侵權(quán)時(shí)，對(duì)手段、功能、效果以及是否需要?jiǎng)?chuàng)造性勞動(dòng)應(yīng)當(dāng)依次進(jìn)行判斷，但手段、功能、效果的判斷起主要作用?！?br/>

手段是技術(shù)特征本身的技術(shù)內(nèi)容，是首先要判斷的內(nèi)容。在焦點(diǎn)2中，“電連接”是一個(gè)較大的上位概念，涉案專利的說(shuō)明書中也并沒有列舉出下位概念，沒有更多的對(duì)電連接的具體解釋。不論是說(shuō)明書還是權(quán)利要求書，具體顯示電連接的地方均是在技術(shù)方案的一個(gè)特征里：“由微型攝像頭、圖形解碼器、存儲(chǔ)器及二維碼比對(duì)器構(gòu)成二維碼識(shí)別器，微型攝像頭與圖形解碼器電連接，圖形解碼器和存儲(chǔ)器同時(shí)與二維碼比對(duì)器電連接，”，在該句話里，一個(gè)器件由4個(gè)部件構(gòu)成，4個(gè)部件連接方式如下：

除了這句話，“電連接”在專利文件的其他地方都沒有記載，因此判斷電連接的下位概念，判斷的方式主要有兩種：1）內(nèi)部推理/理解,根據(jù)權(quán)利要求書和說(shuō)明書的全文記載的內(nèi)容進(jìn)行推理或理解；2）外部推理/理解，在1）的基礎(chǔ)上，根據(jù)教科書、工具書的記載或者本領(lǐng)域技術(shù)人員的常規(guī)知識(shí)推理/理解。并且內(nèi)部推理/理解優(yōu)先于外部推理/理解。

針對(duì)第一種判斷方式如：“涉案專利權(quán)利要求3記載“打開二維碼識(shí)別器的開關(guān)，使微型攝像頭、圖形解碼器、存儲(chǔ)器、二維碼比對(duì)器和控制器均處于工作狀態(tài)”。既然一個(gè)開關(guān)可同時(shí)啟動(dòng)5個(gè)元器件，可印證“微型攝像頭、圖形解碼器、存儲(chǔ)器、二維碼比對(duì)器和控制器”均集成在一起，并且進(jìn)行了權(quán)利要求所記載的電連接。”

針對(duì)第二種判斷方式如：“說(shuō)明書中雖未明確“電連接”的具體技術(shù)特征，但本發(fā)明屬于電動(dòng)車技術(shù)領(lǐng)域，根據(jù)本領(lǐng)域普通技術(shù)人員閱讀說(shuō)明書對(duì)“電連接”的理解，電連接是指物理接觸的電路連接，而不是無(wú)線通信信號(hào)連接?！?br/>

從而法院判定，“構(gòu)成“二維碼識(shí)別器”的四個(gè)組成部分“微型攝像頭、圖形解碼器、存儲(chǔ)器及二維碼比對(duì)器”需集成在一起，且“微型攝像頭與圖形解碼器電連接，圖形解碼器和存儲(chǔ)器同時(shí)與二維碼比對(duì)器電連接”中的電連接為物理接觸的電路連接?！?，而被控侵權(quán)產(chǎn)品的圖形解碼器與二維碼比對(duì)器之間為無(wú)線信號(hào)連接，從而被控侵權(quán)產(chǎn)品摩拜單車鎖控制系統(tǒng)缺少涉案專利權(quán)利要求1記載的“二維碼識(shí)別器”“圖形解碼器…與二維碼比對(duì)器電連接”的技術(shù)特征，從而物理接觸的連接和無(wú)線連接的技術(shù)手段不同，兩技術(shù)特征所利用的有線和無(wú)線的工作原理不同；兩技術(shù)特征之間不存在簡(jiǎn)單的直接替換關(guān)系，不滿足第一個(gè)“基本”相同的手段，從而也不構(gòu)成等同。

而在焦點(diǎn)3中，首先明確給出：明確給出判定的對(duì)象是權(quán)利要求中的哪一技術(shù)特征與被訴侵權(quán)產(chǎn)品中的哪一特征。

判定的對(duì)象是：涉案專利“比對(duì)信號(hào)不一致時(shí)控制器控制防盜報(bào)警器報(bào)警”的技術(shù)特征 與“如果云端服務(wù)器在收到手機(jī)發(fā)送的開鎖申請(qǐng)后，判斷不符合開鎖條件,則不發(fā)送開鎖指令到鎖控制器”的對(duì)應(yīng)技術(shù)特征之間的比對(duì)。

因此，并非是將被訴侵權(quán)侵權(quán)產(chǎn)品的整體與權(quán)利要求的技術(shù)方案的整體進(jìn)行比較，是技術(shù)特征與對(duì)應(yīng)技術(shù)特征的比較。在該焦點(diǎn)中，發(fā)送報(bào)警信號(hào) 和 不發(fā)送任何信號(hào)，法院認(rèn)為是屬于兩種不同的技術(shù)路徑。也就是這兩個(gè)特征的技術(shù)手段是不同的，從而也不構(gòu)成等同。

從而，2個(gè)焦點(diǎn)的對(duì)應(yīng)特征既不相同，也不等同，從而被控侵權(quán)產(chǎn)品摩拜單車鎖控制系統(tǒng)沒有落入涉案專利權(quán)利要求1的保護(hù)范圍。

而對(duì)于方法的權(quán)利要求，由于是附屬于權(quán)利要求1的系統(tǒng)之上，其保護(hù)范圍包含了系統(tǒng)，因此也不落入涉案專利權(quán)利要求1的保護(hù)范圍。

一般來(lái)說(shuō)，法院的判決分包括三部分，如下圖所示：

即包括1）.權(quán)利的存在與范圍的確定；2）.是否侵權(quán)的判定；3）.侵權(quán)責(zé)任的承擔(dān)，例如賠償額的確定。這三部分是遞進(jìn)的過程，每一個(gè)前面部分的成立是后面部分繼續(xù)進(jìn)行的前提。也就是，只有前面的部分成立了，才進(jìn)行后面的部分。本案是到了第二部分。

該案例給予的啟示有：

1.注重說(shuō)明書的作用。若權(quán)利要求中存在上位概念，對(duì)技術(shù)方案多做一些下位概念的解釋，這樣可以固化為一種內(nèi)部的證據(jù)，內(nèi)部理解優(yōu)于外部理解；或者拓展更多下位概念的具體實(shí)施例，例如電連接如果可以無(wú)線連接也可以有線連接，則拓展有線連接的方案和無(wú)線連接的方案。

2.如果方法是依附于系統(tǒng)之上的方法，雖然是獨(dú)立權(quán)利要求，但保護(hù)范圍也相當(dāng)于是一種系統(tǒng)權(quán)利要求的“從屬權(quán)利要求”。如果方法不是必然要依附于系統(tǒng)上，是否考慮方法權(quán)利要求的另案申請(qǐng)。

3.基于全面覆蓋原則，在最初撰寫專利申請(qǐng)文件時(shí)考慮所寫的是否都是必要技術(shù)特征。非必要技術(shù)特征的寫入會(huì)限制縮小保護(hù)范圍。例如，四個(gè)部件集成在一個(gè)器件里是否是必要技術(shù)特征。

當(dāng)然，本案還可以上訴，還沒有到了蓋棺論定的時(shí)候。所做的分析僅僅作為個(gè)人對(duì)本案例的該判決書所作的感想，僅給出一個(gè)觀察角度的意見參考。

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作者：陳劍聰  專利代理人

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對(duì)：IPRdaily   縱橫君

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