在先企業(yè)名稱權(quán)與在后注冊商標(biāo)權(quán) 沖突時(shí)的侵權(quán)裁判要點(diǎn)

? ————“好美家”商標(biāo)專用權(quán)糾紛案評(píng)析

（袁博，上海第二中級(jí)人民法院，200070） ?【裁判要點(diǎn)】

在裁判再先企業(yè)名稱權(quán)與在后注冊商標(biāo)權(quán)沖突糾紛案件時(shí)，法院通常會(huì)考慮三個(gè)因素：企業(yè)名稱與注冊商標(biāo)是否在同種或類似商品上使用；在先企業(yè)名稱是否構(gòu)成了在后注冊商標(biāo)的合法在先權(quán)利；雙方是否有違反誠實(shí)信用原則的行為。

【基本案情】 原告廣州市高士實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱高士公司），是一家從事建筑裝飾材料生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。2003年5月14日，高士公司將“好美家”文字向國家商標(biāo)局申請(qǐng)商標(biāo)注冊，2005年2月21日，國家商標(biāo)局向原告頒發(fā)商標(biāo)注冊證，核準(zhǔn)使用的商品為第1類。

被告好美家裝潢建材有限公司（以下簡稱好美家公司）成立于1998年4月14日，當(dāng)時(shí)登記的企業(yè)名稱為“上海好美家裝潢建材有限公司”，經(jīng)營范圍為：銷售建筑材料、五金產(chǎn)品、工業(yè)美術(shù)品、家具、包裝材料、陶瓷制品、室內(nèi)裝潢、日用百貨等。2002年1月10日，上海市工商管理局虹口分局核準(zhǔn)更名為現(xiàn)名。

原告訴稱，自2008年4月起，發(fā)現(xiàn)被告在其生產(chǎn)和銷售的熟膠粉的包裝盒上使用“好美家”，在《購物憑證》和發(fā)票上使用“好美家”文字。原告認(rèn)為，涉案產(chǎn)品與其注冊商標(biāo)的核定使用商品纖維素漿屬于同類或類似商品，被告的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，故請(qǐng)求法院判令被告停止侵權(quán)行為并賠償經(jīng)濟(jì)損失50萬元。

被告辯稱：首先，涉案產(chǎn)品與涉案商標(biāo)核定使用的纖維素漿并非同種商品或者類似商品，被告并沒有侵犯原告的注冊商標(biāo)專用權(quán)；其次，在2003年之前，被告已在先擁有企業(yè)字號(hào)“好美家”，并已享有高知名度和高美譽(yù)度，被告在涉案產(chǎn)品包裝盒上使用“好美家”文字是合法行使自己的企業(yè)名稱權(quán)，不構(gòu)成對(duì)原告商標(biāo)權(quán)的侵犯。

【裁判要旨】 上海市第二中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，本案的爭議焦點(diǎn)是被告在涉案產(chǎn)品包裝盒和購物憑證上使用“好美家”文字是否構(gòu)成了對(duì)原告涉案注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。對(duì)此應(yīng)從兩個(gè)方面進(jìn)行考量： 第一，涉案產(chǎn)品與涉案商標(biāo)核定使用的纖維素漿是否屬于同種或類似商品。 通過對(duì)兩種商品在功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道和消費(fèi)對(duì)象等方面的比對(duì)，不能認(rèn)定兩種商品構(gòu)成同種或類似商品。 第二，被告是否享有合法的在先權(quán)利。 經(jīng)調(diào)查，自被告1998年成立時(shí)起，被告一直將“好美家”文字作為其企業(yè)名稱中的字號(hào)使用，到2003年時(shí)營業(yè)收入已達(dá)12億元，并一直通過各種媒體進(jìn)行廣泛持續(xù)地廣告宣傳，并在2003年底前獲得諸多榮譽(yù)，同時(shí)有證據(jù)表明其主觀上并無與涉案商標(biāo)混淆的惡意。因此，法院確認(rèn)被告享有合法的在先企業(yè)名稱權(quán)，其行為不構(gòu)成對(duì)原告商標(biāo)權(quán)的侵犯。據(jù)此，法院判決駁回原告訴訟請(qǐng)求。宣判后，原告不服提出上訴，上海市高級(jí)人民法院經(jīng)過審理后判決駁回上訴、維持原判。

【法理評(píng)析】 一、企業(yè)名稱權(quán)和注冊商標(biāo)權(quán)以及兩種權(quán)利自身產(chǎn)生沖突的表現(xiàn)形式 企業(yè)名稱由行政區(qū)劃、字號(hào)、行業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)、組織形式四個(gè)部分依次組成，其中字號(hào)是核心，具有顯著的識(shí)別和區(qū)分作用。企業(yè)名稱和商標(biāo)在宣傳商品來源方面具有類似的功能，因而基于企業(yè)名稱和注冊商標(biāo)而產(chǎn)生的權(quán)利在實(shí)踐中的沖突在所難免。近年來，全國出現(xiàn)了很多企業(yè)名稱權(quán)和商標(biāo)權(quán)發(fā)生沖突的案例，影響較大的有北京的“同仁堂”案，南京的“張小泉”案，天津的“狗不理”案。

企業(yè)名稱與注冊商標(biāo)以及二者自身產(chǎn)生的沖突，可以歸納為四種類型：

1.在后注冊商標(biāo)與在先注冊商標(biāo)的沖突。 對(duì)于這種沖突，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理注冊商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第1條第2款，原告以他人使用在核定商品上的注冊商標(biāo)與其在先的注冊商標(biāo)相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)民事訴訟法第一百一十一條第（三）項(xiàng)的規(guī)定，告知原告向有關(guān)行政主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)解決。但原告以他人超出核定商品的范圍或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用的注冊商標(biāo)，與其注冊商標(biāo)相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應(yīng)當(dāng)受理。否則，便屬于注冊商標(biāo)的爭議問題，應(yīng)通過商評(píng)委得到解決。這類沖突的經(jīng)典案例是曾入選《最高人民法院公報(bào)》的“夢特嬌”案。該案中，被告將自己擁有的“梅蒸”（字母和圖形組合）商標(biāo)拆分成與原告的“Montagut與花圖形”商標(biāo)相似的標(biāo)志使用在同類商品上，盡管“梅蒸”商標(biāo)本身并不與原告商標(biāo)相似，但被告的不規(guī)范使用行為仍然構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

2.在后企業(yè)名稱與在先注冊商標(biāo)的沖突。 對(duì)于這種沖突，《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一項(xiàng)已經(jīng)給出了明確的處理原則，即以“突出使用”和容易使人產(chǎn)生“誤認(rèn)”為條件。這類沖突的代表性案例如上海克莉絲汀食品有限公司訴蘇州市克莉絲汀食品有限公司等商標(biāo)侵權(quán)糾紛一案。該案中，被告將其企業(yè)名稱變更為包含原告的注冊商標(biāo)“克莉絲汀”字樣的新名稱，并在經(jīng)營活動(dòng)中突出使用“克莉絲汀”，使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆，最終被判侵權(quán)。

3.在后企業(yè)名稱與在先企業(yè)名稱的沖突。 在這種沖突中，判斷的標(biāo)準(zhǔn)也是在后企業(yè)名稱與在先企業(yè)名稱是否構(gòu)成相同或近似，使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆。這類沖突的典型案例如天津梅蘭日蘭有限公司訴上海梅蘭日蘭電器（集團(tuán)）有限公司不正當(dāng)競爭糾紛案。在該案中，原告經(jīng)過努力使得“梅蘭日蘭”字號(hào)獲得較高知名度，而被告惡意地將“梅蘭日蘭”在后登記為企業(yè)名稱中的字號(hào)，使得原告合法利益受到侵害，最終被判構(gòu)成不正當(dāng)競爭。

4.在后注冊商標(biāo)與在先企業(yè)名稱的沖突。 顯然，本案權(quán)利沖突的類型，即屬于這一種。造成本案權(quán)利沖突發(fā)生的原因，主要在于我國目前對(duì)企業(yè)名稱與商標(biāo)的注冊登記管理分屬兩個(gè)系統(tǒng)：商標(biāo)是由國家商標(biāo)局統(tǒng)一實(shí)行全國集中核定注冊的，企業(yè)字號(hào)是分別由縣級(jí)(含)以上工商行政管理局登記注冊的，國家商標(biāo)局與地方工商局之間難以實(shí)現(xiàn)信息資源共享，也無法進(jìn)行交叉檢索。商標(biāo)局在商標(biāo)初審中并不主動(dòng)審查申請(qǐng)注冊的商標(biāo)有否與在先企業(yè)名稱權(quán)發(fā)生沖突，故存在大量與他人企業(yè)名稱中字號(hào)相同或近似的商標(biāo)被公告的情況，使得通過注冊程序，“合法”使用他人字號(hào)的行為大量涌現(xiàn)。

二、以本案為例歸納在先企業(yè)名稱權(quán)和在后注冊商標(biāo)權(quán)利沖突類型案件的裁判要點(diǎn)

（一）類似商品辨析是裁判此類案件的基礎(chǔ) 根據(jù)《商標(biāo)法》第五十七條和《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第（一）項(xiàng)的規(guī)定，企業(yè)名稱權(quán)要構(gòu)成對(duì)注冊商標(biāo)權(quán)的侵犯，必須是在同種或類似商品上使用。因此，同種或類似商品的判斷，成為裁判此類案件的基礎(chǔ)工作。類似商品，依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十一條的規(guī)定，是指在功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費(fèi)對(duì)象等方面相同，或者相關(guān)公眾一般認(rèn)為其存在特定聯(lián)系、容易造成混淆的商品。例如本案中，兩種需要判定的商品分別是纖維素漿和涉案產(chǎn)品熟膠粉。

根據(jù)國家2002年8月發(fā)布的《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》，0116類“紙漿”類商品分類下，共有3種商品，分別是木漿、紙漿和纖維素漿，故在商標(biāo)注冊的商品分類中，纖維素漿類商品隸屬于紙漿類商品，應(yīng)主要用于制造紙類商品，是木漿和紙漿的類似商品。而熟膠粉則是在建筑墻面處理中，與水泥用灰漿等混合使用的添加劑，起到增加粘稠度和順滑度的作用。用于造紙的纖維素漿的消費(fèi)對(duì)象主要為專門的紙類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，一般通過工業(yè)原料市場等專門的銷售渠道進(jìn)行銷售；而熟膠粉的銷售對(duì)象為有建筑裝潢需要的企業(yè)或個(gè)人，一般通過建材超市、建材市場等銷售渠道進(jìn)行銷售。因此，兩者在功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費(fèi)對(duì)象等方面有明顯區(qū)別，相關(guān)公眾不會(huì)認(rèn)為兩者存在特定聯(lián)系并造成混淆。由此得出結(jié)論，兩種商品不構(gòu)成類似商品，當(dāng)然更不構(gòu)成同種商品。根據(jù)前面的分析，既然不構(gòu)成同種商品，那么本案中的侵權(quán)指控，因缺乏法律根據(jù)而成為無本之木，無源之水，自然無法得到法院支持。

（二）在先權(quán)利判定是裁判此類案件的關(guān)鍵 經(jīng)過類似商品的判斷之后，如果判明不屬同種或類似商品，即可確定侵權(quán)不成立；如果判明屬于同種或類似商品，就要進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié)，即判定在先權(quán)利。

我國《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定，申請(qǐng)商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利。這里的在先權(quán)利一般理解為在系爭商標(biāo)申請(qǐng)注冊日之前已經(jīng)取得的，除商標(biāo)權(quán)以外的其他權(quán)利，包括企業(yè)名稱權(quán)、著作權(quán)、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)、姓名權(quán)、肖像權(quán)等。其中，將與他人在先登記、使用并具有一定知名度的字號(hào)相同或者近似的文字申請(qǐng)注冊為商標(biāo)，容易導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆，致使在先權(quán)利人的利益可能遭受損害的，構(gòu)成對(duì)他人在先字號(hào)權(quán)的侵犯，爭議商標(biāo)應(yīng)當(dāng)不予核準(zhǔn)注冊或者予以撤銷。由此可見，當(dāng)企業(yè)名稱權(quán)構(gòu)成對(duì)注冊商標(biāo)權(quán)的在先權(quán)利時(shí)，可以使后者權(quán)利狀態(tài)失去穩(wěn)定，成為撤銷后者的原因（商標(biāo)注冊滿5年除外），當(dāng)然更可以成為應(yīng)對(duì)商標(biāo)侵權(quán)指控的抗辯事由。但是，法官在對(duì)在先權(quán)利是否成立形成心證時(shí)，必須充分考慮字號(hào)的知名程度，因?yàn)橹潭炔坏菣?quán)利在先成立的一個(gè)事實(shí)證明，也能使在先權(quán)利得到優(yōu)先保護(hù)在法益平衡方面獲得正當(dāng)性依據(jù)。

我國《反不正當(dāng)競爭法》第五條第（三）項(xiàng)規(guī)定，擅自使用他人的企業(yè)名稱或者姓名，引人誤認(rèn)為是他人的商品的行為，構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為。另根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理不正當(dāng)競爭民事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條規(guī)定，具有一定的市場知名度、為相關(guān)公眾所知悉的企業(yè)名稱中的字號(hào)，可以認(rèn)定為反不正當(dāng)競爭法第五條第（三）項(xiàng)規(guī)定的“企業(yè)名稱”。概言之，當(dāng)注冊商標(biāo)與在先成立的字號(hào)相同時(shí)，若字號(hào)具有一定的市場知名度、為相關(guān)公眾所知悉并且二者能構(gòu)成混淆，則在先字號(hào)可以得到《反不正當(dāng)競爭法》的保護(hù)；反之，當(dāng)企業(yè)名稱中的字號(hào)不構(gòu)成知名字號(hào)時(shí)，不但無法根據(jù)《反不正當(dāng)競爭法》第五條獲得保護(hù)，而且因?yàn)榉ㄒ鏅?quán)重不足而難以援引《商標(biāo)法》第三十二條中的在先權(quán)利進(jìn)行抗辯。因此，必須對(duì)字號(hào)的市場知名度進(jìn)行充分考察。建立在這種考察基礎(chǔ)之上的裁判，才能獲得較大的穩(wěn)定性。例如在本案中，經(jīng)法院查明，被告好美家公司自1998年成立時(shí)起就登記使用“好美家”字號(hào)作為企業(yè)名稱，早于原告注冊“好美家”商標(biāo)的2003年。在原告注冊商標(biāo)前，被告已經(jīng)在全國擁有20余家子公司，營業(yè)收入自1999年起持續(xù)大幅增加，到2003年?duì)I業(yè)收入已達(dá)12億元，廣告費(fèi)用的投入也是逐年大幅增加，同時(shí)，也獲得了全國范圍內(nèi)的各種榮譽(yù)和獎(jiǎng)勵(lì)。種種事實(shí)，無可辯駁地使得法官形成被告享有合法在先企業(yè)名稱權(quán)的自由心證。在先權(quán)利的確立，使得本案原告的訴訟請(qǐng)求更加沒有事實(shí)基礎(chǔ)。

（三）誠實(shí)信用考察是裁判此類案件的補(bǔ)充 適用誠實(shí)信用原則解決企業(yè)名稱權(quán)與注冊商標(biāo)權(quán)沖突，就是要審查權(quán)利人是否遵循公平競爭原則，是否不正當(dāng)利用在他人的商譽(yù)進(jìn)行競爭。因此，誠信考察作為此類案件的一個(gè)重要補(bǔ)充，具有不可忽視的參考價(jià)值。本案中，原告方面，經(jīng)法院調(diào)查，原告除注冊過“好美家”商標(biāo)外，還注冊過“高士”、“紅3A”、“得事利”、“快圖美”、“時(shí)利”、“快能達(dá)”、“立能達(dá)”、“荔寶”、“富美家”、“拜高”、“快涂美”、“高師傅”、“力帆”、“百事達(dá)”等商標(biāo)，其中不乏有他人的知名商標(biāo)或商號(hào)。被告方面，經(jīng)法院調(diào)查，被告在其涉案產(chǎn)品的包裝盒上使用“好美家”字樣的同時(shí)，還注明了被告的企業(yè)名稱和公司的地址、電話等，使相關(guān)公眾在選購被告產(chǎn)品時(shí)能知曉所購產(chǎn)品與被告的聯(lián)系，因此，被告在主觀上與涉案商標(biāo)混淆的惡意不難得到排除。綜合對(duì)雙方的誠實(shí)信用的考察，可以對(duì)本案的裁判得出有價(jià)值的補(bǔ)充。

作者：袁博上海第二中級(jí)人民法院 200070 整理：iprdaily 網(wǎng)站：http://islanderfriend.com/

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