從「握奇訴恒寶案」看專利訴訟策略

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作者：韓羽楓   隆安律師事務(wù)所合伙人 專利代理人

          崔  可    隆安律師事務(wù)所合伙人

原標(biāo)題：從握奇訴恒寶案看專利訴訟策略

近日，曾經(jīng)的熱點案件-備受社會關(guān)注的北京握奇數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司（以下簡稱握奇公司）與恒寶股份有限公司（以下簡稱恒寶公司）5000萬賠償專利訴訟案出現(xiàn)大逆轉(zhuǎn)，因握奇公司涉案專利部分無效，北京市高級人民法院據(jù)此裁定駁回原告的起訴。筆者不揣冒昧，由此做一個專利侵權(quán)訴訟的分析。

一、 專利侵權(quán)判定中保護(hù)范圍的確定

從專利訴訟的角度而言，獨立權(quán)利要求是專利權(quán)的最大保護(hù)范圍。不落入獨立權(quán)利要求，則不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。鑒于從屬權(quán)利要求是對獨立權(quán)利要求的進(jìn)一步限定，那么在不落入獨立權(quán)利要求保護(hù)范圍的情況下，自然也就不可能落入從屬權(quán)利要求的范圍。落入獨立權(quán)利要求保護(hù)范圍之后，無論是否落入從屬權(quán)利要求保護(hù)范圍，均不妨礙做出落入專利權(quán)保護(hù)范圍的結(jié)論。所以從傳統(tǒng)思路來講，就是以獨立權(quán)利要求-專利權(quán)的最大保護(hù)范圍作為主張專利權(quán)的依據(jù)，從而進(jìn)行專利訴訟。本案中也正是如此，一審中握奇公司便以兩項獨立權(quán)利要求，作為主張專利權(quán)的依據(jù)。

二、 專利侵權(quán)訴訟的伴生物-無效程序

但是，專利侵權(quán)訴訟相對于其他知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟或其他商事訴訟，其重大區(qū)別是專利侵權(quán)訴訟中作為權(quán)利依據(jù)的涉案專利權(quán)有無效程序加以制衡。注冊商標(biāo)雖然也有無效程序，但注冊商標(biāo)本身的特性決定了其無效的可能性非常小。所以以商標(biāo)無效程序來應(yīng)對商標(biāo)侵權(quán)訴訟，并不是一個常規(guī)選項。但是實踐中，應(yīng)對專利侵權(quán)訴訟時，專利無效程序及后續(xù)的行政訴訟卻是一個常規(guī)選項。

三、 專利無效結(jié)果對專利侵權(quán)訴訟的影響

通常專利無效有三個結(jié)果：一、宣告專利權(quán)全部無效；二、宣告專利權(quán)部分無效；三、維持專利權(quán)有效。在第一種情況下直接駁回原告起訴。在第三種情況下，專利侵權(quán)案件繼續(xù)審理，不受影響。第二種情況較為復(fù)雜，很顯然在部分無效的情況下，獨立權(quán)利要求應(yīng)會被宣告無效；而從屬權(quán)利要求在其符合授權(quán)條件的情況下，在實務(wù)中主要是創(chuàng)造性條件得以滿足的情況下，能夠予以保留，也就是說能夠繼續(xù)作為侵權(quán)訴訟中主張專利權(quán)的依據(jù)。

在部分無效情況下，如果原告方所依據(jù)的權(quán)利要求均被無效，而維持有效的權(quán)利要求卻沒有主張的情況下，法院會直接駁回原告的起訴。正是隨著大量部分無效專利案件的發(fā)生，大家逐漸就意識到這個問題的重要性，此后開始對主權(quán)利要求、并列獨立權(quán)利要求和從屬權(quán)利要求共同進(jìn)行主張。

四、同時主張多項權(quán)利要求在司法實踐中的演變

在司法實踐中，法官對此起初持抗拒態(tài)度，因為有很多專利的從屬權(quán)利要求較多，在當(dāng)事人均進(jìn)行主張的情況下，既在很大程度上增加了法官的工作量，同時也并不會因為同時落入多個權(quán)利要求保護(hù)范圍而對侵權(quán)定性、賠償數(shù)額產(chǎn)生影響，所以法官傾向于用獨立權(quán)利要求來進(jìn)行審理。而權(quán)利人基于對專利無效的顧慮，傾向于用多項甚至全部權(quán)利要求來進(jìn)行主張。這個問題到了最高法院（2007）民三他字第10號批復(fù)中予以解決，并在2015年《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》確定，認(rèn)可了權(quán)利人選擇權(quán)利要求進(jìn)行主張的權(quán)利。

五、本案中原告訴訟策略得失考

從本案而言，握奇公司選擇了涉案專利的兩項獨立權(quán)利要求進(jìn)行主張并得到了法院高額的賠償支持，但是在之后專利復(fù)審委的無效程序中，包括兩項獨立權(quán)利要求在內(nèi)的部分專利無效，導(dǎo)致了二審階段北京市高級人民法院輕易就依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》的規(guī)定直接裁定駁回了握奇公司的起訴。

就握奇公司而言，如果其在訴訟中主張更多項甚至全部權(quán)利要求，其中部分權(quán)利要求被無效，只要被控侵權(quán)物落入一項有效權(quán)利要求的保護(hù)范圍，就不會被法院逕行駁回起訴。也就是說，如果有至少一項權(quán)利要求仍維持有效，且該權(quán)利要求在一審中予以主張，無論一審法院是否認(rèn)定落入其保護(hù)范圍，二審法院必須對其進(jìn)行實體審理然后對是否侵權(quán)做出實體判斷。

只要有一項權(quán)利要求維持有效，且被控侵權(quán)物仍然落入其保護(hù)范圍，則二審法院在判決中陳述權(quán)利狀況改變的情況下，仍然應(yīng)該會做出維持一審專利侵權(quán)判決的判決；即使一審認(rèn)定被控侵權(quán)物不落入其保護(hù)范圍，但是仍然需要進(jìn)行實質(zhì)性審理，并以判決形式認(rèn)定是否落入該權(quán)利要求保護(hù)范圍。這就能夠給原告在商業(yè)上爭取輾轉(zhuǎn)騰挪的時間。

因為筆者不是本案原告，對涉案被控侵權(quán)物是否落入原告主張的涉案專利的其他從屬權(quán)利要求不能做出確定的判斷。但是，從策略角度來講，原告應(yīng)該在有可能的情況下主張涉案專利更多的權(quán)利要求，來加強(qiáng)自己的進(jìn)攻的穩(wěn)定性。使應(yīng)該贏的案子，不用再重新走一遍訴訟程序；可能輸?shù)陌缸?，也能夠爭取更多緩沖的空間。

需要牢記的是專利侵權(quán)案件實際上是商戰(zhàn)的一部分，贏，需要干脆利落；輸，也需要步步為營，使對方不能輕易獲勝。

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作者：韓羽楓   隆安律師事務(wù)所合伙人 專利代理人

           崔   可   隆安律師事務(wù)所合伙人

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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