收到美國專利「終審意見」Final OA后的六種處理方式

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作者：顧雯雯  Timothy Maier  美國律所：Maier&Maier PLLC

供稿：大橘專利（ID：gh_3f578cd38603）

原標題：收到“駁回決定”Final OA后的幾種處理方式

美國專利審查制度相對于中國有其獨特性，其中之一便是它的“終審意見”（Final Office Action，簡稱：Final OA），對于Final OA的應對方式是多種多樣的，那么在收到Final OA之后，能做些什么呢？      

之前我們不止一次的提到大部分美國專利申請在第二次審查意見通知書的階段收到的是Final Office Action（Final OA），類似于我們中國專利的駁回決定（雖然很多人都強調這里的Final并不表示Final，僅僅表示你交給專利局的審查費用完了）。那么在你收到Final OA之后，能做些什么呢？簡單的說，有以下幾種處理方式：

直接按審查員的意見修改

這種方式多出現(xiàn)在審查員已經指出或者同意某一項或者多項權利要求是有授權前景的情況下。如果你希望申請盡快授權，可以僅僅保留審查員認為有授權前景的權利要求，而刪除或者修改其他的權利要求使得整個申請?zhí)幱诳墒跈嗟臓顟B(tài)。

此種方式可以使得專利獲得盡快的授權，申請人可以通過提交連續(xù)申請或者部分連續(xù)申請的方式繼續(xù)其他被刪除權利要求的進一步申請。

提繼續(xù)審查請求RCE

如果不能通過刪除或者其他按照審查員的意見修改，使得申請達到審查員一目了然可以授權的狀態(tài)，而你又希望申請繼續(xù)被審查，而不是視撤，此時你可以選擇提交繼續(xù)審查請求RCE。RCE這種方式適用于需要對權利要求做實質修改的情況，例如必須通過補入說明書中的內容才可以使得權利要求區(qū)別于現(xiàn)有技術。

RCE可以在Final OA 發(fā)出的6個月內的任何時間提出，不過提交時間的不同可能會伴隨有一定的延期費用。

RCE之后，通常申請人又得到了兩次審查意見通知書的機會，但是如果審查員認為根據之前的證據可以直接給出結論，也可以直接發(fā)出Final OA。所以大多數(shù)時候，申請人會選擇在收到Advisory Action（AA）之后才提交RCE，這樣做可以在很大程度上避免提交RCE之后第一次審查意見通知書就是駁回決定Final OA，浪費一次RCE。

After Final Consideration Pilot Program (AFCP)2.0

AFCP2. 0是USPTO在2013年5月19日開始實施的試點項目。AFCP2.0要求申請人必須對至少一個獨立權利要求進行不擴大保護范圍的修改，同時同意在審查員覺得必要時的會晤。如果申請人認為針對其修改和/或答復，審查員只需要進行有限的進一步檢索和/或考慮就會授權，則可以采用AFCP2.0。如果審查員認為需要的工作量超過其應該花費在AFCP2.0的工作量，則會發(fā)出Advisory Action (AA)告知申請人應提交RCE來繼續(xù)審查。一般認為審查員可以花費3個小時在一件AFCP2.0上，工作量超過這個時間時，審查員就會發(fā)出AA。

AFCP2.0這個程序本身是免官費的，但是需要支付律師費，其中包括可能的會晤費用。

Appeal 上訴程序

Appeal程序類似于中國的復審程序，申請人需要首先提交Notice of Appeal, 并在之后的兩個月內遞交正式的Appeal Brief，自此，相應的申請被轉交給PTAB進行后續(xù)由三名資深審查員組成的合議組對案子進一步的審查。

由于通常RCE繼續(xù)審查的審查員還是原來的審查員，所以當你覺得審查員本身對案情的理解有誤，同時又固執(zhí)己見難以說服的時候，可以考慮使用Appeal程序。

Appeal程序有一定的費用，其中提交Notice of Appeal 的費用是$800（大實體）。兩個月內如果覺得確實有必要進行后續(xù)的程序，需要遞交Appeal Brief，同時支付轉交PTAB的費用$2000（大實體）。

Pre-Appeal Brief 程序

申請人也可以在提交Notice of Appeal的同時提出Pre-Appeal Brief。但是Pre-Appeal的使用對于提出理由有嚴格的要求，必須是：（1）駁回理由有明顯不當或無依據；（2）駁回理由有明顯的事實錯誤或法律錯誤。如果申請人認為審查員至少在部分意見上存在明顯錯誤，并且是有事實基礎，可以就該部分意見提Pre-Appeal。注意該程序不適用審查員和申請人對于權利要求的解釋或者現(xiàn)有技術教導的理解上存在差異的情況。

在提Pre-Appeal時需提交申請書以及一份不多于5頁的意見書來陳述駁回意見的明顯不正確。在申請人提出Pre-Appeal請求之后，合議小組將會在45天內做出合議組決定。正常的Appeal程序，申請人需要在Notice of Appeal遞交2個月內給出Appeal Brief，但是如果你提出Pre-Appeal的話，你的Appeal Brief可以在Pre-Appeal決定給出后一個月之內提交，因此，此決定相當于給申請人提供了一個是否要繼續(xù)后續(xù)的Appeal Brief的考慮的基礎。（但Pre-Appeal被使用的頻率并不是很高，有人認為真正在這個程序中得到直接授權的概率很小，只有百分之幾，大部分時候得到的還是建議繼續(xù)Appeal或者是通過RCE重新開啟審查程序，所以意義不大。但也有人推薦這個程序，認為此程序本身是免費的，在特定情況下還是更為經濟。）

與RCE等程序不同的是，提請Pre-Appeal后除了原來的審查員還會加入兩位新成員組成審議小組，通常其中有一位是原審查員的上級核準人。審議決定主要包括以下四種情形：1）Pre-Appeal因不符合要求而被撤銷；2）建議進入上訴Appeal程序；3）專利申請得到授權；或4）重新開啟專利審查程序。

Pre-Appeal本身并不存在任何費用，只需在繳納提交Notice of Appeal 的$800。盡管如此，律師費是需要掏的。好處是合議組審查代替單個審查員審查，缺點是無法修改權利要求，不能要求會晤。

連續(xù)申請CA或者部分連續(xù)申請CIP

在收到Final Rejection的6個月之內，只要申請還沒有結案，你都可以以本申請為基礎提連續(xù)申請或者部分連續(xù)申請，在享受相應優(yōu)先權日的同時，開啟一份新的申請。

以上介紹了針對Final Office Action的幾種答復方式，申請人需要根據Final OA中的具體內容，以及申請人對于保護范圍、時間的緊迫性以及費用等多個方面的需求來進行具體的選擇。但是需要注意的是，一旦Final OA發(fā)出，一個6個月即將視撤的時鐘就開始計時了，你必須采取相應的措施來暫停這個時鐘的繼續(xù)計時，上面的RCE，AFCP2.0，以及Appeal都可以達到這個效果。你可以組合使用，例如可以在提交RCE的同時，提交連續(xù)申請等。

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作者：顧雯雯， Timothy Maier,  美國律所：Maier&Maier PLLC

供稿：大橘專利（ID：gh_3f578cd38603）

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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