「貼牌加工」應(yīng)盡到必要的商標(biāo)審查義務(wù)

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作者：趙文俠陸穗峰

原標(biāo)題：“貼牌加工”應(yīng)盡到必要的審查義務(wù)

近來(lái)由“涉外貼牌加工”（以下簡(jiǎn)稱“貼牌加工”）引起的商標(biāo)糾紛逐漸成為熱點(diǎn)話題：有人認(rèn)為“侵權(quán)”、有人則認(rèn)為“不侵權(quán)”；各種說(shuō)法似乎都有道理。作為對(duì)商標(biāo)知識(shí)所知不多的代工企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“加工方”）“弄不明白”更在情理之中，但“貼牌加工”還要進(jìn)行；如何才能降低“貼牌加工”中商標(biāo)侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)呢？

筆者認(rèn)為：“加工方”對(duì)所貼商標(biāo)應(yīng)盡到必要的“審查義務(wù)”。

一、“加工方”應(yīng)盡到的審查義務(wù)

貼牌是“加工方”在我國(guó)境內(nèi)實(shí)施完成的。因此，一旦發(fā)生商標(biāo)糾紛、“加工方”必然是訴訟中的被告；為了避免“貼牌加工”帶來(lái)的商標(biāo)侵權(quán)問(wèn)題，國(guó)家曾出臺(tái)過(guò)相關(guān)規(guī)定：具體而且明確。

（一）《出口商品商標(biāo)管理辦法》

1983年9月我國(guó)《商標(biāo)法》實(shí)施不久，國(guó)家工商局和對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易部聯(lián)合發(fā)布《出口商品商標(biāo)管理辦法》，對(duì)貼牌的商標(biāo)提出明確要求。

第八條 ……客戶的定牌不得與在我國(guó)已注冊(cè)的商標(biāo)相同或近似。其商品的造型、包裝裝潢亦不得仿冒?？蛻舯仨毺峁┙?jīng)過(guò)公證的商標(biāo)所有權(quán)或被許可使用的證明。

（二）《關(guān)于對(duì)外貿(mào)易中商標(biāo)管理的規(guī)定》

一九九五年七月，國(guó)家工商局和對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易部再次聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于對(duì)外貿(mào)易中商標(biāo)管理的規(guī)定》，對(duì)貼牌的商標(biāo)提出進(jìn)一步的要求：

第十條對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者在從事進(jìn)出口活動(dòng)中，對(duì)他人指定或者提供使用的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方出具真實(shí)有效的商標(biāo)專用權(quán)證明文件或者被許可使用該商標(biāo)且未超出許可范圍的證明文件，并予以核查。該商標(biāo)不得與已在我國(guó)相同或者類似的商品上注冊(cè)的商標(biāo)相同或者近似。

（三）給地方工商局的復(fù)函

1988年，國(guó)家商標(biāo)局就外商定牌生產(chǎn)REEBKO運(yùn)動(dòng)鞋問(wèn)題，給福建省工商局復(fù)函：

考慮到對(duì)外貿(mào)易的具體情況和國(guó)際間通常的做法，可以同意福建省鞋帽進(jìn)出口公司接受美國(guó)雷伯克公司定牌生產(chǎn) REEBOK運(yùn)動(dòng)鞋的要求，并進(jìn)行商標(biāo)印刷；

再由美國(guó)雷伯克公司補(bǔ)送一份英國(guó)雷伯克國(guó)際公司許可其在中國(guó)使用REEBOK商標(biāo)的證明。

（四）簡(jiǎn)評(píng)

《出口商品商標(biāo)管理辦法》和《關(guān)于對(duì)外貿(mào)易中商標(biāo)管理的規(guī)定》對(duì)“貼牌加工”提出明確要求：所貼商標(biāo)“不得與在我國(guó)已注冊(cè)的商標(biāo)相同或近似”；

由此可見，“加工方”應(yīng)當(dāng)審核貼牌使用的商標(biāo)是否已在我國(guó)（而不是其它國(guó)家）注冊(cè)、委托方是否得到授權(quán)（許可）。這樣即符合《商標(biāo)法》精神，也可從源頭上杜絕商標(biāo)糾紛。30多年過(guò)去了，這些規(guī)定在今天仍然具有指導(dǎo)意義。

二、典型案例淺析

目前 “貼牌加工”糾紛不斷，“加工方”沒(méi)有按規(guī)定盡到必要的審查義務(wù)便是主要原因之一。

（一）PRETUL案

1、案件概述

2001年4月，墨西哥“儲(chǔ)伯公司”委托中國(guó)“泰星公司”“貼牌加工”帶有“PRETUL”商標(biāo)的掛鎖。

2002年1月，“泰星公司”副董事長(zhǎng)許浩榮在我國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)第3071808號(hào)“PRETUL”商標(biāo)；2010年該商標(biāo)被轉(zhuǎn)讓給“萊斯公司”；

2010年8月，“儲(chǔ)伯公司”委托“亞環(huán)公司”貼牌生產(chǎn)“PRETUL”掛鎖；同年12月，“萊斯公司”訴“亞環(huán)公司”商標(biāo)侵權(quán)；

2、高院判決

亞環(huán)公司根據(jù)儲(chǔ)伯公司委托，在其生產(chǎn)的掛鎖上使用“PRETUL”相關(guān)標(biāo)識(shí)的行為，不屬于商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用，不構(gòu)成對(duì)萊斯公司“PRETUL”商標(biāo)權(quán)的侵犯……

3、簡(jiǎn)評(píng)

我國(guó)商標(biāo)數(shù)據(jù)早已免費(fèi)上網(wǎng)，網(wǎng)上查詢簡(jiǎn)單、方便、快捷；“亞環(huán)公司”如果盡到了“合理審查的義務(wù)”，便應(yīng)當(dāng)知曉“儲(chǔ)伯公司”在我國(guó)沒(méi)有注冊(cè)“PRETUL”商標(biāo)、甚至清楚所貼商標(biāo)與他人在我國(guó)注冊(cè)的商標(biāo)相同（或近似）；至少要求“儲(chǔ)伯公司”提供被許可使用的證明。

“亞環(huán)公司”顯然連一條也沒(méi)有做到；

（二）“東風(fēng)”案

1、案件概述

1979年2月，“上柴公司”在我國(guó)注冊(cè)了“東風(fēng)”商標(biāo)，用于柴油機(jī)等商品上。

1987年1月，印尼PT ADI公司在印尼注冊(cè)“東風(fēng)”商標(biāo)，用于柴油機(jī)等商品上。

2013年10月，印尼PT ADI公司委托我國(guó)“常佳公司”貼牌加工“東風(fēng)”牌柴油機(jī)全部在印尼銷售。

上柴公司認(rèn)為常佳公司未經(jīng)其許可，在柴油機(jī)等相同商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)、構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，遂向法院提起訴訟。

2、法院判決

江蘇高院認(rèn)為：常佳公司明知上柴公司涉案“東風(fēng)”商標(biāo)為“馳名商標(biāo)”、印尼商標(biāo)持有人有惡意搶注的嫌疑，仍接受定牌加工的委托，“未盡到合理注意與避讓義務(wù)”、侵犯了上柴公司的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。

3、簡(jiǎn)評(píng)

馳名商標(biāo)是對(duì)相關(guān)公眾所知曉商標(biāo)的法律救濟(jì)；因“東風(fēng)”是馳名商標(biāo)、才要求常佳公司“盡到合理注意與避讓義務(wù)”顯然缺少法律依據(jù)。

事實(shí)上，無(wú)論“東風(fēng)”是否是馳名商標(biāo)，常佳公司都應(yīng)應(yīng)當(dāng)對(duì)“委托方”出具的商標(biāo)證明文件進(jìn)行核查：該商標(biāo)不得與已在我國(guó)相同（或者類似）商品上注冊(cè)的商標(biāo)相同（或者近似）。

常佳公司顯然沒(méi)有作到這一點(diǎn)。

三、小結(jié)

“貼牌加工”商標(biāo)糾紛中的原告都是我國(guó)注冊(cè)商標(biāo)的持有人（以下簡(jiǎn)稱“第三方”）。涉案商標(biāo)既有“第三方”通過(guò)不正當(dāng)手段搶注客戶——“委托方”的；也有“第三方”自己早已注冊(cè)、合法經(jīng)營(yíng)的；有些“委托方”的外國(guó)商標(biāo)還是搶注“第三方”的……

此種復(fù)雜情況不是“加工方”所能了解的、也不是必須掌握的?！凹庸し健敝灰鼙M到合理的審查義務(wù)，便可有效避免“貼牌加工”引起的商標(biāo)糾紛。

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作者：趙文俠陸穗峰

編輯：IPRdaily趙珍校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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