一個(gè)經(jīng)過四次審查意見和一次復(fù)審的專利申請(qǐng)帶來的“結(jié)合啟示”

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作者：姚宇吉   浙江裕陽知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

原標(biāo)題：從一個(gè)經(jīng)過四次審查意見一次復(fù)審的專利申請(qǐng)談起——結(jié)合啟示在創(chuàng)造性答復(fù)中的應(yīng)用

在答復(fù)審查意見時(shí)，當(dāng)出現(xiàn)多篇對(duì)比文件相結(jié)合來評(píng)價(jià)專利申請(qǐng)文件的創(chuàng)造性，需要需要從技術(shù)手段、技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問題和方案沖突四個(gè)維度依次進(jìn)行判斷多篇對(duì)比文件是否具有相結(jié)合的技術(shù)啟示。由于這四個(gè)維度的判斷難度和所花費(fèi)的精力逐級(jí)遞增，按照上述四個(gè)維度依次進(jìn)行判斷既有利于在最短的時(shí)間內(nèi)找到答復(fù)的思路，又不至于漏掉任何一個(gè)答復(fù)角度，最大限度地提高答復(fù)的成功率。

一、引言

在專利的審查過程中，最難判斷且爭(zhēng)議最大的莫過于專利申請(qǐng)文件是否具有《專利法》規(guī)定的創(chuàng)造性。《專利審查指南》給出了判斷發(fā)明專利申請(qǐng)是否具有創(chuàng)造性的指導(dǎo)性步驟，即“三步法”：要求審查員采用“確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)”、“確定發(fā)明申請(qǐng)與最接近現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征”、“判斷發(fā)明專利申請(qǐng)是否顯而易見”的方式判斷發(fā)明專利申請(qǐng)是否具有創(chuàng)造性。其中的“判斷發(fā)明專利申請(qǐng)是否顯而易見”的重要手段之一就是基于多個(gè)對(duì)比文件判斷其是否具有顯而易見性。但當(dāng)多個(gè)對(duì)比文件相組合時(shí)，不可避免會(huì)遇到是否具有“結(jié)合啟示”的問題。

因此，本文基于實(shí)務(wù)過程中遇到的一個(gè)案子，有感而發(fā)對(duì)于“結(jié)合啟示”有一些粗略的想法，未必正確，在此提出以供大家共討。

二、案例介紹

專利申請(qǐng)?zhí)枮?015100990059，該發(fā)明專利保護(hù)《一種人際關(guān)系管理方法、人際關(guān)系管理系統(tǒng)及對(duì)應(yīng)的智能終端》，本發(fā)明利用人際關(guān)系數(shù)據(jù)獲得人際關(guān)系分值，從而將人際交往對(duì)象分為多類，針對(duì)每一類的人際交往對(duì)象，分別向用戶推薦與對(duì)應(yīng)設(shè)定社交熱度相適應(yīng)的社交活動(dòng)，能夠自動(dòng)的推薦相應(yīng)熱度對(duì)應(yīng)的社交活動(dòng)，既能防止用戶的人際關(guān)系在不知不覺中疏遠(yuǎn)，且通過系統(tǒng)的自動(dòng)提醒，對(duì)于重要的人際關(guān)系，采用個(gè)性化、細(xì)致的互動(dòng)，有助于用戶更好地維護(hù)人際關(guān)系。

其權(quán)利要求1為：

1、一種人際關(guān)系管理方法，其特征在于，包括：

基于人際關(guān)系數(shù)據(jù)獲得人際關(guān)系分值（A）；

利用人際關(guān)系分值將人際交往對(duì)象分為多類（B），

不同類的設(shè)定社交熱度不相同（C）；

針對(duì)不同的人際交往對(duì)象，分別向用戶推薦與對(duì)應(yīng)設(shè)定社交熱度相適應(yīng)的社交活動(dòng)（D）。

在“第一次審查意見通知書”中，審查員檢索到一篇對(duì)比文件1（CN102769583A），公開了一種即時(shí)通訊服務(wù)器的用戶分配方法，并公開了以下技術(shù)特征：計(jì)算即時(shí)通訊系統(tǒng)內(nèi)的至少一個(gè)用戶與其關(guān)聯(lián)用戶的親密度，依據(jù)所述親密度將至少一個(gè)用戶添加到相應(yīng)的用戶分組中，基于所述用戶分組將所述至少一個(gè)用戶及相應(yīng)的用戶數(shù)據(jù)分配到相應(yīng)的技術(shù)通訊服務(wù)器（審查員認(rèn)為這一段相當(dāng)于權(quán)利要求1中利用人際關(guān)系分值將人際交往對(duì)象分為多類，即技術(shù)特征B）；其中所述親密度基于所述用戶預(yù)期關(guān)聯(lián)用戶在預(yù)設(shè)時(shí)間內(nèi)的通信量計(jì)算（審查員認(rèn)為相當(dāng)于權(quán)利要求1中根據(jù)人際關(guān)系數(shù)據(jù)獲得的人際關(guān)系分值，即技術(shù)特征A）。

因此審查員認(rèn)定區(qū)別技術(shù)特征為：

（1）不同類的設(shè)定社交熱度不相同（C）；

（2）針對(duì)不同的人際交往對(duì)象，分別向用戶推薦與對(duì)應(yīng)設(shè)定社交熱度相適應(yīng)的社交活動(dòng)（D）。

針對(duì)上述區(qū)別技術(shù)特征，審查員又找到了一篇對(duì)比文件2，對(duì)比文件2（CN102255890A）公開了一種用戶推薦與信息交互的系統(tǒng)及方法，并公開了以下技術(shù)特征：用戶可自動(dòng)以好友歡喜類型對(duì)好友進(jìn)行分組（審查員認(rèn)為相當(dāng)于權(quán)利要求1將人際交往對(duì)象分為多類，即技術(shù)特征A），并為不同的好友分組設(shè)置一定周期的計(jì)劃聯(lián)系次數(shù)（審查員認(rèn)為相當(dāng)于權(quán)利要求1中不同類的設(shè)定社交熱度不相同，即技術(shù)特征C），在系統(tǒng)上自動(dòng)提醒用戶聯(lián)系好友，并向用戶手機(jī)發(fā)送好友聯(lián)系的提醒短信（審查員認(rèn)為相當(dāng)于權(quán)利要求1中針對(duì)不同的人際交往對(duì)象設(shè)置相應(yīng)的社交活動(dòng)，即技術(shù)特征D）。

其次審查員還認(rèn)為，雖然對(duì)比文件2對(duì)不同好友分組設(shè)置一定周期內(nèi)的計(jì)劃聯(lián)系次數(shù)是人工設(shè)置的，而權(quán)利要求1是系統(tǒng)推薦自動(dòng)設(shè)置的，但對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說，通過系統(tǒng)推薦計(jì)劃和人為制定計(jì)劃都屬于制定計(jì)劃的常規(guī)方法，屬于公知常識(shí)。因此權(quán)利要求1不具有創(chuàng)造性。

三、答復(fù)介紹

上述“審查意見通知書”，采用“三步法”，初步看起來非常合理。對(duì)比文件1作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)公開了權(quán)利要求1的技術(shù)特征A和B，對(duì)比文件2公開了權(quán)利要求1的技術(shù)特征C和D，且兩篇專利涉及到的技術(shù)領(lǐng)域都是基于用戶親密度對(duì)通訊用戶進(jìn)行管理，且對(duì)比文件2也涉及到了對(duì)相關(guān)的好友進(jìn)行分類并定期提醒，以便用戶及時(shí)聯(lián)系好友以維持好友之間的關(guān)系，并不會(huì)存在沒有結(jié)合啟示的問題

但是申請(qǐng)人對(duì)兩篇對(duì)比文件進(jìn)行仔細(xì)分析后，還是發(fā)現(xiàn)了一些蛛絲馬跡。對(duì)比文件1雖然是一種對(duì)即時(shí)通訊系統(tǒng)內(nèi)的用戶根據(jù)聯(lián)系頻次進(jìn)行分類，但分類的目的是什么呢，對(duì)比文件1是出于將相互通信量大的用戶集中的存放在一個(gè)服務(wù)器上，使這些用戶在通信時(shí)消耗較少的資源這樣的角度出發(fā)來對(duì)用戶進(jìn)行分類的。

但這會(huì)存在一個(gè)問題，例如上百個(gè)用戶最終會(huì)建立10個(gè)分組，每個(gè)分組中有7~10個(gè)不等的用戶，每一個(gè)分組中的用戶都與其中一個(gè)用戶的通信量比較大，這樣的分組建立起來以后，由于每個(gè)分組最終放在同一個(gè)即時(shí)通訊服務(wù)器，使得同一個(gè)分組內(nèi)的通訊可以消耗較少的資源。這個(gè)是對(duì)比文件1利用親密度的目的。

但是對(duì)比文件1的各個(gè)分組之間是沒有親密度的聯(lián)系的，也就是說，對(duì)比文件1是對(duì)用戶進(jìn)行了分組并分成了多個(gè)組，但用戶的分組不是基于互相之間的親密度大小依次來進(jìn)行分組的，而如果各個(gè)組之間互相沒有親密度的關(guān)系，那么各個(gè)組之間也就不可能有社交熱度的關(guān)系，也不會(huì)推薦社交活動(dòng)，因此對(duì)比文件1與對(duì)比文件2之間就沒有相結(jié)合的技術(shù)啟示。

雖然該專利申請(qǐng)經(jīng)過兩次答復(fù)審查意見以后還是被駁回了，但申請(qǐng)人在復(fù)審請(qǐng)求的時(shí)候，對(duì)權(quán)利要求的保護(hù)范圍做了一些修改，并堅(jiān)持了上述的答復(fù)思路，最終復(fù)審委撤回了審查員的駁回決定。

在第三次、第四次審查意見中，審查員雖然引入了新的對(duì)比文件3，將對(duì)比文件3和2相結(jié)合來評(píng)述權(quán)利要求1的創(chuàng)造性，雖然對(duì)比文件3公開了將人際交往對(duì)象分為多類，但其分類的標(biāo)準(zhǔn)不是根據(jù)利用人際關(guān)系分值來分的，因此對(duì)比文件1和2都沒有公開這個(gè)區(qū)別技術(shù)特征B，最終這個(gè)專利申請(qǐng)經(jīng)過四次審查意見答復(fù)和一次復(fù)審終于在2018年3月9號(hào)下發(fā)辦理登記手續(xù)通知書了。

四、答復(fù)思路分析

利用兩篇不同的對(duì)比文件相結(jié)合來評(píng)價(jià)專利申請(qǐng)文件的創(chuàng)造性的時(shí)候，首先需要注意的就是兩篇對(duì)比文件之間是否具有結(jié)合啟示。一旦發(fā)現(xiàn)沒有結(jié)合啟示，這篇專利申請(qǐng)文件授權(quán)的可能性就很大了，因此“結(jié)合啟示”的判斷是且應(yīng)該是整個(gè) “非顯而易見”判斷步驟的第一步。

那怎么判斷是否具有“結(jié)合啟示”，一般從四個(gè)維度進(jìn)行判斷：技術(shù)手段、技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問題和方案沖突。

（1）對(duì)于第一個(gè)維度——技術(shù)手段，基本上沒有太多的機(jī)會(huì)能夠突破。因?yàn)閷彶閱T就是通過分析相對(duì)于對(duì)比文件1的區(qū)別技術(shù)特征，根據(jù)這些區(qū)別技術(shù)特征找到的對(duì)比文件2，對(duì)比文件1+對(duì)比文件2基本上就能實(shí)現(xiàn)專利申請(qǐng)文件中權(quán)利要求1技術(shù)特征的全覆蓋了。因此除非是審查員犯下區(qū)別技術(shù)特征認(rèn)定錯(cuò)誤這類比較嚴(yán)重的失誤，不然幾乎不可能從這個(gè)維度進(jìn)行答復(fù)。

（2）對(duì)于第二個(gè)維度——技術(shù)領(lǐng)域，雖然理論上來說，對(duì)比文件1和2如果涉及的技術(shù)領(lǐng)域不同，雖然對(duì)比文件和專利申請(qǐng)文件涉及相同的技術(shù)特征（即技術(shù)手段），本領(lǐng)域技術(shù)人員通常來說難以將不同的領(lǐng)域的技術(shù)相結(jié)合。但是根據(jù)筆者現(xiàn)有的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，純粹從技術(shù)領(lǐng)域不同爭(zhēng)辯還是比較難以說服審查員。雖然中國(guó)的審查指南沒有明確規(guī)定在判斷結(jié)合啟示時(shí)對(duì)另一份對(duì)比文件的技術(shù)領(lǐng)域的要求，僅僅明確提到針對(duì)技術(shù)手段和解決的技術(shù)問題，但是在歐洲專利局，決定T176/84（O J 1986，50）和T195/84（O J 1986，121）詳細(xì)陳述了相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的問題，即技術(shù)問題延伸到專利申請(qǐng)所屬領(lǐng)域以外的相近技術(shù)領(lǐng)域。

因此如果對(duì)比文件和專利申請(qǐng)文件的技術(shù)領(lǐng)域不同，專利申請(qǐng)人還需要闡述因?yàn)榧夹g(shù)領(lǐng)域不同導(dǎo)致到技術(shù)特征或者技術(shù)問題不同，最終導(dǎo)致沒有結(jié)合啟示；如果專利申請(qǐng)人如果僅僅是爭(zhēng)辯對(duì)比文件和專利申請(qǐng)文件的技術(shù)領(lǐng)域不同，而沒有進(jìn)一步地描述為什么本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動(dòng)機(jī)將對(duì)比文件2公開的技術(shù)手段應(yīng)用到對(duì)比文件1中，這樣的爭(zhēng)辯往往不會(huì)被審查員接受。

（3）對(duì)于第三個(gè)維度——技術(shù)問題，其實(shí)很多專利申請(qǐng)人在答復(fù)時(shí)都會(huì)在腦子里過一下這個(gè)點(diǎn)，但很快覺得沒有答復(fù)思路就放過這個(gè)點(diǎn)了，但筆者覺得，答復(fù)是否具有“結(jié)合啟示”最重要且最容易突破的就是技術(shù)問題的判斷。

以上述案例舉例，審查員在評(píng)價(jià)兩個(gè)專利是否具有“結(jié)合啟示”提到過：兩篇對(duì)比文件都是為了解決更好地對(duì)用戶進(jìn)行分組的問題，且大的領(lǐng)域都是屬于通訊領(lǐng)域用戶管理的問題，相結(jié)合的技術(shù)特征也覆蓋了專利申請(qǐng)文件權(quán)利要求1的全部技術(shù)特征，三個(gè)維度都符合了，沒有任何問題。但其實(shí)審查員提到的是一個(gè)上位的技術(shù)問題，并沒有涉及具體的下位問題，即：因?yàn)槭裁丛?，?dǎo)致需要更好地對(duì)用戶進(jìn)行分組的問題。

當(dāng)發(fā)現(xiàn)這個(gè)下位問題的時(shí)候，在對(duì)照兩篇不同的對(duì)比文件，對(duì)比文件1是因?yàn)橥ㄓ嵙看蟮挠脩糁g耗費(fèi)資源多，因此盡可能把互相通訊最多的人放在一個(gè)組內(nèi)，對(duì)比文件2是為了對(duì)通訊錄中的好友便于管理因此進(jìn)行分組。當(dāng)發(fā)現(xiàn)兩個(gè)對(duì)比文件要解決的問題不一致時(shí)，再仔細(xì)分析對(duì)比文件的特征和專利申請(qǐng)文件的特征，就會(huì)發(fā)現(xiàn)還是存在些許不同，正是這些特征的些許不同，兩篇對(duì)比文件的分組方式就完全不同，自然兩篇對(duì)比文件不可能結(jié)合在一起，沒有結(jié)合啟示。

在整個(gè)答復(fù)思路中，當(dāng)我們沒有發(fā)現(xiàn)對(duì)比文件1和對(duì)比文件2要解決的問題不同的時(shí)候，對(duì)比文件和專利申請(qǐng)文件的些許不同其實(shí)很容易被忽略或被潛意識(shí)當(dāng)做是現(xiàn)有技術(shù)或慣用技術(shù)手段的直接替換，但當(dāng)我們發(fā)現(xiàn)對(duì)比文件1和對(duì)比文件2要解決的問題不同的時(shí)候，再仔細(xì)分析對(duì)比文件的特征和專利申請(qǐng)文件的特征，很多的不同點(diǎn)就順利成章的暴露出來了。

（4）其實(shí)眾所周知，對(duì)于第四個(gè)維度——方案沖突，才是兩篇對(duì)比文件不能結(jié)合的根本原因。例如對(duì)比文件1是需要高溫加熱，對(duì)比文件2需要低溫處理，兩者哪怕很多步驟都一致，也沒有相結(jié)合的技術(shù)啟示。那么，我們?yōu)槭裁催€需要花精力去尋找和分析其他三個(gè)維度的不同呢？

由于對(duì)比文件1和2是審查員根據(jù)專利申請(qǐng)文件的技術(shù)特征檢索獲取的，因此對(duì)比文件1和2發(fā)生技術(shù)沖突的可能性非常小。因此如果對(duì)比文件1和2真的具有技術(shù)沖突點(diǎn)，往往是說明書中一些很小的技術(shù)特征導(dǎo)致的，這些技術(shù)特征在對(duì)比文件的閱覽過程中很容易被忽視，從而不能發(fā)現(xiàn)對(duì)比文件1和2具有技術(shù)沖突點(diǎn)。

但如果申請(qǐng)人發(fā)現(xiàn)前面三個(gè)維度有一些不同，特別是不同的對(duì)比文件之間要解決的技術(shù)問題有一些不同，就能比較容易地發(fā)現(xiàn)兩篇對(duì)比文件之間的內(nèi)容差異點(diǎn)，從而更容易發(fā)現(xiàn)兩篇對(duì)比文件之間的技術(shù)沖突點(diǎn)，從而能直接得出兩篇對(duì)比文件沒有相結(jié)合的技術(shù)啟示的結(jié)論。

五、結(jié)論

由此可見，在答復(fù)審查意見時(shí)，當(dāng)出現(xiàn)多篇對(duì)比文件相結(jié)合來評(píng)價(jià)專利申請(qǐng)文件的創(chuàng)造性，需要首先考慮多篇對(duì)比文件是否具有相結(jié)合的技術(shù)啟示。

而考慮對(duì)比文件是否具有相結(jié)合的技術(shù)啟示時(shí)，需要從四個(gè)維度依次進(jìn)行判斷：技術(shù)手段、技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問題和方案沖突，由于這四個(gè)維度的判斷難度和所花費(fèi)的精力逐級(jí)遞增，按照上述四個(gè)維度依次進(jìn)行判斷既有利于在最短的時(shí)間內(nèi)找到答復(fù)的思路，又不至于漏掉任何一個(gè)答復(fù)角度，最大限度地提高答復(fù)的成功率。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：姚宇吉   浙江裕陽知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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