專利法實施細則第六十一條第一款的準確把握

【小D導讀】 隨著近年復審請求量的激增，與復審請求的審查相關的操作的規(guī)范與一致更應引起充分的重視，希望通過本文能夠引發(fā)對復審程序修改問題的進一步關注。　　

復審程序中正確把握對專利申請人所作修改的審查標準既是以“客觀、公正、準確”審查為目標，也是復審請求人和社會公眾對復審程序審查效能的需求。

專利申請人對申請文件的修改貫穿于專利審批程序的始終。對于進入復審程序的發(fā)明專利申請而言，專利審查指南規(guī)定復審請求人在提出復審請求、答復復審通知書或者參加口頭審理時可以對申請文件進行修改，所作修改應當符合專利法第三十三條及其實施細則第六十一條第一款的規(guī)定。復審程序中正確把握對專利申請人所作修改的審查標準既是以“客觀、公正、準確”審查為目標，也是復審請求人和社會公眾對復審程序審查效能的需求。　　　　專利法實施細則第六十一條第一款的把握相對于專利法三十三條而言有其特殊性，審查實踐中存在一些問題與困惑。比如，在判斷是否符合專利法實施細則第六十一條第一款時，出現部分審查員機械套用審查指南的現象，以及對審查指南規(guī)定的四種具體情形也存在審查員之間及其與復審請求人間的不同的理解。又如，在修改專利法實施細則第六十一條第一款的瑕疵后，對于如何進行后續(xù)審查仍存在操作不規(guī)范、不一致的情形，影響了復審請求人對于案件走向的合理預判。因此，擷取典型案例以體會實施細則第六十一條第一款的立法本意，正確解讀審查指南相關規(guī)定顯得非常必要。　　　　┃專利法實施細則第六十一條第一款的立法本意及其作用 　　　　對于專利法實施細則第六十一條第一款立法本意的考量，勢必需要回歸復審程序的雙重屬性。復審程序是復審請求人因對駁回決定不服而啟動的，“救濟”是其首要屬性。同時，在為復審請求人的合法權益提供救濟的同時，復審程序通過延續(xù)審批來提高專利授權的質量和審查效能，以實現申請人和社會公眾間的利益平衡?！皩徟永m(xù)”屬性是“救濟”屬性的必要補充。復審程序的“救濟”屬性與“審批延續(xù)”屬性之間的關系應當是在“正確解析立法本意，實現優(yōu)質高效審查”的思想指導下加以把握。　　　　具體看，專利法實施細則第六十一條第一款的設立目的在于，為了保障復審請求人的合法權益，體現專利審查程序的各個環(huán)節(jié)均應服務于鼓勵創(chuàng)新的專利法立法宗旨。該條款賦予復審請求人在復審程序中對專利申請文件進行修改的權利，具體規(guī)定復審請求人是在提出復審請求或者答復復審通知書時可以修改申請文件。這樣即便國家知識產權局作出的駁回決定符合專利法及其實施細則的相關規(guī)定，但復審請求人依然有機會通過修改克服駁回決定作出的缺陷，達到使駁回決定被撤銷且專利申請回到原審查部門接受繼續(xù)審查的目的。　　　　復審程序與專利審批程序的其他環(huán)節(jié)的不同之處在于，該程序首先“是因申請人對駁回決定不服啟動的救濟程序”，其次才兼具“專利審批程序的延續(xù)”的屬性。這種以救濟為主的程序屬性決定了所進行的審查應聚焦于有效解決因駁回決定的作出所引發(fā)的在先審級與復審請求人間的爭議，并因復審程序屬于專利審批程序的一個環(huán)節(jié)，故還應避免該程序接受的修改文本在爭議解決后為在先審級的繼續(xù)審查帶來不利影響。出于上述兩方面的考慮，該條款在賦予復審請求人進行修改的機會的同時，對復審請求人在復審程序中的修改方式和修改時機作出限制，要求其修改應“僅限于消除駁回決定或者復審通知書指出的缺陷”。　　　　可見，專利法實施細則第六十一條第一款側重于通過規(guī)范復審請求人修改申請文件的方式和時機達到有利于復審程序以及整體審批程序進行的目的。因而，對于不符合專利法實施細則第六十一條第一款規(guī)定的修改文本，專利復審委員會可以不予接受，但不能依據此條款維持駁回決定。這顯然是專利法實施細則第六十一條第一款與專利法第三十三條作為規(guī)范修改內容的實質性條款的重要區(qū)別，但應注意復審程序中合議組對于該條款的把握同樣與專利法第三十三條也應有所差異。　　　　在此基礎上，根據復審程序本身的雙重屬性和專利法實施細則設置該條款的立法本意，對專利法實施細則第六十一條第一款的合理把握應包括兩層含義：第一，合議組應當依據專利法實施細則第六十一條第一款對復審請求人在復審程序中的修改進行審查，原則上對不是以克服駁回決定以及復審通知書指出的缺陷作為唯一目的的修改不予接受。而且，通常應當在復審決定中對于復審請求人所作修改是否符合實施細則第六十一條第一款的規(guī)定予以認定。第二，專利法實施細則第六十一條第一款的制定是通過保障審查的有效進行以實現其立法本意，如果復審請求人的主動修改克服了專利申請所存在的缺陷，有利于提高授權專利質量或者提高審查效能。并且，接受該修改并未引發(fā)新的爭議點，不會對復審程序自身審查程序以及后續(xù)審查程序的進行造成不利影響，則即便存在違反實施細則第六十一條第一款規(guī)定的瑕疵，合議組仍有可能接受此類修改或者不在復審程序中具體指出該修改違反實施細則第六十一條第一款的規(guī)定。　　　　┃專利審查指南規(guī)定的不符合專利法實施細則第六十一條第一款規(guī)定的四種情形的作用 　　　　2006版審查指南的修訂過程中，在第4部分第2章增加了第4.2節(jié)“修改文本的審查”。該節(jié)內容通過原則闡述并結合舉例的方式對如何判斷是否符合專利法實施細則第六十一條第一款予以規(guī)范，其中例舉了四種屬于不符合專利法實施細則第六十一條第一款的情形。由于有關實施細則第六十一條第一款的原則性規(guī)定本身較難把握，因此，現階段審查實踐中，合議組經常以“對號入座”的方式，通過審查復審請求人在具體案件采取的修改方式是否屬于上述的四種典型情形，得出該修改是否違反專利法實施細則第六十一條第一款規(guī)定的審查結論。　　　　但是，首先，專利審查指南對于專利法實施細則第六十一條第一款的解釋采取的是“原則與舉例相結合的方式”。所謂原則即“復審請求人對申請文件的修改應當僅限于消除駁回決定或者合議組指出的缺陷”。而增加的第4.2節(jié)規(guī)定的四種情形是對實踐中通常不符合專利法實施細則第六十一條第一款規(guī)定情形的例舉，并非對不符合專利法實施細則第六十一條第一款情形的窮舉，其作用在于幫助合議組理解專利法實施細則第六十一條第一款以及相關原則，增強原則的可操作性，“解決審查中的困惑”。其次，審查指南在措辭上將上述第四種情形規(guī)定為“通常不符合”實施細則第六十一條第一款旨在排除審查實踐中存在的例外情形?？梢?，一方面，審查實踐中在上述四種情形以外依然可以存在其他不符合專利法實施細則第六十一條第一款情形，另一方面，盡管屬于上述四種情形，但仍有可能符合專利法實施細則第六十一條第一款規(guī)定的情形同樣存在。　　　　因此，審查中不應僅僅以對上述四種指南所例舉的情形的判斷來代替對專利法實施細則第六十一條第一款的判斷，即復審請求人所作的修改若是以克服駁回決定以及復審通知書指出的缺陷作為唯一目的且不得不采取的修改方式時，則應考慮接受其修改。基于此，在專利法實施細則第六十一條第一款的審查過程中，合議組不僅需要準確理解審查指南增加第4.2節(jié)規(guī)定的四種情形，而且更應當以具體案情為基礎，嚴格遵照該法條的立法本意進行判斷，而非一概機械套用上述四種情形。同時，對于上述四種情形本身的正確解讀也依然是必不可少的。　　　　┃對專利審查指南規(guī)定的不符合專利法實施細則第六十一條第一款規(guī)定的四種情形的理解與把握 　　　　1.“擴大權利要求的保護范圍”情形的理解和把握 　　　　首先，審查指南規(guī)定的“擴大權利要求的保護范圍”的情形應理解為，復審請求人通過對權利要求的保護范圍進行修改以期得到超出修改前的保護范圍，通常不屬于符合專利法實施細則第六十一條第一款規(guī)定的修改。其中應當明確的是，上述“擴大”式的修改，既包括修改后的權利要求將駁回決定或復審通知書所針對的權利要求的保護范圍完全覆蓋在內，也包括修改后權利要求的部分保護范圍部分落在駁回決定或復審通知書所針對的權利要求保護范圍之外。　　　　比如，第41627號復審決定涉及的復審案中，駁回所針對的權利要求1為“產品，其包含齊墩螨素和螨蜱胺的組合”。復審請求人在提出復審請求時將“齊墩螨素”修改為其上位概念“大環(huán)內酯類化合物”，同時在螨蜱胺以外增加另一種脒類化合物可選項“雙甲脒”，即將權利要求中的一下位概念主動修改為上位概念，同時增加權利要求中一項技術特征的可選擇項，導致修改后的權利要求中包括了原先下位概念未曾涉及的技術內容，且增加的可選項導致權利要求的保護范圍擴大到未曾覆蓋的范圍，因此屬于審查指南規(guī)定的“擴大權利要求的保護范圍”的情形。　　　　2.對“不具備單一性”情形的理解和把握 　　　　“不具備單一性”的情形應理解為，在將復審程序修改的權利要求與駁回決定所針對的權利要求進行對比的前提下，判斷二者之間是否具備單一性，而不是指修改后的權利要求之間是否存在缺乏單一性的缺陷。　　　　審查指南例舉“將與駁回決定針對的權利要求所限定的技術方案缺乏單一性的技術方案作為修改后的權利要求”的情形通常不符合實施細則第六十一條第一款規(guī)定的目的，首先在于，防止在駁回決定被撤銷后復審程序接受的修改后的權利要求中存在的不具有單一性的主題影響在先審級的繼續(xù)審查;進而，避免復審請求人為克服駁回決定或復審通知書指出的實質性缺陷，將在先審級已經指出過無單一性且已經被刪除的技術方案通過復審程序的修改再次納入保護。　　　　比如，第24920號復審決定涉及的復審案件中，駁回決定針對的權利要求1包括4個并列技術方案，駁回決定認為權利要求1中的并列技術方案3不具備新穎性。復審請求人在提出復審請求時刪除技術方案3。然而，前置審查意見認為上述4個并列技術方案所共有的技術特征已經被對比文件公開，因此復審請求人在復審請求時修改保留的其余3個技術方案屬于“不具備單一性”的不符合專利法實施細則第六十一條第一款規(guī)定的情形。　　　　第24920號復審決定認定，復審請求人刪除技術方案3的刪除式修改方式是為克服新穎性缺陷最常見的方式，復審請求人刪除技術方案3的唯一目的確系為克服駁回決定所指出的新穎性缺陷。并且，“不具備單一性”的情形的判斷是將復審程序修改的權利要求與駁回決定所針對的權利要求對比，修改后的權利要求1保留的3個并列技術方案在駁回決定針對的權利要求1中已經存在，修改后的權利要求1落入駁回決定所針對的權利要求1范圍，修改前后的權利要求1之間的關系類似于獨立權利要求與從屬權利要求的關系，因此不能因技術方案1、2和4之間不具備單一性而認為該修改不符合專利法實施細則第六十一條第一款的規(guī)定。　　　　3.對“增加權利要求”情形的理解和把握 　　　　對“增加權利要求”的情形的理解常因被復雜化而導致喪失可操作性，而依據指南撰寫本意僅應理解為增加權利要求的數目。通常情況下，復審請求人通過請求復審增加權利要求的數目不能理解為是以克服駁回決定或合議組指出的缺陷為唯一目的，其更多體現的是復審請求人意圖通過復審程序構筑新的權利體系的申請策略，并且會導致在駁回決定之外產生新的爭議點。　　　　另外應指出，如果復審請求人增加權利要求數目是為克服駁回決定或者復審通知書所指出的缺陷不得不進行的修改，則不應認為這種修改不符合專利法實施細則第六十一條第一款的規(guī)定。比如，復審請求人為克服一項權利要求中并存上下位概念導致的保護范圍不清楚的缺陷，將上下位概念的特征分別撰寫為不同權利要求而導致權利要求數目增加，這種情形屬于為克服駁回決定指出的缺陷不得不進行的修改，則不能因修改形式上增加權利要求的數目而機械地認為其不符合專利法實施細則第六十一條第一款的規(guī)定。　　　　4.對“改變權利要求類型”情形的理解 　　　　“改變權利要求的類型”的情形應理解是指復審請求人的修改使權利要求類型在產品類與方法類之間的相互轉化。對于以往可能存在是否屬于“改變權利要求類型”的爭議的在產品或方法權利要求范疇內進行的權利要求主題名稱的變化。例如由裝置修改為系統(tǒng)、由產品修改為用于制造產品的設備、由產品制備方法修改為產品使用方法等，應在具體案情基礎上回歸上述專利法實施細則第六十一條第一款的立法本意與判斷原則進行判斷。　　　　比如，第31570復審決定涉及的復審案中，駁回決定所針對的權利要求1-9要求保護以結構特征限定的“原料”，權利要求10要求保護使用權利要求1-9所述原料制備薄膜的方法。駁回決定的駁回理由是權利要求1-10不符合專利法第二十二條第三款的規(guī)定。在提出復審請求時，復審請求人將權利要求1-9的主題名稱修改為“制造原料的方法”，并以原料的制造步驟或工藝特征對其進行限定。第31570復審決定認定，由于產品、產品的使用方法與產品的制造方法屬于不同的權利要求類型，而且在先審級未對修改后的原料制造方法進行過檢索和審查，這種修改導致復審階段的修改在駁回決定之外出現新的爭議點，因此屬于審查指南規(guī)定的“改變權利要求類型”的情形，不符合專利法實施細則第六十一條第一款的規(guī)定。　　　　另外，如果復審請求人為克服駁回決定或者復審通知書所指出的缺陷，不得不改變權利要求的類型或主題名稱，而修改后權利要求的實質內容并未發(fā)生變化，那么即使權利要求的類型形式上發(fā)生了變化，也不能認為所述修改不符合專利法實施細則第六十一條第一款的規(guī)定。例如，對于已知產品的新醫(yī)藥用途發(fā)明，復審請求人可能會將其撰寫為以醫(yī)藥用途限定的產品權利要求或者疾病的治療方法權利要求，而后，為克服駁回決定或復審通知書指出的缺乏新穎性或違反專利法第二十五條規(guī)定的缺陷而不得不將其修改為制藥用途權利要求，這種對權利要求類型的改變符合專利法實施細則第六十一條第一款的規(guī)定。　　　　綜上，盡管復審程序中出現審查指南規(guī)定的以上四種情形時，通常會被認為違反實施細則第六十一條第一款的規(guī)定，但出現上述情形時，審查員仍需要根據該條款立法本意進一步結合具體案情進行分析。如果復審請求人所作的修改是以克服駁回決定或復審通知書指出的缺陷為唯一目的而不得不進行的修改，則即便屬于上述四種情形，依然是符合實施細則第六十一條第一款規(guī)定的。　　　　┃對不符合專利法實施細則第六十一條第一款規(guī)定的處理方式 　　　　根據上述合理把握專利法實施細則第六十一條第一款的雙重之義，如果在對復審請求人所作修改是否符合專利法實施細則第六十一條第一款規(guī)定進行判斷之后，發(fā)現審查文本存在不符合實施細則第六十一條第一款的瑕疵，合議組在確定審查策略時要著重體味專利法第二十一條的精神，要在保障“客觀公正”的根本前提下、在“準確”審查的基礎上尋求在先審級與復審請求人之間的爭議的“及時”與高效解決。在此過程中，經常會綜合考量以下一些因素：第一，專利申請所作技術貢獻以及由此決定的案件未來走向;第二，復審程序的性質;第三，復審程序的審查效能;第四，接受修改對專利審批程序正常進行的影響程度。　　　　通常情況下，合議組對不符合專利法實施細則第六十一條第一款規(guī)定的申請文件不予接受，并且應當在告知復審請求人不予接受的同時對之前可以接受的文本進行實體審查，也可以對修改文本中符合專利法實施細則第六十一條第一款規(guī)定的部分內容提出審查意見。但是，如果在合議組依據申請文件中存在的其他實質缺陷發(fā)出復審通知書后，復審請求人作出的修改既未克服通知書指出的實質缺陷，同時存在違反實施細則第六十一條第一款的缺陷，在確定上述不符合專利法實施細則第六十一條第一款規(guī)定的修改與所指出的實質性缺陷的審查和認定無關的前提下，合議組可以選擇直接依據通知書所告知的缺陷作出維持駁回的復審決定。再則，如果專利申請因未對所屬領域作出技術貢獻而完全不具備授權前景，所存在的實質缺陷無法通過請求人的進一步修改或舉證得以克服，此時合議組既可以指出實施細則第六十一條第一款的缺陷，待復審請求人克服該文本缺陷再針對實質缺陷給出審查意見或者退回到駁回決定或上一次復審通知書所針對的權利要求給出實體意見;也可以不提出實施細則第六十一條第一款的審查意見而直接針對實質缺陷提出審查意見以提高審查效率。　　　　對于復審程序性質的考量應當是在符合復審請求人尋求救濟目的的前提下兼顧了復審程序的“程序繼續(xù)”屬性。例如，復審請求人主動針對與駁回決定所指出缺陷性質相同的缺陷進行修改，盡管該修改可能不是以克服駁回決定以及復審通知書指出的缺陷作為唯一目的，但此類修改所針對的缺陷本身屬于合議組應當依職權引入審查范圍的范疇，復審請求人的主動修改顯然有利于提高授權專利質量和審查效率，因此合議組通常并不以不符合專利法實施細則第六十一條第一款規(guī)定為由拒絕接受該修改。　　　　對于上述第四項考量因素應注意的是，這種對審批程序的影響不僅要考慮對復審程序本身的影響上，同時還要考慮一旦撤銷駁回后對繼續(xù)審查的影響程度;即如果導致駁回決定作出的缺陷最終被克服，案件回到原審查程序中，合議組所接受的存在實施細則第六十一條第一款瑕疵的文本是否為繼續(xù)審查以及整個專利審批程序帶來不當的審查負荷是根據該條款的立法本意必須考慮的問題。例如，對于一件在駁回決定作出前已經進行過全面檢索的申請，如果撤駁后因為復審程序所接受的修改文本而使得要針對修改后的權利要求采用全新的檢索策略再次檢索，而非進行一般的補充檢索，則足以證明該復審接受的文本理應以分案申請的方式提出，在復審程序接受該文本違反了專利法實施細則第六十一條第一款的立法本意。　　　　回歸實施細則第六十一條第一款的立法本意，體會審查指南相關規(guī)定的內涵，從而準確合理地把握實施細則第六十一條第一款的審查有利于復審程序以及整個專利審批程序的良好運行。隨著近年復審請求量的激增，與復審請求的審查相關的操作的規(guī)范與一致更應引起充分的重視，希望通過本文能夠引發(fā)對復審程序修改問題的進一步關注。(李越)

?作者：李越來源：中國知識產權報 整理：iprdaily 網站：http://www.islanderfriend.com/ “IPRdaily”是全球視野的知識產權科技媒體，由一群長期從事知識產權服務的信徒建立，我們中有資深媒體人，有投資者，有觀察者，有代理人，有律師、有IPR風險控制專家，還有創(chuàng)業(yè)者。我們將客觀敏銳地記錄、述評、傳播、分享知識產權行業(yè)的每一天。 ? 微信訂閱號: “IPRdaily” IPRdaily｜讀懂知識產權&未來 ------------------------------------------ 版權聲明：作品版權歸作者所有，如果無意之中侵犯了您的版權，請來信告知，本站將在3個工作日內刪除