「專利審查意見(jiàn)答復(fù)」工作思路的體會(huì)分享

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作者：周慧玲  

原標(biāo)題：專利審查意見(jiàn)答復(fù)工作思路的體會(huì)分享 --避免新手代理人在答復(fù)專利審查意見(jiàn)通知書(shū)時(shí)無(wú)從下手的尷尬

對(duì)初次接觸專利審查意見(jiàn)答復(fù)工作的專利工程師或代理人，通常有些不知如何下手的感覺(jué)，特別在審查意見(jiàn)通知書(shū)中出現(xiàn)了沒(méi)有新穎性又沒(méi)有創(chuàng)造性的評(píng)述時(shí)候，非常容易被審查員的審查意見(jiàn)中給出的思路帶跑。如何幫助新手對(duì)審查意見(jiàn)通知書(shū)答復(fù)工作快速上手，試圖小結(jié)一下本人的工作體會(huì)，以供參考，歡迎批評(píng)指正。

首先，看到審查意見(jiàn)通知書(shū)時(shí)，專利工程師或代理人需要轉(zhuǎn)換思路，不能以普通讀者的身份閱讀審查意見(jiàn)通知書(shū)，而要明確自己的位置，答復(fù)者是站在申請(qǐng)人的角度來(lái)看待審查意見(jiàn)通知書(shū)的，因此答復(fù)者的立場(chǎng)和審查員應(yīng)該略有不同。在明確了自己看待審查意見(jiàn)通知書(shū)的位置之后再來(lái)看具體的問(wèn)題。

既然是站在申請(qǐng)人的角度來(lái)看審查意見(jiàn)通知書(shū)的，個(gè)人認(rèn)為，首先需要通告申請(qǐng)人審查意見(jiàn)的內(nèi)容，并明確答復(fù)的目標(biāo)，目標(biāo)清晰后再進(jìn)行后續(xù)的答復(fù)工作。當(dāng)然這個(gè)答復(fù)的目標(biāo)也是根據(jù)雙方交流和審查意見(jiàn)的情況綜合評(píng)估和協(xié)商最終確定的，并且這個(gè)目標(biāo)也是可以調(diào)整的。當(dāng)然在通告申請(qǐng)人之前，作為代理人應(yīng)該核實(shí)審查文本是否正確，了解傾向性的審查意見(jiàn)，并對(duì)對(duì)比文件要有初步的分析。

在明確了答復(fù)目標(biāo)之后，再來(lái)考慮答復(fù)工作思路。不同審查意見(jiàn)答復(fù)的工作思路也會(huì)不同，但是對(duì)某些常見(jiàn)的情況也可以有共性的工作思路。

通常審查意見(jiàn)通知書(shū)有以下幾種常見(jiàn)的情形：

1、有授權(quán)前景的審查意見(jiàn)通知書(shū)；

如果申請(qǐng)人同意審查意見(jiàn)中的授權(quán)范圍，那么代理人只需要針對(duì)性的處理好審查意見(jiàn)中的其他內(nèi)容就可以了，比如按照審查意見(jiàn)進(jìn)行修改權(quán)利要求或其他相關(guān)部分克服審查意見(jiàn)中指出的缺陷。

如果申請(qǐng)人不同意審查意見(jiàn)中的授權(quán)范圍，想要爭(zhēng)取被評(píng)述為沒(méi)有新穎性或沒(méi)有創(chuàng)造性的權(quán)利要求范圍，那么這樣的答復(fù)思路和后續(xù)沒(méi)有授權(quán)前景的審查意見(jiàn)答復(fù)思路類似，這里不再展開(kāi)。

2、沒(méi)有授權(quán)前景的審查意見(jiàn)通知書(shū)；

包括以下最常見(jiàn)幾種情況（本文僅討論使用專利法第22條第二和第三款評(píng)述了創(chuàng)造性的情況，現(xiàn)實(shí)中還有很多更復(fù)雜的情況在此并不展開(kāi)）。

2.1 權(quán)利要求沒(méi)有新穎性的情況

作為代理人這個(gè)時(shí)候，應(yīng)該問(wèn)一問(wèn)，審查員是否采用了新穎性的單獨(dú)對(duì)比原則？審查員對(duì)技術(shù)特征、技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)效果的觀點(diǎn)對(duì)不對(duì)？若審查員沒(méi)有采用單獨(dú)對(duì)比原則，也可以此為切入點(diǎn)進(jìn)行答復(fù)。

假設(shè)審查員認(rèn)為權(quán)利要求中的技術(shù)特征和對(duì)比文件中的技術(shù)特征是相同的或者等同的，那么代理人應(yīng)該問(wèn)一下，真的是相同嗎？真的是等同嗎？如果答案是否定的，那么答辯的思路也就有了。

萬(wàn)一如果代理人自己也認(rèn)為權(quán)利要求中的技術(shù)特征和對(duì)比文件中的技術(shù)特征是相同的或者等同的，這個(gè)案子就一定沒(méi)法答復(fù)了嗎？肯定不是。還可從技術(shù)特征相對(duì)于對(duì)比文件是否屬于相同或相似的技術(shù)領(lǐng)域、解決的技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)效果來(lái)看，其中有任何一個(gè)不同，也都可以成為答復(fù)的切入點(diǎn)。

2.2 權(quán)利要求有新穎性沒(méi)有創(chuàng)造性的情況

在這種情況下，通常審查員會(huì)認(rèn)為權(quán)利要求中的技術(shù)特征和對(duì)比文件是有區(qū)別技術(shù)特征的，只是區(qū)別技術(shù)特征在其他對(duì)比文件中公開(kāi)了或者獲得了啟示等，且該技術(shù)特征在對(duì)比文件中要解決的技術(shù)問(wèn)題和達(dá)到的技術(shù)效果基本相同。

對(duì)代理人來(lái)說(shuō)，首先要核實(shí)對(duì)比文件是否構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù),比如抵觸申請(qǐng)不能評(píng)價(jià)創(chuàng)造性、優(yōu)先權(quán)日核實(shí)后不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)，若對(duì)比文件不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)也可以此為切入點(diǎn)進(jìn)行答復(fù)。

進(jìn)一步地，對(duì)代理人來(lái)說(shuō)，還需要明確對(duì)區(qū)別技術(shù)特征是否如審查員所說(shuō)已經(jīng)被公開(kāi)，需要注意區(qū)別技術(shù)特征描述中任何一點(diǎn)差別，任何一點(diǎn)差別都可能是答復(fù)的突破口。并且無(wú)論區(qū)別技術(shù)特征和對(duì)比文件差別的大小，都還要評(píng)估這些差別解決的技術(shù)問(wèn)題和帶來(lái)的技術(shù)效果與對(duì)比文件比較，以解決的技術(shù)問(wèn)題不同或技術(shù)效果來(lái)說(shuō)明該差別足夠大，并且還不能從對(duì)比文件中獲得啟示，從而能認(rèn)為該差別點(diǎn)具有突出的實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)的創(chuàng)造性。這里有必要說(shuō)明一點(diǎn)的是，在權(quán)利要求整體的層面有對(duì)應(yīng)要解決的技術(shù)問(wèn)題，同樣在權(quán)利要求的各個(gè)區(qū)別技術(shù)特征上，也可能對(duì)應(yīng)更細(xì)節(jié)層面的技術(shù)問(wèn)題。

小結(jié)一下，專利審查意見(jiàn)答復(fù)工作思路首先是站在申請(qǐng)人的立場(chǎng)來(lái)看審查意見(jiàn)通知書(shū)，避免被審查員的思路帶跑；其次看看審查意見(jiàn)中對(duì)事實(shí)的評(píng)述是否符合客觀情況，找到的突破口就是答辯的切入點(diǎn)；在工作思路明確之后，找到答辯的切入點(diǎn)就會(huì)更有針對(duì)性，避免了無(wú)從下手的尷尬。

通常申請(qǐng)人既然做了申請(qǐng)，通常還是希望能授權(quán)的，除非申請(qǐng)人主動(dòng)放棄答辯，通常專利工程師或代理人不會(huì)建議申請(qǐng)人放棄答辯；即使在有些情況下授權(quán)前景不樂(lè)觀，出于客戶的需求，也可以采用分案的形式來(lái)延長(zhǎng)申請(qǐng)的存續(xù)時(shí)間，即使在收到駁回通知書(shū)之后，還能提出復(fù)審請(qǐng)求，進(jìn)入后續(xù)的救濟(jì)程序。

專利審查意見(jiàn)答復(fù)是一件頗為有樂(lè)趣的事情，審查意見(jiàn)通知書(shū)的情況也有多種，每一種都需要根據(jù)實(shí)際案情出發(fā)做出最恰當(dāng)?shù)幕貞?yīng)。

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：周慧玲  

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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