打擊虛假商標申請！美國專利及商標局推出「兩項新舉措」

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作者：B. Brett Heavner與Hiroki Otsuka   美國飛翰律師事務所律師

原標題：打擊虛假商標申請：美國專利及商標局推出兩項新舉措

截至2018年3月底，美國專利及商標局（USPTO）最新推出兩大商標舉措，旨在打擊虛假申請或惡意申請。第一項舉措“隨機審查計劃”已經(jīng)于2017年3月21日啟動，旨在打擊虛假的持續(xù)使用聲明（提交用于保留或續(xù)展美國商標注冊）。第二項舉措“商標使用證據(jù)舉報項目”于2018年3月6日推出，旨在提供一種對使用數(shù)碼合成、更改或偽造的商標樣本注冊進行舉報的便捷方式。盡管這兩項舉措將顯著提升美國專利及商標局確保所有美國商標注冊真正符合注冊資格的能力，但也可能為不知情的美國境外商標所有人埋下隱患，因為他們未能完全理解美國法律對在美國商業(yè)領(lǐng)域中使用商標的規(guī)定法則。如下文具體描述的，這些項目中的涉案的商標申請和注冊很可能被完全或部分撤銷。

背景：理解出現(xiàn)了什么問題

絕大多數(shù)國家并未要求商標所有人在獲取或續(xù)展商標注冊時，提交關(guān)于其商標正在使用的證明。因此，絕大多數(shù)地區(qū)允許商標所有人在其商標申請和注冊中指定其并未提供（或計劃提供）的商品和服務。然而，在美國，采取的方法卻截然不同。在申請注冊商標時，美國公民和企業(yè)必須證明其商標正用于其申請所列的所有商品和服務市場中。根據(jù)使用證據(jù)要求，申請人必須提交有關(guān)商標正用于所有所列商品和服務市場的聲明，以及申請用于所列商品或用于宣傳所列服務的商標樣本或樣品。就申請中包含的各尼斯類別的商品和服務，申請人必須提交一份樣本。盡管《馬德里協(xié)定》和《巴黎公約》允許美國境外商標所有人在無需證明其商標正在使用的前提下獲取美國注冊，然而，目前，美國境外商標所有人在美國商標注冊之日起第六年以及每次更新美國商標時，依然需要提交聲明（含樣品），證明商標的使用。  

美國商標體制政策旨在確保美國商標注冊是對市場的準確反應。也就是說，美國商標注冊以美國消費者實際體驗商標為前提對商標進行保護，而不是基于所有人選擇的商品或服務抽象列表對商標進行保護。此外，美國專利及商標局并不希望美國商標注冊簿中充斥著未實際使用的商標注冊。未在美國商業(yè)領(lǐng)域使用的商標，一旦注冊，只會占據(jù)美國商標注冊簿空間，并對公眾造成不必要的費用。例如，公眾依賴美國商標注冊簿確定是否可在美國使用和注冊擬議新商標。假冒注冊商標可能影響公眾做出此類判斷。  此外，未來商標所有人將需要投入成本，調(diào)查假冒注冊商標的實際使用情況，提交申請反對或撤銷注冊，甚至需要更改所選商標，以避免不必要的沖突。

考慮到“使用”在美國商標體系中的獨特中心地位，所以非美國商標所有人在理解和遵守美國注冊后使用要求時面臨重重困難，也并不奇怪。因此，無論是出于一無所知、粗心大意或欺詐意圖，非美國商標所有人常常提交錯誤的注冊后聲明，聲明對于注冊所覆蓋的“所有”商品和服務，其商標正在美國商業(yè)領(lǐng)域得到使用。然而事實上，該商標僅僅正在用于部分所列商品和服務。在2012年6月21日至2014年6月21日年期間，美國專利及商標局開展了一項為期2年的試驗研究，確定了虛假聲明問題的嚴重性。[1]該試驗研究隨機選取約500件已提交注冊后使用聲明的注冊。在試驗研究期間，美國專利及商標局審查員指定了所列商品和服務外的其他項目，并要求注冊人提交關(guān)于該指定項目的使用證據(jù)。在選中的《馬德里協(xié)定》和《巴黎公約》注冊人中，分別約有73%和65%注冊人無法證明指定項目的使用，從而導致注冊被全部或部分撤銷。

除虛假聲明問題外，美國專利及商標局還注意到提交偽造樣本也呈上升之勢。美國專利及商標局規(guī)定要求：樣本必須向?qū)彶閱T正確表明在正常經(jīng)營過程中，商標如何在消費者購買商品或服務時向其進行展示。然而，某些商標申請人卻向美國專利及商標局提交電腦生成的樣本。這些虛假樣本無法反映消費者如何體驗商標，因此違反美國專利及商標局規(guī)定。盡管某些“照片合成”樣品易于發(fā)覺，遺憾的是，有的樣本卻能夠以假亂真。這些虛假樣本通常由不了解美國專利及商標局規(guī)則的美國境外申請人/注冊人在未聘請美國法律代理的情況下提交。他們可能認為這些偽造設(shè)計可展示其在一般情況下如何“使用”。此外，為了避免延遲或者為了獲取涵蓋更廣商品和服務范圍的注冊，有的美國境外商標所有人則故意使用虛假樣本。  

隨機審查計劃

面對普遍的虛假注冊后使用聲明問題，美國專利及商標局更改了規(guī)則，為審查員提供查處虛假提交的新工具。特別是，美國專利及商標局新規(guī)要求所有人提交額外必要信息、樣本、展品和聲明，以適當審查原先注冊后使用聲明。[2]

美國專利及商標局計劃每年隨機審查約10%注冊后使用聲明，實施本新規(guī)。  按照近幾年商標申請注冊數(shù)據(jù)推算，2018年美國專利及商標局應審計約9400項注冊。[3]這并非一個小數(shù)目。隨機選取的注冊必須為（i）涵蓋某一類別中四種或以上商品/服務的單一類別注冊；或（ii）至少兩個類別中，每類別涵蓋兩種或以上商品/服務的多類別注冊。下文將舉例說明《隨機審查計劃》程序如何應用于美國注冊。[4]

第一步：選擇

El Batel 公司針對下圖所示商標擁有第3313101號注冊：

注冊涵蓋以下三類商品：

第7類：電動工具，即鉆孔器、角向磨光機、圓孔電鋸、圓鋸、線鋸、往復鋸和砂輪機；用于圓鋸、線鋸、往復鋸和孔鋸的電動鋸條；用于金屬、砌石、花崗巖、玻璃和木頭鉆孔的鉆頭；磨刀石；瓷磚切割機；液壓千斤頂以及用于切割和研磨金屬或砌石的電動工具切割和磨削磨盤；

第8類：手工具，即修指甲器具和套裝、錘、螺絲刀、扳手、鋸、鉗、美工刀、龍頭、刮刀、泥刀、木頭和塑料饅刀和灰板；手工鋸刀片；用于系放工具帶的工具袋；工具帶；工具帶；工具架。

第9類：量具，即尺、卷尺和木工尺；防護設(shè)備，即防護面罩、防護手套、防護面罩和護目鏡。

El Batel 公司及時提交了續(xù)展聲明，聲稱在所有所列商品上使用了商標，并提交顯示在電鉆（第7類）、錘（第8類）和卷尺（第9類）上的商標樣本。由于注冊包含1種以上類別，且每種類別具有2種以上商品，因此符合《隨機審查計劃》資格。盡管美國專利及商標局接受了原始商品（即電鉆、錘和卷尺）的使用聲明和樣本，但隨機選擇了El Batel公司，審查其注冊所列其余商品。

第二步：第一次審查意見通知書

經(jīng)篩選參與此計劃后，審查員發(fā)出第一次審查意見通知書，要求El Batel 公司提交相關(guān)使用樣本，證明該商標已經(jīng)使用在審查員酌情選擇的額外指定物品上。其中審查員特別要求提供使用第7類“磨銳刀具”和“切割機”以及第8類“刮刀”和“刀座”的使用商標證明。第一次審查意見通知書中還包括一份建議意見，建議El Batel 公司在無法提交合理使用證據(jù)的情況下，自行刪除指定商品。此外意見還建議，如果El Batel 公司未能提供符合要求的使用證據(jù)，可能收到第二次審查意見通知書，并且若El Batel公司未能在六個月的截止期限內(nèi)給出回復，可能導致注冊完全被撤銷。El Batel 公司針對第一次審查意見通知書的回應，提交了指定商品的使用樣本，同時聲明在第一次提交時已經(jīng)在這些商品上使用了該注冊商標。因此El Batel 公司收到了核準通知書，并成功保持了所有原始商品的注冊。

第三步：第二次審查意見通知書

若El Batel 公司刪除了審查員在第一次意見通知書中指定的商品，或者提交了無法被接受的指定商品使用證據(jù)，審查員可能會發(fā)出第二次審查意見書。在第二次審查意見書中，審查員將要求其提供所屬注冊項目中剩余所有商品的使用證據(jù)。因此如果出現(xiàn)任何問題，El Batel 公司將不得不提交其注冊項目中所有大約三十種在列商品的使用證據(jù)。

第四步：最終裁定

收到第二次審查意見書的回復后，審查員將審核所有提交的使用證據(jù)。如果商標所有人能夠提交符合規(guī)定的使用證據(jù)，則對應商品和服務的注冊將予以保留。而商標所有人無法提供充分符合規(guī)定的使用證據(jù)的商品和服務將被刪除，并且注冊將被部分撤銷。如果商標所有人無法提供任何在列商品和服務的使用證據(jù)，或提交的使用證據(jù)無一被接受，其整個注冊將被撤銷。  

評注

如果美國境外商標所有人不熟悉美國“基于使用”的商標制度，隨機審查計劃可能會對他們造成不成比例的影響。美國境外商標所有人所注冊的商標中更可能涵蓋大量商品和服務，包括實際上并未真正使用商標，甚至不準備使用商標的商品服務。因此他們受到隨機審查的風險更高。鑒于證明商標額外使用的負擔和費用增加，美國境外商標所有人應在提交商標注冊續(xù)展和更新申請時，自行刪除并未在美國上市的商品和服務，避免簽署包含未在美國使用商品和服務的任何聲明書。此外，美國境外商標所有人還應考慮提前收集聲明中所列每一項商品和服務的使用證據(jù)，減少隨機審查計劃帶來的負擔。

商標使用證據(jù)舉報項目

由于美國以外的幾乎所有商標制度都沒有商標使用證據(jù)這一要求，因此想要讓美國境外申請人了解美國法律下的這項要求特別困難。一般來說，美國法律要求提交的商品樣本能夠證明商品本身或商品包裝上貼有相應商標。對于服務而言，商標使用證據(jù)則是服務相關(guān)廣告或標牌，用于證明所提供服務的類型。除此之外，所有使用證據(jù)必須與繪圖頁中的商標完全相符，而且必須在美國境內(nèi)商品或服務的正常銷售過程中使用。

對于不太習慣如此狹義的合理“商標使用”定義的美國境外商標所有人而言，美國的商標使用證據(jù)條例似乎是個巨大的負擔。很遺憾的是，美國嚴格的商標使用證據(jù)條例有時迫使美國境外商標所有人生產(chǎn)假證據(jù)以應付美國專利及商標局的審查。最常見情況下，美國境外商標所有人在受挫后會在互聯(lián)網(wǎng)上找到一張某產(chǎn)品的素材圖片（如圖1所示），然后將商標插入圖片中（如圖2中YI AUDIO申請的商標所有人所為）。  

圖1

圖2

直到最近美國專利及商標局的審查員都很難拒絕提供假證明的注冊申請，除非證據(jù)造假過于明顯。而受到假證據(jù)損害的其他商標所有人必須提出異議或要求撤銷因欺詐而實現(xiàn)的商標注冊。然而在美國，異議和撤銷程序成本很高，這給深受造假商標注冊損害的商標所有人帶來不公平的負擔。為了糾正這一狀況，美國專利及商標局在2018年3月3日實施了一個新項目，任何人如果擔心出現(xiàn)商標使用證據(jù)造假，可以向美國專利及商標局提交舉報信。這種舉報的效果與異議或撤銷相似，只是前者省略了很多繁文縟節(jié)。

如需根據(jù)這個新項目進行舉報，舉報方可以向美國專利及商標局特殊舉報試點項目發(fā)送電子郵件，郵箱地址：TMspecimenprotest@uspto.gov。

舉報郵件中必須包含下列兩項中的一項：

1、第三方使用相同圖片，但是沒有相關(guān)商標的客觀證據(jù)。例如，可以包含素材圖片所在網(wǎng)站頁面或者顯示的相同圖片中沒有相關(guān)商標的其他網(wǎng)站。

2、使用相同物品圖片和網(wǎng)站模型，但使用不同商標的先前注冊號和/或申請?zhí)枴?br/>

這些舉報郵件必須在公示后三十天之內(nèi)提交到美國專利及商標局。商標使用證據(jù)舉報項目目前僅限于標準的“基于使用”商標申請，因為這些申請中必須先提交使用證據(jù)商標才會公布。項目此不適用《馬德里協(xié)定》和《巴黎公約》注冊人的注冊后提交的使用聲明書。不幸的是，注冊后使用聲明書是證據(jù)造假的一個重災區(qū)，但本舉報項目暫時不涉及這個方面。很可能在未來美國專利及商標局會擴大項目覆蓋范圍，將此類使用說明書也納入舉報范圍。至少商標使用證據(jù)舉報項目會向所有申請人發(fā)送消息，表示美國專利及商標局已經(jīng)意識到申請人提交偽造證據(jù)的現(xiàn)象，并表達絕不容忍此類行為的決心。   

結(jié)論

隨著越來越多美國境外商標所有人提交商標申請，美國專利及商標局意識到需要為不理解“基于使用”商標制度，或者不理解商標實際使用證據(jù)重要性的那部分申請人，進行規(guī)則的調(diào)整。隨機審查計劃和商標使用證據(jù)舉報項目是保障公平的重要步驟，因此需要證明商標使用的申請人必須準確誠信地完成這些步驟。

考慮到問題的嚴重性，對于美國專利及商標局堅持抵制聲明書和使用證據(jù)造假的決定，美國境外商標所有人不應該感到驚訝。但是美國境外商標所有人也無需為此感到擔心。這些項目不會對那些花時間確保其美國商標注冊中所列的商品和服務準確反映其在美國經(jīng)營活動，而且保留其商標在美國使用證據(jù)的美國境外商標所有人帶來任何障礙。

注釋：

[1]美國要求從注冊日起第5年至第6年間或者在更新時提交誓言書。

[2]《美國聯(lián)邦法規(guī)》第37篇第 §2.161(h)節(jié)（37 CFR §2.161(h)）和《美國聯(lián)邦法規(guī)》第37篇第§737(h)節(jié)（37 CFR §7.37(h)）

[3]https://www .uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY17PAR.pdf

[4]由于根據(jù)《隨機審查計劃》發(fā)布的審查意見通知書尚未公開，因此，示例采用的是根據(jù)試驗研究發(fā)布的審查意見通知書。然而，由于審查意見通知書詳情大致相同，因此，上述示例依然有用。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：B. Brett Heavner與Hiroki Otsuka   美國飛翰律師事務所律師

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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