專利創(chuàng)造性的思考與困惑（上）

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：半夏    指導老師：房平木律師

原標題：關于創(chuàng)造性的思考與困惑（上）

內容提要

本文討論：

一、發(fā)明實際解決的技術問題能否被客觀確定；

二、如果發(fā)明實際解決的技術問題不能被客觀確定，那么確定發(fā)明實際解決的技術問題時，是否應該僅以申請文件公開為基礎，而不考慮申請文件以外的內容；

三、一個技術方案是否會因為它所針對的技術問題不同，而得到不同的創(chuàng)造性結論；

四、創(chuàng)造性判斷的，是技術方案本身是否顯而易見，還是技術方案解決相應技術問題是否非顯而易見；

五、發(fā)明和實用新型專利權的保護范圍，是否需要考慮加入技術問題的限定。

關鍵詞

創(chuàng)造性、技術方案、技術問題

一、說明

本文的一些觀點可能與目前許多主流觀點不同。受限于筆者的認識，可能大多數(shù)觀點都是存在問題的，也許整個討論基礎都是錯的。但是，本文產(chǎn)生于筆者在實際工作中遇到的案例，并且，本文的一些觀點在筆者腦海產(chǎn)生后，已經(jīng)反復折磨筆者蠻長一段時間，筆者仍然無法確定其對錯。筆者雖然也查看一些資料和書籍，但是，尚未能得到解惑。為此，筆者將這些思考全盤寫出，望業(yè)界同行批評和斧正，筆者在此表示真誠感謝。

國內對新穎性的要求從“相對新穎性”變成“絕對新穎性”，而本文的相應想法是：如果可以將目前要求的創(chuàng)造性歸納為“絕對創(chuàng)造性”，那么，創(chuàng)造性的情況是不是恰好可以與新穎性的情況反過來，采用一種“相對創(chuàng)造性”的判斷標準，這種“相對創(chuàng)造性”是：將技術方案解決申請文件中記載的相應技術問題作為整體進行（創(chuàng)造性）判斷，而不是原來那種根據(jù)技術方案解決任何問題進行（創(chuàng)造性）判斷。

二、總述

引源問題：

對于一個技術方案，能因為它的區(qū)別特征在申請文件中記載的作用的不同，而得到“有創(chuàng)造性”和“沒有創(chuàng)造性”兩種不同的結論嗎？

需要說明的是，引源問題中提到的“作用的不同”，達到了使發(fā)明實際解決的技術問題不同的程度，本文后半部分也對作用與技術問題的關系進行討論。

引源問題的變形問題：

同樣的兩個技術方案，在申請時，以解決不同的技術問題提出，有可能得到一個技術方案“有創(chuàng)造性”，而另一個技術方案“沒有創(chuàng)造性”的結論嗎？

在目前的專利法規(guī)定下，引源問題及其變形問題的都不允許出現(xiàn)不同的創(chuàng)造性結論。

因為，目前的專利法保護的對象（客體）是技術方案（除外觀設計），因此，一個技術方案，要么有創(chuàng)造性，要么沒有創(chuàng)造性。

但是，很多人會隱約感覺，引源問題及其變形問題，在實踐中，可能會出現(xiàn)不同結論，即，實踐中可能出現(xiàn)：

1、區(qū)別特征在申請文件中記載的作用不同，導致一種情況下有創(chuàng)造性，另一種情況下沒有創(chuàng)造性的；

2、同樣的兩個技術方案，在申請時，以解決不同的技術問題提出，得到一個技術方案“有創(chuàng)造性”，而另一個技術方案“沒有創(chuàng)造性”的。

例如，江耀純的《創(chuàng)造性判斷三步法中的萬能公式-技術問題答案搜索法》[ 網(wǎng)絡出版類  江耀純：《創(chuàng)造性判斷三步法中的萬能公式-技術問題答案搜索法》，載深圳新創(chuàng)友知識產(chǎn)權代理有限公司網(wǎng)站http://www.cypatent.com/cn/bow-66.htm，最后訪問日期：2018年5月9日。]一文中提到一個例子如下：

歐專局的一個典型案例來說吧。在該案中，把啤酒瓶做成褐色，解決了啤酒保鮮問題，在現(xiàn)有技術中檢索到不相應的啟示，因而該發(fā)明有創(chuàng)造性。但如果把“啤酒瓶做成褐色”所解決的技術問題確定為“減少光線透射”，則就會檢索出大量的對比文件，造成“該發(fā)明沒有創(chuàng)造性”的錯誤判斷。

筆者認為，申請文件中如果寫的技術問題是“減少光線透射”，相應申請難以授權，但是，技術問題寫成了“啤酒保鮮”，卻被授權了。本文正是對此進行討論，也就是說：

1、確定發(fā)明實際解決的技術問題時，是否應當僅將申請文件中記載的內容（主要是技術問題和技術效果等內容）作為基礎，而不考慮申請文件以外的內容；

2、在確定保護范圍時，是否應當將保護對象由僅為技術方案，變成由技術方案與相應的“技術方案實際解決的技術問題”構成的結合，即通過在權利要求書中增加“技術方案實際解決的技術問題”，縮小權利要求的保護范圍。

其中，“技術方案實際解決的技術問題”這個名詞，是指“三步法”中的“發(fā)明實際解決的技術問題”，即本文后續(xù)會提到將“發(fā)明實際解決的技術問題”替換為“技術方案實際解決的技術問題”。

如果上述兩點討論的結論都是肯定的，能夠使得引源問題及其變形問題的答案都由否定變成肯定的（從而跟實踐中的做法可能更加一致），即：一個技術方案，結合相應的技術問題，可以有不同的創(chuàng)造性結論。

后面的內容，都根據(jù)上述討論展開，首先從筆者在實踐中產(chǎn)生的困惑開始說明。

三、困惑

3.1困惑一、發(fā)明實際解決的技術問題是否能夠被客觀確定，是否可以從申請文件以外的內容確定發(fā)明實際解決的技術問題。

目前很多人認為，發(fā)明實際解決的技術問題能被客觀確定。確定區(qū)別特征之后，發(fā)明實際解決的技術問題能夠被相應客觀確定。

這些人的觀點進一步認為，確定發(fā)明實際解決的技術問題是一個客觀過程，以至于“發(fā)明實際解決的技術問題”還有一個“客觀技術問題”這樣的別稱。

相應的，目前普遍的觀點認為，“三步法”的前兩步是客觀過程，只有第三步是主觀判斷。

審查指南中，有這樣的表述：在審查中應當客觀分析并確定發(fā)明實際解決的技術問題。這應該是對上述觀點的支持。

一些書籍的內容也支持“確定發(fā)明實際解決的技術問題是一個客觀過程”。例如石必勝《專利創(chuàng)造性判斷研究》[ 著作類  石必勝著：《專利創(chuàng)造性判斷研究》，知識產(chǎn)權出版社2012年2月第1版，第80頁。]一書中，也多處表明，目前我國認為確定發(fā)明實際解決的技術問題是客觀的，其中包括第80頁記載了“確定客觀技術問題作為我國創(chuàng)造性判斷的一個步驟最先規(guī)定在2001年的《審查指南》中……”等內容。

由于很多人認為，“發(fā)明實際解決的技術問題是能被對應客觀確定的”，因此，他們會相應認為，確定發(fā)明實際解決的技術問題時，應當是可以考慮申請文件以外的內容的，這兩個觀點是直接相承接的。

然而，筆者正是對上述觀點存在困惑，后續(xù)將進一步說明。

3.2 困惑二、專利保護的對象與創(chuàng)造性判斷的內容是否一致

根據(jù)專利法第二條，除了外觀設計，專利法保護的對象（客體）是技術方案（發(fā)明專利和實用新型專利）。本文只針對技術方案這種保護對象，不涉及外觀設計。可見，目前專利（除外觀設計）保護的對象，是技術方案。

通常會認為，專利保護的對象與創(chuàng)造性判斷的內容是一致的。專利保護的對象是技術方案，因為，現(xiàn)在權利要求的內容就是技術方案，這與專利法第二條是對應的。

專利法第26條對權利要求書規(guī)定的是：權利要求書應當以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。而對于權利要求本身，審查指南中有多處這樣的表述：

權利要求中不得使用與技術方案的內容無關的詞句……

可見，對于專利保護的對象是技術方案，權利要求記載的也是技術方案，這一點應該是非常清楚的。

那么，創(chuàng)造性判斷的內容也是技術方案嗎。

筆者對“專利保護的對象與創(chuàng)造性判斷的內容是否一致”存在困惑，也說明，筆者認為或許兩者是不一致的，后續(xù)將進一步說明。

3.3困惑三、專利保護的對象是技術方案，并且可以從申請文件以外的內容確定發(fā)明實際解決的技術問題，是否是許多申請無法授權的根源。

困惑三事實上還應該加上“發(fā)明實際解決的技術問題難以被客觀確定”，但是，這個是筆者后續(xù)要討論的觀點。暫時先將它與困惑三剝離。

讓我們回到引源問題：

對于一個技術方案，能因為它的區(qū)別特征在申請文件中記載的作用的不同（這種作用不同，達到了使發(fā)明實際解決的技術問題不同的程度，本文后半部分也對作用與技術問題的關系進行討論），而得到“有創(chuàng)造性”和“沒有創(chuàng)造性”兩種不同的結論嗎？

引源問題可以對應到這樣一種典型的創(chuàng)造性判斷情形：

審查員找到對比文件1作為最接近的現(xiàn)有技術，指出一個合金專利申請的權利要求1與對比文件1相比，存在的區(qū)別特征是：該專利申請在合金成分中加入了鋅；審查員又找到公開含有鋅的合金專利，對比文件2；非常重要的，鋅在該專利申請中的作用與在對比文件2中的作用不同，并且，這個作用的不同，導致可以確定，鋅在申請文件中解決的技術問題與在對比文件2中解決的技術問題不同。

看到這樣的情形，相信很多人會直接說，這種情形不屬于“三步法”中“存在啟示”的情況（即屬于不存在啟示的情況），因此，此時的權利要求1是可以爭辯有創(chuàng)造性的。

然而，請先思考變化一：要是該專利申請中加入鋅的作用就是對比文件2中加入鋅的作用呢，整個專利申請，技術方案沒有變化，只是鋅的作用不同而已呀，感覺這種情況就正好是“三步法”中“存在啟示”的情況啊，那些原本認為這個案子可以爭辯創(chuàng)造性的人，此時要如何解釋這樣的情況呢。

而且，還可以繼續(xù)思考變化二：要是該專利申請中寫了，加入鋅的作用，既包括了對比文件2中加入鋅的作用，又包括了另外一個之前沒有發(fā)現(xiàn)的作用；這個時候呢，這個專利申請究竟屬不屬于存在啟示的情況呢。

上述原情形和兩個變化中，合金的成分一直沒有改變，也就是說，技術方案一直沒有變化。

但是，為什么會出現(xiàn)這么多讓人困擾的疑惑呢——雖然原情形、變化一和變化二，三者技術方案相同，但感覺變化一顯然沒有創(chuàng)造性，而原情形和變化二又是可以爭辯一下創(chuàng)造性的。

對于原情形，筆者親自看到一個駁回通知書，大致駁回理由可以這樣歸納：雖然鋅在申請文件中沒有記載能解決對比文件2中相應的技術問題，但是，客觀實際上，鋅加入對比文件1中，也能解決鋅在對比文件2中所解決的技術問題；因此，對比文件2相當于已經(jīng)說明，在合金中加入鋅，可以起到鋅在對比文件2中的相應作用；此時，以對比文件1為基礎，從解決對比文件2中鋅所解決的技術問題上看，本領域技術人員在對比文件1中加入鋅是顯而易見的，因此，從這一角度上看，權利要求1是顯而易見的，不具備創(chuàng)造性。

仔細分析審查員的駁回可知，其中最關鍵的地方之一，是審查員事實上把鋅在對比文件2中所解決的技術問題作為發(fā)明實際解決的技術問題。

也就是說，審查員認為，可以從申請文件以外的內容確定發(fā)明實際解決的技術問題。

如果可以從申請文件以外的內容確定發(fā)明實際解決的技術問題，那么專利審查的不確定性是十分明顯的。

因為，審查員想承認有創(chuàng)造性時，他可以不從申請文件以外的內容確定發(fā)明實際解決的技術問題，而如果審查員想認定沒有創(chuàng)造性時，他往往可以從申請文件以外的內容確定發(fā)明實際解決的技術問題。

這樣，審查員的判斷標準未免太難以統(tǒng)一，太沒有確定性。

這種情況下，哪怕申請人爭取到一些案件的授權，其實，也感覺是審查員“網(wǎng)開一面”。因為，如果審查員非要從上述駁回案件的角度來評價，幾乎所有的這類案件都可能無法授權。

很多人可能會覺得，審查員的思路有問題，沒有理論依據(jù)。然而，石必勝的《專利創(chuàng)造性判斷研究》一書第268頁[ 著作類  石必勝著：《專利創(chuàng)造性判斷研究》，知識產(chǎn)權出版社2012年2月第1版，第268-269頁。]最后一段有這樣的記載：

比較分析我國與歐洲專利局的相關規(guī)定和判例可知，到達發(fā)明申請的路徑有多種 ，只要其中一種路徑相對于本領域技術人員是顯而易見的，就可以認定發(fā)明申請不具備創(chuàng)造性。日本《審查指南》規(guī)定，即使是發(fā)明申請與引證發(fā)明要解決的技術問題不相同，如果本領域技術人員能夠容易地以一種不同于發(fā)明申請的問題解決思路得出發(fā)明申請的技術方案，發(fā)明申請就不具備創(chuàng)造性。同樣的道理，由于作為出發(fā)點的現(xiàn)有技術不同，同一個發(fā)明相對于不同出發(fā)點能夠解決的技術問題也不相同，但只要是其中任何一條道路相對于本領域技術人員是顯而易見的，發(fā)明就不具備創(chuàng)造性。

上述內容，不僅是審查員駁回相應申請的理論依據(jù)，也為上述問題二提供了理論依據(jù)，即：發(fā)明實際解決的技術問題能被客觀確定，可以從申請文件以外的內容確定發(fā)明實際解決的技術問題。

總之，這一切是由于目前專利保護的對象是技術方案，而且，發(fā)明實際解決的技術問題可以從申請文件以外的內容確定發(fā)明實際解決的技術問題共同導致的。

也可以將這一原因進行梳理如下：

1、目前專利法保護的對象是技術方案（不包括外觀設計），因此，一個技術方案有沒有創(chuàng)造性，不能因為它所要解決的技術問題的不同而發(fā)生變化，技術方案無論從解決任何技術問題來看，都應該是非顯而易見的，否則不滿足授權條件；

2、由于發(fā)明實際解決的技術問題可以從對比文件中確定，在很多情況下，“三步法”第三步的時候，都會變成是存在啟示的情況，因此，相應的申請會被認為是顯而易見的，是不具備創(chuàng)造性的。

然而，這樣合理嗎。這種理論下，合金領域的案子應該基本上都難以授權吧。

筆者認為，這樣是不合理，并且，筆者希望能夠有方法解決這種不合理。

四、對困惑的思考

4.1對困惑一的思考

筆者認為：

1.發(fā)明實際解決的技術問題難以被客觀確定；相信不少人都會認為發(fā)明實際解決的技術問題是難以被客觀確定的，正如不少人還認為，確定最接近的現(xiàn)有技術和確定區(qū)別特征都無法真正實現(xiàn)一樣；

2.由于發(fā)明實際解決的技術問題難以被客觀確定，因此，如果可以從申請文件以外的內容確定發(fā)明實際解決的技術問題，將反而導致很多情況下的不客觀與不確定。

先看“發(fā)明實際解決的技術問題難以被客觀確定”。

讓我們來看審查指南中關于碳黑的案例，用來說明創(chuàng)立發(fā)明的過程不影響創(chuàng)造性的判斷，相應原文內容如下：

公知的汽車輪胎具有很好的強度和耐磨性能，它曾經(jīng)是由于一名工匠在準備黑色橡膠配料時，把決定加入３％的碳黑錯用為３０％而造成的。事實證明，加入３０％碳黑生產(chǎn)出來的橡膠具有原先不曾預料到的高強度和耐磨性能，盡管它是由于操作者偶然的疏忽而造成的，但不影響該發(fā)明具備創(chuàng)造性。

這個碳黑的案例，如果當初確定過區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術問題，想必，區(qū)別特征會是：在汽車輪胎成分中加入３０％的碳黑；技術問題會是：使汽車輪胎具有高強度和耐磨性能（或者說：克服汽車輪胎的強度低和不耐磨問題）。

筆者認為，如果不是發(fā)明人偶然發(fā)現(xiàn)，誰也不知道這個案件的“發(fā)明實際解決的技術問題”會是“使汽車輪胎具有高強度和耐磨性能”。

筆者還認為，“阿司匹林”這樣的用途發(fā)明也說明，一些技術方案除了一開始認為的“發(fā)明實際解決的技術問題”以外，還能解決其它的“發(fā)明實際解決的技術問題”，即一些技術方案還能解決申請文件記載以外的“發(fā)明實際解決的技術問題”，只是一開始申請時，還沒被發(fā)現(xiàn)。（當然，筆者對用途發(fā)明的這種理解可能是荒謬的，許多人會認為用途發(fā)明已經(jīng)變成了方法專利，技術方案已經(jīng)改變，這一點筆者后續(xù)會繼續(xù)討論。）

一個技術特征（區(qū)別特征），它可能有很多作用，可能達到對多個技術問題的解決。因此，會出現(xiàn)無論是對比文件中的記載，還是申請人自己申請文件的記載，都無法完全說明這個技術特征在相應技術方案中的作用及其對應解決的技術問題（特別是在合金或藥品等組分類案件中）的情況，因此，想要客觀確定發(fā)明實際解決的技術問題，幾乎是不可能的。

可見，“發(fā)明實際解決的技術問題”是難以被客觀確定。即使是在區(qū)別特征確定的情況下，發(fā)明實際解決的技術問題也是難以被客觀確定的。很多審查和司法實踐中，也是選擇放棄確定所謂的客觀技術問題。

“發(fā)明實際解決的技術問題”是難以被客觀確定，還有一個重要的表現(xiàn)。審查過程中，審查員如果不斷換最接近的現(xiàn)有技術，相應的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術問題都要相應更改，這顯然也是不合理的，這也說明，真正要確定發(fā)明實際解決的技術問題是不可能的。

申請人經(jīng)過與對比文件相比，確定了區(qū)別特征之后，盡管申請文件原來完全沒有描述相應的區(qū)別特征的作用、效果和解決的問題，又重新歸納了相應的發(fā)明實際解決的技術問題，也是不合理的，也說明真正要確定發(fā)明實際解決的技術問題是不可能的。

如果可以考慮申請文件以外的內容，出現(xiàn)這種情況，申請人經(jīng)過與對比文件相比，確定了區(qū)別特征之后，盡管申請文件原來完全沒有描述相應的區(qū)別特征的作用、效果和解決的問題，又重新歸納了相應的技術問題，這是合理的嗎？這正是會導致前面提到的合金案例的情況。所有合金申請可能都無法授權的原因。

初步總結對困惑一思考得到的結論可知，筆者認為，在發(fā)明實際解決的技術問題難以被客觀確定的事實情況下，如果可以從申請文件以外的內容確定發(fā)明實際解決的技術問題，將導致反而很多情況下的不客觀，很多判斷的不確定。

4.2尋找困惑一的解決方案

既然，發(fā)明實際解決的技術問題難以被客觀確定，筆者認為，解決方法就是：在確定發(fā)明實際解決的技術問題時，是否應當僅將申請文件中記載的內容（主要是相應的技術問題和技術效果）作為基礎，不考慮申請文件以外的內容。

也就是說，筆者認為，不應當根據(jù)申請文件以外的內容，來確定發(fā)明實際解決的技術問題。

雖然，審查指南中提到“作為一個原則，發(fā)明的任何技術效果都可以作為重新確定技術問題的基礎，只要本領域的技術人員從該申請說明書中所記載的內容能夠得知該技術效果即可?！钡P者的觀點與其是有區(qū)別的。筆者認為的是：應當限定，確定發(fā)明實際解決的技術問題，僅限定在申請說明書中所記載的內容能夠得知該技術效果。

4.3對困惑二的思考

專利法保護的對象是技術方案應該沒有疑問。

但筆者認為，根據(jù)目前審查指南規(guī)定的內容，經(jīng)受創(chuàng)造性判斷的內容不是技術方案。

這很可能是筆者的“一派胡言”。

但是，筆者還是希望把自己的看法如實說出來，并虛心接受大家的批評和指正。

專利法中規(guī)定：創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術相比，該發(fā)明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步。

審查指南中，繼續(xù)對突出的實質性特點和顯著的進步做出以下規(guī)定：

發(fā)明有突出的實質性特點，是指對所屬技術領域的技術人員來說，發(fā)明相對于現(xiàn)有技術是非顯而易見的。

發(fā)明有顯著的進步，是指發(fā)明與現(xiàn)有技術相比能夠產(chǎn)生有益的技術效果。

我們單獨看突出的實質性特點，會覺得跟技術問題無關，但是，審查指南正是用“三步法”作為“突出的實質性特點的一般性判斷方法”。

而根據(jù)“三步法”的內容，筆者認為，經(jīng)受創(chuàng)造性中，“突出的實質性特點”判斷的，是技術方案與相應的技術問題。

具體的，審查指南中，“三步法”第三步的第一句原文如下：

(3)判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術人員來說是否顯而易見

這個時候會有人開始說，這個第三步判斷的是“發(fā)明”，而不是“技術方案”。然而，發(fā)明在專利法第二條的定義正是：對產(chǎn)品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。

哪怕審查指南此處有意用“發(fā)明”，目的是想將申請文件作為一個整體看待，例如審查指南提到，應當將發(fā)明作為一個整體看待（原文為：在評價發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時，審查員不僅要考慮發(fā)明的技術方案本身，而且還要考慮發(fā)明所屬技術領域、所解決的技術問題和所產(chǎn)生的技術效果，將發(fā)明作為一個整體看待。），但筆者認為，這是起不到這個作用的，上面提到的駁回案件就是具體例子。

因為，在專利法中，發(fā)明已經(jīng)有了法定定義，它一種技術方案。如果不改變法條中的定義，而僅憑審查指南中的說明，是無法認為：發(fā)明不僅包括技術方案本身，還包含技術問題的。

事實上，正是由于現(xiàn)在權利要求中限定的僅是技術方案，所以，專利法第二條才將發(fā)明和實用新型定義為技術方案。而這導致發(fā)明、實用新型與技術方案在多個地方會存在矛盾。

例如，專利法實施細則中，關于“發(fā)明內容”的內容寫道：

寫明發(fā)明或者實用新型所要解決的技術問題以及解決其技術問題采用的技術方案，并對照現(xiàn)有技術寫明發(fā)明或者實用新型的有益效果。

這樣的內容一方面顯示發(fā)明和實用新型是技術方案，不包括技術問題和技術效果，但另一方面，此時“發(fā)明內容”又好像是表明“發(fā)明”包括了技術問題和有益效果。

說了這么多，仍然應該以專利法第二條為準，因此，審查指南中，“三步法”第三步可以改為：

(3)判斷要求保護的“技術方案”對本領域的技術人員來說是否顯而易見

讓我們繼續(xù)看“三步法”第三步對應的詳細說明，原文如下：

在該步驟中，要從最接近的現(xiàn)有技術和發(fā)明實際解決的技術問題出發(fā)，判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現(xiàn)有技術中是否給出將上述區(qū)別特征應用到該最接近的現(xiàn)有技術以解決其存在的技術問題(即發(fā)明實際解決的技術問題)的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現(xiàn)有技術并獲得要求保護的發(fā)明。如果現(xiàn)有技術存在這種技術啟示，則發(fā)明是顯而易見的，不具有突出的實質性特點。

這段話中出現(xiàn)的“技術問題”應該都可以理解為“發(fā)明實際解決的技術問題”。為了更加對應上述相應的內容，筆者將“發(fā)明實際解決的技術問題” 替換為“技術方案實際解決的技術問題”，也就是說把“發(fā)明”替換為“技術方案”。

可見，筆者對上面這段審查指南原文的理解是：在最接近的現(xiàn)有技術基礎上，用區(qū)別特征來解決發(fā)明實際解決的技術問題是不是顯而易見的。這里，再次直接用“技術方案”來替換掉“在最接近現(xiàn)有技術基礎上，用區(qū)別特征”，從而得到：用技術方案來解決“技術方案實際解決的技術問題” 是不是顯而易見的。

但總之，用這樣的過程，筆者得到這樣的結論：雖然在前面，“三步法”的標題是判斷要求保護的“技術方案”對本領域的技術人員來說是否顯而易見，但根據(jù)具體內容來看，“三步法”第三步是在判斷采用技術方案來解決“技術方案實際解決的技術問題” 是不是顯而易見的。這里，或許會是筆者整體想法出錯最嚴重的地方，請大家思考、批評和指正。

筆者無法像數(shù)學公式那樣進行證明上述觀點，因為，上面是一段文字，而每個人對上述文字的理解可能會不同。然而，筆者不得不將它作為本文所討論內容的一個重要基礎。

所以筆者的結論是，目前“三步法”在判斷創(chuàng)造性中的突出的實質性特點時，經(jīng)受創(chuàng)造性判斷的內容，并不是技術方案，而是：

采用技術方案來解決“技術方案實際解決的技術問題”。

而審查指南中正是有意識到這一點，才會寫了剛才提到的那一段話：在評價發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時，審查員不僅要考慮發(fā)明的技術方案本身，而且還要考慮發(fā)明所屬技術領域、所解決的技術問題和所產(chǎn)生的技術效果，將發(fā)明作為一個整體看待。

為了進一步肯定上述結論，讓我們回到前面汽車輪胎加碳黑的例子，對于“原本想加入３％的碳黑卻錯加為３０％”的技術方案，筆者在想，一個失誤都可能得到的技術方案，會是本領域技術人員難以得到的嗎，這難道不正是通過有限次實驗能得到的嗎？

單獨看技術方案，加入任何比例的碳黑應該都算不上是非顯而易見吧，應該是特定比例的碳黑有原先不曾預料到的效果，才是非顯而易見的。

不防再假設，如果當時沒有發(fā)現(xiàn)加入30%的碳黑能使汽車輪胎具有“原先不曾預料到的高強度和耐磨性能”，那么，這個由失誤造成的技術方案，是不是就不了了之了呢？

再以審查指南提到的“發(fā)明解決了人們一直渴望解決但始終未能獲得成功的技術難題”為例，來看愛迪生對電燈的改進。

根據(jù)筆者的印象，在當時，大家都想解決電燈使用壽命短的問題。而愛迪生做的，正如現(xiàn)在審查指南里面提到的“有限次試驗”，他一個一個材料地進行試驗，據(jù)說試驗了上千種材料，最后得到用鎢絲作為燈絲。

鎢絲作為燈絲的技術方案，是因為它能夠解決人們一直渴望解決但始終未能獲得成功的技術問題，所以才被認為有創(chuàng)造性（參考審查指南關于“判斷發(fā)明創(chuàng)造性時需考慮的其他因素”的規(guī)定）。

筆者認為，愛迪生的其它失敗方案，并不是“失敗方案本身”與“鎢絲作為燈絲的方案”相比沒有創(chuàng)造性，而是“失敗方案”不能解決相應技術問題而沒有創(chuàng)造性。

因此，筆者認為，這也再次體現(xiàn)了創(chuàng)造性（可以將突出的實質性特點直接替換為創(chuàng)造性，因為顯著的進步更是強調對技術問題的解決）是在判斷“技術方案解決了相應技術問題”這樣一個整體，而不是在判斷技術方案本身。

技術問題與技術方案的關系

筆者感覺，通常在這里，就會開始有一個悖論：我們總是將具有預料不到技術效果的技術方案，認為是技術方案的非顯而易見?；蛘哒f，在很多時候，說到技術方案的時候，仿佛就帶著這個申請文件中記載的相應技術問題了。

而筆者認為這是不合理的。

所以，我們還要問答技術方案與技術問題的關系，回答技術方案相同時，是否意味著相應的技術問題相同。

筆者認為，技術方案相同并不意味著相應的技術問題相同，可以從下面兩個方面考慮。

第一，技術方案本身不包含技術問題。根據(jù)審查指南中的表述，技術方案主體應該是“技術手段的集合”，而技術問題只是對 “技術手段的集合”的限定性描述。因此，即便目前技術方案的定義和技術方案三要素解釋中均含有技術問題，但也不是說明技術方案本身包含技術問題，即技術方案本身不包含技術問題。

第二，技術方案與技術問題并不是互為充分必要條件。解決申請文件中的技術問題，并不一定要用該申請中的技術方案，這一點應該是顯然的；而采用申請文件中的技術方案，有時也不僅僅解決了申請文件中記載的技術問題，也就是說，申請文件中的技術方案有時可能解決了申請文件中未提及的技術問題（筆者認為，“用途發(fā)明”就是說明了這種情況，但這可能只是一家之言）。

由于技術方案本身不包含技術問題，并且技術方案與技術問題并不互為充分必要條件，因此，技術方案相同并不意味著相應的技術問題相同。

而在上面的描述之后可知，這樣一對關系可以直接沿用于技術方案與“技術方案實際解決的技術問題”這一對關系中。

因此，再次總結對困惑二思考得到的結論可知，筆者得出一個可能是非?；奶频慕Y論：

目前專利法保護的對象與目前創(chuàng)造性判斷的內容多數(shù)情況下并不一致，如果采用三步法判斷創(chuàng)造性時，兩者是肯定不一致的（應該有不少人覺得，采用“三步法”會存在這樣的問題，因此，對于開創(chuàng)性發(fā)明，很多時候經(jīng)常并不采用“三步法”來判斷創(chuàng)造性）。

再以另一外角度來看，“三步法”判斷的內容。

通常認為，“三步法”是重塑發(fā)明的過程，因此，很多人認為，沿用這個觀點能夠得出，“三步法”就是判斷技術方案是否顯而易見。

但是，筆者認為，“三步法”重塑的發(fā)明，同樣是帶著技術問題的。

 “三步法”的重塑過程中，在將兩個以上不同對比文件公開的內容拼在一起時，起粘合作用的，正是“發(fā)明實際解決的技術問題”，可以著重看審查指南的這句話：本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現(xiàn)有技術并獲得要求保護的發(fā)明。

因此，從這個角度上看，“三步法”重塑的不是技術方案本身，而是結合著“發(fā)明實際解決的技術問題”這個“粘合劑”，來重塑發(fā)明。這樣的過程，導致最終重塑造的內容，應該帶著“發(fā)明實際解決的技術問題”這個“粘合劑”。

換句話說，“三步法”看著是重塑技術方案的過程，但是，“三步法”少不了以“發(fā)明實際解決的技術問題”作為“粘合劑”來重塑技術方案。由于始終需要帶著這個“粘合劑”，因此，“三步法”重塑的可能不再是原來的“發(fā)明”。相反，每一次重塑時，如果采用不同的“發(fā)明實際解決的技術問題”，重塑的可能都是 “新的發(fā)明”。這里所謂的“新的發(fā)明”，是：帶有“發(fā)明實際解決的技術問題”作為“粘合結構”的“合成技術方案”。這個“合成技術方案”才是重塑的內容。這個“合成技術方案”加引號是因為，它包含著“發(fā)明實際解決的技術問題”，而不僅僅是技術方案。

上述“合成技術方案”的概念，也是筆者認為，“三步法”是在判斷技術方案解決相應的“發(fā)明實際解決的技術問題”是否顯而易見的原因。

筆者認為，由于需要存在上述“合成技術方案”的概念，發(fā)明的定義可能需要帶有技術問題，即專利保護的對象（客體）可能需要加入技術問題的限定。

“合成技術方案”的概念還可以看到：除非能夠將所有可能的“合成技術方案”都一一判斷是否顯而易見，才能夠真正得到所謂有“技術方案本身是否非顯而易見”。否則，我們判斷的，都只是其中幾個“合成技術方案”是否非顯而易見。這也是筆者為何建議“在確定技術問題時，僅以申請文件公開的內容為基礎，不考慮申請文件以外的內容”的原因。

4.4尋找困惑二的解決方案

而如何解決——目前專利法保護的對象與目前創(chuàng)造性判斷的內容多數(shù)情況下并不一致——這一問題呢。

其實，要讓人認同它們不一致是難題。但是，假設大家認同它們不一致時，相應的解決方案無疑是簡單的，那就是使它們一致。

如何使專利法保護的對象與目前創(chuàng)造性判斷的內容一致？

筆者認為，需要將專利保護的對象轉變?yōu)榘l(fā)明實際解決的技術問題與技術方案的結合。即：是否可以用“發(fā)明實際解決的技術問題”來限定保護范圍，將保護對象由技術方案，變成技術方案與相應的“技術方案實際解決的技術問題”的結合。

創(chuàng)造性判斷的內容，應該始終是上述內容，即：采用技術方案來解決“技術方案實際解決的技術問題” 是否非顯而易見。所以，筆者認為，相應調整的，應當是專利保護的對象，使專利保護的對象與創(chuàng)造性判斷的內容一致。并且，這樣的改變，可以使原本無法授權的申請獲得授權，從而也是對上述困惑三的回答。

筆者認為，不僅僅是“三步法”，只要大家在判斷究竟什么東西是非顯而易見的時候，如果是結合了技術問題進行判斷時，在授權的時候，就不應該“扔掉”技術問題的束縛，而直接只保護技術方案。不加入這個技術問題的限定，正是審查員可以繼續(xù)用“解決其它技術問題的角度”，來重新驗證“技術方案本身”是否是非顯而易見的根源。

如果認為是技術方案本身非顯而易見的（如輪胎其它成分中加入30%的碳黑本身非顯而易見），則不需要考慮在授權時用技術問題來限制保護范圍，此時，本文討論的意義甚微。

但如果認為是技術方案解決相應技術問題是非顯而易見的（如輪胎其它成分中加入30%的碳黑，使輪胎具有原先不曾預料到的高強度和耐磨性能，是非顯而易見的），則此時，應該在保護范圍中加入技術問題的限定。因為，我們只是判斷了技術方案在解決這個技術問題時是否非顯而易見，我們并不能夠說明這個技術方案在解決其它技術問題時，是否非顯而易見。

為了使上述討論更形象具體，筆者還做出這樣的假設：

輪胎加30%碳黑的案例中，假設審查員找到的對比文件1是加入5%的碳黑輪胎，并假設審查員又找到對比文件2，對比文件2公開橡膠中加入碳黑是“用于使橡膠著黑色”，并具體公開碳黑加入量可以為5%、6%……30%（現(xiàn)在很多案子正是會這樣寫）。此時，請大家思考，當時的輪胎申請會不會如同本文前面提到的合金申請一樣，被駁回。

前面用的啤酒瓶案例也好，輪胎加30%碳黑的案例也好，都讓人感覺，技術方案是比較簡單的。那么，有沒有可能確實是技術方案本身就是非顯而易見的呢。

筆者認為，如果用三步法來看，幾乎都是在考慮采用技術方案來解決“技術方案實際解決的技術問題” 是否非顯而易見，但是，應該也有技術方案本身就是非顯而易見的情況。

以大家可能普遍認為是技術方案本身是非顯而易見的晶體管專利為例。

晶體管發(fā)明過程有這樣的描述：

在晶體管還未面世時，電子管的缺點就已經(jīng)暴露無遺了。雖然電子管曾推動了無線電的蓬勃發(fā)展，但其笨重、能耗大、壽命短、易出故障、難以維修等毛病，就已經(jīng)十分讓人厭棄了?！た死岢隽藰嬙煲粋€半導體三極管的設想，將一片金屬覆蓋在半導體上面，利用金屬與半導體之間的電壓所產(chǎn)生的電場來控制半導體中通過的電流。這雖然已是“結型場效應”的基本工作原理了。但不幸的是，這一理論無論做多少次實驗都未能成功，而肖克利也無法解釋原因。直到巴丁的加入，并提出那個至關重要的半導體表面態(tài)理論，這才解決了卡住所有人的難題。原來，在外加電場的作用下，電子被吸引到半導體的表面并被束縛在那里，形成了嚴密的屏蔽作用。這也阻止了電場穿透到半導體內部，因而不能形成電流。這也是為什么肖克利在實驗中，一直觀測不到場效應的原因。找到謎題的答案，實驗就好辦多了。在這之后，他們便巧妙地借助含正負離子的電解液，改變了晶體表面電荷的分布，解決了“半導體表面態(tài)”的問題。經(jīng)過幾天的奮斗，巴丁和布拉頓就觀測到了放大30%的輸出功率和15倍的輸出電壓。于是，世界上第一只稱為點接觸晶體管的半導體放大器就這樣問世了。

上述內容，很多人會認為是技術方案本身是非顯而易見的，這當然也是對的。

但是，讓我們再想一下，在這個申請專利的技術方案之前，三位科學家難道不是已經(jīng)試驗了許多其它更加非顯而易見的技術方案了嗎。那為什么這些技術方案就沒有用來申請專利呢？

只有能夠解決相應問題的技術方案能拿來申請專利，這一點上，與國內專利法規(guī)定創(chuàng)造性除了要有“突出的實質性特點”之外，還需要有“顯著的進步”，應該也是相通的。

可見：

1、技術方案對技術問題的解決，對于申請專利是非常關鍵的，如果寫一堆技術方案，但沒有寫它解決了什么問題，估計也是不應該被授權的，這里會看到，我們希望技術方案“有用”，技術方案做出了貢獻，是因為技術方案對技術問題的解決。

2、技術問題對于非顯而易見的重要性，如果不是發(fā)現(xiàn)了相應的半導體表面態(tài)理論，解決了“電子被吸引到半導體的表面并被束縛在那里，形成了嚴密的屏蔽作用”的問題，相應的技術方案并不會有比其它已經(jīng)進行了許許多多不成功的方案要來得非顯而易見。

上述討論可知，即使技術方案本身已經(jīng)非顯而易見，但根據(jù)前面對技術問題和技術方案的關系討論，以及上述晶體管例子的分析，可知，哪怕是技術方案本身已經(jīng)非顯而易見的情況，在保護范圍內限定技術問題，應該也是合理的。

另外，本文后半部分也討論，對晶體管這種解決很多技術問題的技術方案，用技術問題來限定它的保護范圍，是否合適。

五、最終解決方案

結合前面提到的“困惑一的解決方案”和“困惑二的解決方案”，可以得到筆者對前面所有問題的總解決方案是：

1、確定發(fā)明實際解決的技術問題時，僅將申請文件中記載的內容（技術問題和技術效果）作為基礎；

2、確定保護范圍時，將保護對象由技術方案，變成技術方案與相應的“技術方案實際解決的技術問題”的結合。

如果采用上述總解決方案，我們對引源問題及其變形問題的回答如下：

對于一個技術方案，因為它的區(qū)別特征在申請文件中記載的作用不同（這種作用不同，達到了使發(fā)明實際解決的技術問題不同的程度），可以得到“有創(chuàng)造性”和“沒有創(chuàng)造性”兩種不同的結論；

同樣的兩個技術方案，在申請時，以解決不同的技術問題提出，可以得到一個技術方案“有創(chuàng)造性”，而另一個技術方案“沒有創(chuàng)造性”的情況。

為了后續(xù)描述方便，將這個總解決方案簡稱為“新保護客體”。

“新保護客體”歸納起來，可以表述為：將發(fā)明實際解決的技術問題確定化，并將專利保護的對象轉變?yōu)榘l(fā)明實際解決的技術問題與技術方案的結合，從而使原本無法授權的申請獲得授權，并且使專利保護的對象與創(chuàng)造性判斷的內容一致。

到這里，讓我們回頭看那個合金案的駁回。

第一方面，審查員是認為，從“其它角度”來看，在原合金成分中加入鋅，應該是比較容易想到的；也就是說，原合金成分中加入鋅作為技術方案，本身應該是“唾手可得”的，它不應該被授權，這個技術方案應該是屬于公眾的，它如果被授權，對公眾是不公平的。

第二方面，申請人認為，盡管原合金成分中加入鋅本身“唾手可得”，但是，這種合金組分的特殊效果，解決的相應特殊問題，卻是申請人發(fā)現(xiàn)的；如果不是申請人發(fā)現(xiàn)，在面對這樣的特殊問題時，許多人仍然不知道應該用原合金成分中加入鋅；如果不能被授權，申請人的申請公開，好像是無償?shù)刈隽素暙I，得不到任何保護，這對申請人是不公平的。

第三方面，審查指南中規(guī)定，如果技術方案能夠起得預料不到的技術效果，又可以考慮認為是有創(chuàng)造性的。

可見，上述第一方面始終會與第二方面和第三方面矛盾。而如果采用“新保護客體”，就可以消除這種矛盾。

這樣的討論，將在本文后半部分的內容繼續(xù)進行。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：半夏    指導老師：房平木律師

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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