創(chuàng)造性的思考與困惑（下）

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作者：半夏    指導(dǎo)老師：房平木律師

原標(biāo)題：關(guān)于創(chuàng)造性的思考與困惑（下）

2018年8月10日，IPRdaily發(fā)布了“創(chuàng)造性的思考與困惑（上）（點(diǎn)擊標(biāo)題，查看全文）”。今日發(fā)布“創(chuàng)造性的思考與困惑（下）”，以供讀者朋友們參考交流。

一、可能是支持“新保護(hù)客體”的內(nèi)容。

1.1現(xiàn)在的多數(shù)專利撰寫(xiě)步驟，可能支持“新保護(hù)客體”。

我們可以從現(xiàn)在撰寫(xiě)專利的步驟來(lái)說(shuō)明新保護(hù)客體的合理性。

現(xiàn)在多數(shù)專利的正常撰寫(xiě)步驟，不都是定一個(gè)技術(shù)問(wèn)題，然后寫(xiě)一條解決這個(gè)技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)方案。只是，現(xiàn)在寫(xiě)的技術(shù)方案放在了權(quán)利要求里面，技術(shù)問(wèn)題沒(méi)有放入而已。如果用“新保護(hù)客體”，需要對(duì)應(yīng)把這個(gè)技術(shù)問(wèn)題也帶入權(quán)利要求就可以?！捌涮卣髟谟凇焙竺娴膬?nèi)容，是申請(qǐng)人自認(rèn)為對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的改進(jìn)，只要在“其特征在于”后面加上實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題應(yīng)該就可以了。

具體在權(quán)利要求中寫(xiě)入技術(shù)問(wèn)題的寫(xiě)法，可以是“一種晶體管，……，其特征在于，為解決晶體管閾值電壓不穩(wěn)定的問(wèn)題，……”?；蛘撸部梢允恰耙环N電熔絲，……，其特征在于，……，以用于防止在電熔絲熔斷后，電熔絲結(jié)構(gòu)的陰陽(yáng)極間重新導(dǎo)通”等等。

相應(yīng)的技術(shù)問(wèn)題可以在審查過(guò)程中進(jìn)行調(diào)整，特別是根據(jù)區(qū)別特征進(jìn)行調(diào)整，但調(diào)整，通常是使問(wèn)題更加細(xì)化，而不是整個(gè)地變成其它技術(shù)問(wèn)題。

如果采用“新保護(hù)客體”，原本已經(jīng)是撰寫(xiě)重點(diǎn)的技術(shù)問(wèn)題，無(wú)疑將更加受到專利撰寫(xiě)人員的重視。撰寫(xiě)中，申請(qǐng)人需要為自認(rèn)為有創(chuàng)造性的每一條權(quán)利要求增加所解決的技術(shù)問(wèn)題。

1.2當(dāng)前“以發(fā)明構(gòu)思為中心”的審查方式，可能是與“新保護(hù)客體”有共同的出發(fā)點(diǎn)。

也許，審查員應(yīng)該也是因?yàn)椤叭椒ā辈粩鄵Q對(duì)比文件，導(dǎo)致不斷更換區(qū)別特征，不斷更換發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，才覺(jué)得需要以“發(fā)明構(gòu)思”為中心進(jìn)行審查，而不是機(jī)械使用“三步法”。

而“新保護(hù)客體”下，在申請(qǐng)人自己寫(xiě)下技術(shù)問(wèn)題之后，一般只會(huì)繼續(xù)細(xì)化或精確技術(shù)問(wèn)題，技術(shù)問(wèn)題會(huì)有一個(gè)明確的范圍，也避免了不斷換對(duì)比文件，確定新技術(shù)問(wèn)題的情況。

可見(jiàn)，“新保護(hù)客體”與“以發(fā)明構(gòu)思為中心”的審查思想所持的出發(fā)點(diǎn)是相一致的。

在“新保護(hù)客體”下，如果采用三步法進(jìn)行審查，確定出的區(qū)別特征后，如果申請(qǐng)文件中沒(méi)有記載其解決的技術(shù)問(wèn)題（或者根據(jù)申請(qǐng)文件內(nèi)容無(wú)法確定所解決的技術(shù)問(wèn)題），就可以直接認(rèn)為，申請(qǐng)人自己已經(jīng)不認(rèn)為這是他做出貢獻(xiàn)的地方，因此，可以直接認(rèn)定方案沒(méi)有創(chuàng)造性。另外，需要提到的是，采用“新保護(hù)客體”時(shí)，很多時(shí)候可能可以不必再糾結(jié)于區(qū)別特征是否是公知技術(shù)，而是整體的看相應(yīng)的區(qū)別特征解決“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”。

在這種情況下，審查員審查的時(shí)候，只需要審查申請(qǐng)文件中，涉及解決自己提到的技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)方案及區(qū)別特征。這應(yīng)該與“以發(fā)明構(gòu)思為中心”的審查思路是一致的。

無(wú)論是本文提到的“新保護(hù)客體”，還是“以發(fā)明構(gòu)思為中心”的審查思路，都體現(xiàn)出今后的判斷是“順著”發(fā)明人的原意去看待發(fā)明，這也是為何筆者在上文中討論要將技術(shù)問(wèn)題的確定范圍鎖定在申請(qǐng)文件記載的范圍內(nèi)。

1.3“功能性限定”可能是支持“新保護(hù)客體”的表現(xiàn)

筆者認(rèn)為，認(rèn)同功能性限定的寫(xiě)法，就是支持筆者上述新保護(hù)客體的觀點(diǎn)。功能性限定的存在，其實(shí)是“新保護(hù)客體”的已有體現(xiàn)。

“用于……”的表述有時(shí)會(huì)被認(rèn)為沒(méi)有限定作用，據(jù)說(shuō)特別是在美國(guó)。筆者認(rèn)為，這也是因?yàn)槟壳皬?qiáng)調(diào)權(quán)利要求只保護(hù)方案的原因（是目前認(rèn)為不應(yīng)該用技術(shù)問(wèn)題對(duì)保護(hù)范圍進(jìn)行限定的表現(xiàn)）。相反，少數(shù)案子在爭(zhēng)取授權(quán)時(shí)，申請(qǐng)人通過(guò)加入某個(gè)結(jié)構(gòu)或步驟是"用于……"（即相應(yīng)的功能性限定），也被一些審查員接受了（筆者知道這樣的真實(shí)例子），這樣的情況，筆者認(rèn)為是新保護(hù)客體其實(shí)已經(jīng)潛在的在進(jìn)行了。

為了更進(jìn)一步討論，需要對(duì)功能性限定也進(jìn)行分析。

筆者認(rèn)為，功能性限定是對(duì)相應(yīng)結(jié)構(gòu)或者步驟的作用限定，或者說(shuō)，是用作用來(lái)描述相應(yīng)的結(jié)構(gòu)或者步驟?？傊?，功能性限定是一種作用的表述。但，功能性限定又不是一種普通的作用。

這里，筆者討論兩個(gè)層次的作用。

第一個(gè)層次的作用，僅是原理說(shuō)明（這一點(diǎn)有些類似科學(xué)發(fā)現(xiàn)一樣），不帶來(lái)所解決技術(shù)問(wèn)題的不同，因此，只是人們對(duì)技術(shù)原理認(rèn)識(shí)的進(jìn)步。達(dá)到這個(gè)層次的作用限定不能作為技術(shù)特征（區(qū)別特征）的，應(yīng)該不能作為功能性限定。

第二個(gè)層次的作用，是達(dá)到了對(duì)所解決實(shí)際技術(shù)問(wèn)題的決定性影響。這個(gè)層次的作用不同，達(dá)到了所解決的技術(shù)問(wèn)題不同。這個(gè)層次隱含說(shuō)明，相應(yīng)的結(jié)構(gòu)和步驟可以起到包括第一作用在內(nèi)的多個(gè)作用，但相應(yīng)申請(qǐng)中，相應(yīng)的結(jié)構(gòu)和步驟只是用了這個(gè)第一作用，以解決特定技術(shù)問(wèn)題。功能性限定顯然是要達(dá)到第二個(gè)層次。

我們可以具體舉很多例子。

例如，在一個(gè)權(quán)利要求中放入一個(gè)放大器，進(jìn)一步功能性限定，如果后續(xù)用這個(gè)限定爭(zhēng)辯創(chuàng)造性時(shí)，就是在爭(zhēng)辯技術(shù)問(wèn)題對(duì)創(chuàng)造性的影響。此時(shí)，對(duì)這個(gè)放大器功能性限定的表示，就是在權(quán)利要求里面限定解決技術(shù)問(wèn)題范圍的含義。

再例如，我們用彈性層來(lái)限定一層結(jié)構(gòu)的時(shí)候，必然是要用到這一層具有彈性的作用。如果最后判斷出來(lái)的區(qū)別特征（改進(jìn)點(diǎn)）剛好就在于這一層彈性層，那么，我們勢(shì)必需要在爭(zhēng)辯創(chuàng)造性時(shí)，提到這一層的彈性能夠起到相應(yīng)的效果，解決相應(yīng)的問(wèn)題。

1.4 采用“新保護(hù)客體”，估計(jì)不會(huì)排斥原來(lái)審查指南所規(guī)定的所有可授權(quán)情形。

“新保護(hù)客體”在審查過(guò)程中，同樣找對(duì)比文件，出現(xiàn)沒(méi)有新穎性的情況和現(xiàn)有情況完全相同，因?yàn)楝F(xiàn)在評(píng)價(jià)新穎性時(shí)，也是技術(shù)領(lǐng)域相同，技術(shù)方案相同，解決的技術(shù)問(wèn)題相同。

那么，在有新穎性的情況下呢？

判斷創(chuàng)造性的過(guò)程，同樣找最接近的現(xiàn)有技術(shù)，找區(qū)別特征，但是，發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題就是發(fā)明人自己限定的技術(shù)問(wèn)題。然后，同樣走第三步的“是否顯而易見(jiàn)”的判斷。

這里，其實(shí)也解答了多年前問(wèn)另一個(gè)人的困惑，我就說(shuō)，如果一開(kāi)始發(fā)明人想保護(hù)的，卻得不到，卻因?yàn)閷?duì)比文件的不同，加入了發(fā)明人根本不認(rèn)為的“發(fā)明點(diǎn)”后授權(quán)了，合理嗎。

1.5“新保護(hù)客體”可能與另外一些觀點(diǎn)相契合

采用“新保護(hù)客體”時(shí)，可以看到，對(duì)權(quán)利要求的保護(hù)主題進(jìn)行限定，是會(huì)對(duì)權(quán)利要求的保護(hù)范圍產(chǎn)生影響的。因?yàn)?，通常所要解決的技術(shù)問(wèn)題與權(quán)利要求的保護(hù)主題是有關(guān)聯(lián)的。

采用“新保護(hù)客體”時(shí)，與目前很多人支持的一種觀點(diǎn)契合。這種觀點(diǎn)是：當(dāng)技術(shù)問(wèn)題本身是非顯而易見(jiàn)時(shí)，有新穎性的技術(shù)方案應(yīng)該認(rèn)為是有創(chuàng)造性的。

筆者在網(wǎng)上看到，這個(gè)觀點(diǎn)在專利審查操作規(guī)程 （2011修訂版） 實(shí)審分冊(cè)關(guān)于創(chuàng)造性的部分有記載——第4.1節(jié)“新的構(gòu)思或者尚未認(rèn)識(shí)到的技術(shù)問(wèn)題”：認(rèn)識(shí)發(fā)明所要解決的技術(shù)問(wèn)題已經(jīng)超出了本領(lǐng)域技術(shù)人員的能力或水平，但問(wèn)題一經(jīng)提出其解決手段是顯而易見(jiàn)的，此時(shí)發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比是非顯而易見(jiàn)的具備創(chuàng)造性。

二、“新保護(hù)客體”可能帶來(lái)的改變

2.1“新保護(hù)客體”由于保護(hù)范圍受到相應(yīng)技術(shù)問(wèn)題的限縮，使申請(qǐng)人的權(quán)利范圍縮小，但也使一些案件能夠被授權(quán)。

目前專利法保護(hù)的是不受技術(shù)問(wèn)題限制的技術(shù)方案，因此，審查員可以理直氣壯的要求“技術(shù)方案無(wú)論從哪個(gè)角度考慮都應(yīng)該是非顯而易見(jiàn)的”?；蛘哒f(shuō)，審查員可以理直氣壯的要求“技術(shù)方案不管是不是從解決申請(qǐng)文件所指出技術(shù)問(wèn)題的出發(fā)，都應(yīng)該是非顯而易見(jiàn)的”。

但是，“新保護(hù)客體”會(huì)要求，審查員從技術(shù)方案解決申請(qǐng)文件中涉及的相應(yīng)技術(shù)問(wèn)題來(lái)判斷創(chuàng)造性，而不能通過(guò)其它途徑。因此，很多案子可以授權(quán)。也就是說(shuō)，采用“新保護(hù)客體”時(shí)，授權(quán)后的權(quán)利要求范圍可能更加準(zhǔn)確合適，可以防止利用前述合金案的駁回觀點(diǎn)來(lái)駁回有價(jià)值的專利申請(qǐng)，促進(jìn)技術(shù)人員的研發(fā)熱情。

再例如，筆者遇到的最真實(shí)的一種情況是，是有個(gè)朋友處理的一個(gè)案子。審查員找到了抵觸申請(qǐng)文件，權(quán)利要求記載的技術(shù)方案與抵觸申請(qǐng)文件技術(shù)方案是一樣的，但是從全文來(lái)看，兩個(gè)文件記載的技術(shù)效果是不一樣的，可以推出兩個(gè)案子解決不同技術(shù)問(wèn)題。

如果按目前的觀點(diǎn)來(lái)看，由于技術(shù)方案已經(jīng)被抵觸申請(qǐng)文件公開(kāi)，在后申請(qǐng)是肯定無(wú)法獲利授權(quán)的。目前可能的嘗試是，把技術(shù)效果作為一個(gè)“技術(shù)特征”，加入權(quán)利要求1中，以爭(zhēng)取權(quán)利要求1具有新穎性——即希望審查員能夠認(rèn)為技術(shù)效果是一個(gè)“技術(shù)特征”。

但是，如果用“新保護(hù)客體”來(lái)看，相應(yīng)的技術(shù)問(wèn)題應(yīng)該是直接能作為保護(hù)范圍的區(qū)別的，而不需要考慮作為技術(shù)特征，此時(shí)，應(yīng)該是可以爭(zhēng)取在后申請(qǐng)的授權(quán)的。

事實(shí)上，采用“新保護(hù)客體”，這種情況下，哪怕不是一個(gè)抵觸申請(qǐng)文件，而是一個(gè)現(xiàn)有技術(shù)，筆者都認(rèn)為可以爭(zhēng)辯一下創(chuàng)造性。

另一種新的可授權(quán)情形可能是：申請(qǐng)人拿一個(gè)有權(quán)專利中的技術(shù)方案，結(jié)合新的技術(shù)問(wèn)題，提出新的專利申請(qǐng)，并獲得授權(quán)。

即“新保護(hù)客體”不排除他人以相同技術(shù)方案和新的技術(shù)問(wèn)題提出并重新要求授權(quán)。

對(duì)于上述新的可授權(quán)情形，筆者認(rèn)為是合理的。因?yàn)?，無(wú)論是天下間已有的“蕓蕓技術(shù)方案”，還是那些能夠從“簡(jiǎn)單途徑合成”的非已有技術(shù)方案，當(dāng)發(fā)明人指出：其中，這種技術(shù)方案能夠解決本領(lǐng)域技術(shù)人員很難認(rèn)為能解決的技術(shù)問(wèn)題時(shí)，這種技術(shù)方案重新變得特殊，本領(lǐng)域技術(shù)人員會(huì)重新認(rèn)識(shí)這種技術(shù)方案，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以直接用這種技術(shù)方案解決對(duì)應(yīng)的這種技術(shù)問(wèn)題，而不必再進(jìn)行研發(fā)或者探索。

也就是說(shuō)，這種新的可授權(quán)情形也是在促進(jìn)科技進(jìn)步，也對(duì)技術(shù)進(jìn)步做出貢獻(xiàn)，因此也可以被授權(quán)保護(hù)。

另外，對(duì)于上述新的可授權(quán)情形，假如新的專利申請(qǐng)具備授權(quán)條件，則很可能需要進(jìn)一步判斷：如果新的專利申請(qǐng)指出的技術(shù)問(wèn)題未獨(dú)立于有權(quán)專利中解決的技術(shù)問(wèn)題時(shí)，新的專利申請(qǐng)保護(hù)范圍是不是應(yīng)該落在有權(quán)專利的保護(hù)范圍內(nèi)（采用這種技術(shù)方案解決新的專利申請(qǐng)中指出的技術(shù)問(wèn)題，是不是可以從有權(quán)專利中顯而易見(jiàn)的得出）；如果新的專利申請(qǐng)指出的技術(shù)問(wèn)題完全獨(dú)立于有權(quán)專利中解決的技術(shù)問(wèn)題，新的專利申請(qǐng)保護(hù)范圍是不是應(yīng)該獨(dú)立于有權(quán)專利的保護(hù)范圍。

由前面分析可知，采用“新保護(hù)客體”，可能可以出現(xiàn)“雖然技術(shù)方案相同，但是，由于技術(shù)問(wèn)題不同，并且保護(hù)范圍不同”的兩個(gè)專利權(quán)。

這一部分內(nèi)容，與后續(xù)要繼續(xù)討論的“用途發(fā)明”相關(guān)。

在討論上述增加可授權(quán)情形時(shí)，需要討論編造技術(shù)問(wèn)題的情形

新保護(hù)客體中，以申請(qǐng)文件記載的技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)效果作為“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”的確定基礎(chǔ)，那么，有人會(huì)認(rèn)為，是不是可以通過(guò)編造難的技術(shù)問(wèn)題，使得相應(yīng)的申請(qǐng)授權(quán)。

對(duì)此，筆者認(rèn)為，胡編技術(shù)問(wèn)題的情況，首先關(guān)乎的是誠(chéng)信問(wèn)題和造假問(wèn)題，并不影響上述內(nèi)容的討論。

另外，編技術(shù)問(wèn)題應(yīng)該也是容易被判斷出來(lái)，如果編出事實(shí)上無(wú)法解決的問(wèn)題，想來(lái)是很難的。哪怕真的編出來(lái)并且蒙混過(guò)關(guān)，由于這個(gè)技術(shù)問(wèn)題是用于限定保護(hù)范圍的，對(duì)公眾的傷害可能也比較小。這跟后續(xù)要討論的侵權(quán)問(wèn)題相關(guān)。

事實(shí)上，現(xiàn)在制度下，化學(xué)領(lǐng)域如果通過(guò)編造技術(shù)效果來(lái)爭(zhēng)取授權(quán)的，而相比較前后兩種保護(hù)客體，“新保護(hù)客體”能夠減小這種情況對(duì)公眾的“危害”。

2.2“新保護(hù)客體”給“不同類型發(fā)明的創(chuàng)造性判斷”新的解釋

審查指南中提到的，以下十種發(fā)明中，審查指南均是具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，具備創(chuàng)造性的：

1.開(kāi)拓性發(fā)明

2.非顯而易見(jiàn)的組合發(fā)明；

3.取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果的選擇發(fā)明；

4.產(chǎn)生預(yù)料不到的技術(shù)效果的選擇發(fā)明；

5.克服了原技術(shù)領(lǐng)域中未曾遇到的困難的選擇發(fā)明；

6.將已知產(chǎn)品用于新的目的的用途發(fā)明；

7.產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果的要素改變發(fā)明；

8.產(chǎn)生預(yù)料不到的技術(shù)效果的要素替代發(fā)明；

9.省略要素后依然保持原有的全部功能的要素省略發(fā)明；

10.帶來(lái)預(yù)料不到的技術(shù)效果的要素發(fā)明。

如果用“新保護(hù)客體”來(lái)看待，后面九種似乎這些不必特別強(qiáng)調(diào)的。

因?yàn)?，后面九種的情況可以表達(dá)為“當(dāng)本領(lǐng)域技術(shù)人員很難想到這種技術(shù)方案能夠解決相應(yīng)技術(shù)問(wèn)題時(shí)，專利申請(qǐng)是具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，具備創(chuàng)造性的”。例如，對(duì)于“省略要素后依然保持原有的全部功能的要素省略發(fā)明”，可以認(rèn)為是“省略要素后的相應(yīng)技術(shù)方案仍然能夠解決相應(yīng)技術(shù)問(wèn)題”。

其中，對(duì)于用途發(fā)明，后續(xù)將進(jìn)一步討論。

2.3“新保護(hù)客體”給 “判斷發(fā)明創(chuàng)造性時(shí)需考慮的其他因素”新的解釋

審查指南在“三步法”和“不同類型發(fā)明的創(chuàng)造性判斷”的內(nèi)容之后，又專門在第5節(jié)中列出了四個(gè)“判斷發(fā)明創(chuàng)造性時(shí)需考慮的其他因素”。這四個(gè)因素的內(nèi)容如下：

5.1發(fā)明解決了人們一直渴望解決但始終未能獲得成功的技術(shù)難題；

5.2發(fā)明克服了技術(shù)偏見(jiàn)；

5.3發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果；

5.4發(fā)明在商業(yè)上獲得成功。

然而，如果用“新保護(hù)客體”的眼光看，這四個(gè)因素中的前面三個(gè)，也許也并不需要單獨(dú)列出來(lái)。

因?yàn)椋谝粋€(gè)需考慮因素可以表述為“技術(shù)方案解決了一直無(wú)法解決的技術(shù)問(wèn)題，專利申請(qǐng)是非顯而易見(jiàn)的”，上述需考慮的第二個(gè)和第三個(gè)因素（技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)效果是硬幣的兩面）可以統(tǒng)一表述為“當(dāng)本領(lǐng)域技術(shù)人員很難想到這種技術(shù)方案能夠解決相應(yīng)技術(shù)問(wèn)題時(shí)，專利申請(qǐng)是非顯而易見(jiàn)的”。這與“新保護(hù)客體”直接是對(duì)應(yīng)的，與本文前半部分的討論是一致的。

同時(shí)，由于技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)效果是硬幣的兩面，因此，還可以說(shuō)明，在考慮用技術(shù)問(wèn)題限定保護(hù)范圍之后，應(yīng)該就不需要考慮用技術(shù)效果限定保護(hù)范圍了，加入技術(shù)問(wèn)題就可以了。

2.4“新保護(hù)客體”也許可以為“用途發(fā)明”提供新的解釋

我們先看采用目前的保護(hù)客體如何解釋“用途發(fā)明”，再考慮“新保護(hù)客體”下，如何解釋“用途發(fā)明”。

目前的專利法第九條規(guī)定：同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。由于本文不考慮外觀設(shè)計(jì)，可先將這個(gè)規(guī)定替換為：同樣的技術(shù)方案只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。

那么，在目前的保護(hù)客體下，“用途發(fā)明”可以被授權(quán)，是不是否定掉了“同樣的技術(shù)方案只能授予一項(xiàng)專利權(quán)”。

然而，并不會(huì)這樣。因?yàn)椋瑢彶橹改现?，將“用途發(fā)明”解釋為方法發(fā)明，并且進(jìn)一步解釋為使用方法發(fā)明。在這種情況下，“用途發(fā)明”可以歸納出“采用已有產(chǎn)品用于實(shí)現(xiàn)另一種新的用途”作為區(qū)別特征，因此，可以認(rèn)為“用途發(fā)明”的技術(shù)方案具備新穎性。

具體的，審查指南關(guān)于化學(xué)產(chǎn)品用途發(fā)明的新穎性規(guī)定如下：

一種已知產(chǎn)品不能因?yàn)樘岢隽四骋恍碌膽?yīng)用而被認(rèn)為是一種新的產(chǎn)品。例如，產(chǎn)品Ｘ作為洗滌劑是已知的，那么一種用作增塑劑的產(chǎn)品Ｘ不具有新穎性。但是，如果一項(xiàng)已知產(chǎn)品的新用途本身是一項(xiàng)發(fā)明，則已知產(chǎn)品不能破壞該新用途的新穎性。這樣的用途發(fā)明屬于使用方法發(fā)明，因?yàn)榘l(fā)明的實(shí)質(zhì)不在于產(chǎn)品本身，而在于如何去使用它。

進(jìn)一步的，審查指南中關(guān)于已知化合物“用途發(fā)明”的創(chuàng)造性有以下規(guī)定：

結(jié)構(gòu)上與已知化合物接近的化合物，必須要有預(yù)料不到的用途或者效果。此預(yù)料不到的用途或者效果可以是與該已知化合物的已知用途不同的用途；或者是對(duì)已知化合物的某一已知效果有實(shí)質(zhì)性的改進(jìn)或提高；或者是在公知常識(shí)中沒(méi)有明確的或不能由常識(shí)推論得到的用途或效果。

歸納可知，在目前的保護(hù)客體下，授權(quán)“用途發(fā)明”之所以不與“同樣的技術(shù)方案只能授予一項(xiàng)專利權(quán)”沖突，是因?yàn)閷彶橹改现袑ⅰ笆褂靡延挟a(chǎn)品用于新的用途”當(dāng)成技術(shù)方案中的區(qū)別特征。

可知，在目前保護(hù)客體下，審查指南對(duì)“用途發(fā)明”的解釋?xiě)?yīng)該也沒(méi)有問(wèn)題。

但是，采用“新保護(hù)客體”，能夠給“用途發(fā)明”提供一種新的解釋。

在“新保護(hù)客體”下，上面提到的專利法第九條規(guī)定就可以變成：“采用這種技術(shù)方案解決這種技術(shù)問(wèn)題”只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。

在這種情況下，可以不必將“用途發(fā)明”解釋為方法發(fā)明，而可以將相應(yīng)的“用途”歸納為是技術(shù)問(wèn)題。

此時(shí)，對(duì)“用途發(fā)明”可被授權(quán)的解釋，與其它專利申請(qǐng)可被授權(quán)的解釋相同，并不需要特別區(qū)分開(kāi)來(lái)，不需要特殊解釋。

如果采用“新保護(hù)客體”，或許以后可以不存在“用途發(fā)明”。正如前面所述，此時(shí)任何技術(shù)方案，不管是不是已有，如果發(fā)明人發(fā)現(xiàn)這種技術(shù)方案能夠解決“本領(lǐng)域技術(shù)人員難以認(rèn)為其能夠解決的技術(shù)問(wèn)題”時(shí)，都可以被重新授權(quán)。這與前面提到的“新的可授權(quán)情形”是相一致的。

事實(shí)上，前面2.1節(jié)中的內(nèi)容已經(jīng)提到，已有“用途發(fā)明”或許已經(jīng)屬于“新保護(hù)客體”能夠增加授權(quán)的情形。

這也證明，“新保護(hù)客體”能夠與目前審查指南對(duì)“用途發(fā)明”的解釋契合。

同時(shí)，讓我們思考，假設(shè)兩家公司同時(shí)研發(fā)出阿司匹林藥品，一家是以治療發(fā)熱、疼痛及類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎研發(fā)出的，另一家公司是以治療心腦血管疾病研發(fā)出的，假設(shè)他們恰好同一天提交了申請(qǐng)。此時(shí)，按照目前的專利制度，阿司匹林的專利權(quán)應(yīng)該如何處理呢，是僅給其中一家公司嗎，這樣是否合理呢。

而如果采用“新保護(hù)客體”，或許能夠使兩家公司分別獲得各自對(duì)應(yīng)的專利權(quán)。

這樣的假設(shè)，也是對(duì)本文最初引源問(wèn)題及其變形問(wèn)題的另一種回復(fù)，即同樣的技術(shù)方案，可以因?yàn)椤皩?duì)不同技術(shù)問(wèn)題的解決”，而具有“不同的創(chuàng)造性”，并且能夠結(jié)合不同的技術(shù)問(wèn)題，形成不同的保護(hù)范圍，分別獲得授權(quán)。

此外，如果沿著目前審查指南將“用途發(fā)明”解釋為“使用方法”的思路，將“新保護(hù)客體”表述為“采用這種技術(shù)方案解決這種技術(shù)問(wèn)題”，則可以認(rèn)為：“新保護(hù)客體”是一種方法的表述。也就是說(shuō)，在“新保護(hù)客體”下，全部權(quán)利要求都可以認(rèn)為是方法權(quán)利要求。

最后稍稍提及，“用途發(fā)明”是不是一定要受限于原產(chǎn)品的保護(hù)范圍呢。

如果有人對(duì)已有藥物進(jìn)行研究，是否可能可以申請(qǐng)到不落在原產(chǎn)品保護(hù)范圍內(nèi)的專利權(quán)呢。

這是個(gè)很荒謬的想法?；蛟S，這應(yīng)該是難以成立的。因?yàn)?，這對(duì)于首先制作出藥物的申請(qǐng)人也許是很不公平的，即使要求在后申請(qǐng)徹底不涉及原來(lái)藥物性質(zhì)和功能，都很難讓人認(rèn)同。但筆者提及這個(gè)想法，是因?yàn)楣P者曾經(jīng)想過(guò)，似乎可以申請(qǐng)到“不落入原產(chǎn)品保護(hù)范圍內(nèi)”的專利權(quán)，特別是在原產(chǎn)品結(jié)合它所解決的問(wèn)題進(jìn)行保護(hù)時(shí)。

然而，這反而可能是“新保護(hù)客體”存在問(wèn)題的體現(xiàn)。（請(qǐng)參考后記）

三、“新保護(hù)客體”可能帶來(lái)需要考慮和解決的問(wèn)題

3.1會(huì)不會(huì)使本應(yīng)得到的保護(hù)范圍被縮小。

以理應(yīng)得到最大保護(hù)范圍的開(kāi)拓性發(fā)明為例，假如有人首次發(fā)明指南針的專利申請(qǐng)，此時(shí)，對(duì)指南針限定的技術(shù)問(wèn)題可能就是“用于指引方向”這樣的技術(shù)問(wèn)題。而這樣的技術(shù)問(wèn)題對(duì)指南針專利申請(qǐng)的保護(hù)范圍的限定，應(yīng)該是恰當(dāng)?shù)?。既然開(kāi)拓性發(fā)明能夠得到合適的保護(hù)范圍，其它類型的發(fā)明也許也可以得到恰當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)范圍。

本文前半部分提到的晶體管發(fā)明，更加考驗(yàn)究竟技術(shù)問(wèn)題是否需要用來(lái)限定。

因?yàn)檫@種情況是，技術(shù)問(wèn)題是大家所共知的多個(gè)問(wèn)題（電子管存在的不足，且當(dāng)初大家都已經(jīng)知道，并且大家知道，如果能夠發(fā)明出固體晶體管結(jié)構(gòu)，就能夠克服電子管的相應(yīng)問(wèn)題），如果進(jìn)行限定，會(huì)不會(huì)使申請(qǐng)人獲利的保護(hù)范圍太小，使申請(qǐng)人受到損失。

筆者認(rèn)為，雖然相應(yīng)解決的技術(shù)問(wèn)題可能較多，但是，相應(yīng)問(wèn)題并列寫(xiě)進(jìn)去，應(yīng)該也不會(huì)使當(dāng)初晶體管申請(qǐng)的申請(qǐng)人獲利的保護(hù)范圍縮?。榇?，筆者還專門去下了鍺基晶體管的專利，發(fā)現(xiàn)專利申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)一開(kāi)始寫(xiě)的就是發(fā)明目的及要解決的技術(shù)問(wèn)題）。

另外，即使有些技術(shù)問(wèn)題沒(méi)能夠全部寫(xiě)入，這個(gè)技術(shù)問(wèn)題如果本領(lǐng)域技術(shù)人員都能夠得到是可以通過(guò)相應(yīng)技術(shù)方案解決了的話，一方面，可以采用類似侵權(quán)判斷時(shí)的“等同原則”那樣，默認(rèn)將侵權(quán)產(chǎn)品的范圍擴(kuò)大（同時(shí)，還請(qǐng)參考后續(xù)侵權(quán)判斷的內(nèi)容，討論將技術(shù)問(wèn)題作為默認(rèn)成立的侵權(quán)條件，也保護(hù)申請(qǐng)人利益），另一方面，其它申請(qǐng)人去申請(qǐng)相應(yīng)的技術(shù)問(wèn)題結(jié)合相應(yīng)的技術(shù)方案時(shí)，相應(yīng)的申請(qǐng)通常會(huì)被認(rèn)為是顯而易見(jiàn)的，無(wú)法被授權(quán)，因此，對(duì)申請(qǐng)人也許也不會(huì)有太大影響。

3.2“新保護(hù)客體”會(huì)不會(huì)不適用于沒(méi)有記載技術(shù)問(wèn)題的申請(qǐng)

筆者認(rèn)為，“新保護(hù)客體”不適用于沒(méi)有記載技術(shù)問(wèn)題的申請(qǐng)。以上全部想法和討論，適合于有技術(shù)問(wèn)題（技術(shù)效果）的專利申請(qǐng)。對(duì)于不寫(xiě)相應(yīng)技術(shù)問(wèn)題，不寫(xiě)相應(yīng)技術(shù)效果的申請(qǐng)，上述討論是沒(méi)有意義的。

也就是說(shuō)，上述討論內(nèi)容，對(duì)于問(wèn)題-解決這樣的審查思想也許是有意義，但對(duì)于只寫(xiě)方案，不寫(xiě)效果的案子，是不適用的。

那專利申請(qǐng)不記載任何技術(shù)問(wèn)題和效果，還會(huì)被授權(quán)嗎。

如果申請(qǐng)人就等著審查員找到最接近現(xiàn)有技術(shù)并確定區(qū)別特征之后，爭(zhēng)辯創(chuàng)造性。這種專利申請(qǐng)文件，對(duì)于公眾而言，做出了什么技術(shù)貢獻(xiàn)呢。技術(shù)人員看了這種申請(qǐng)文件的方案之后，會(huì)運(yùn)用這個(gè)方案嗎。

看一個(gè)合金的申請(qǐng)，只寫(xiě)了合金的組成。這樣的公開(kāi)能夠促進(jìn)技術(shù)的進(jìn)步，能夠?qū)π袠I(yè)有作用嗎。再例如藥品，不公開(kāi)藥品的作用，此作用達(dá)到技術(shù)問(wèn)題的層次，只說(shuō)合成了一種新藥品，可能沒(méi)人能知道它能做什么。

這些問(wèn)題，導(dǎo)致筆者認(rèn)為從公開(kāi)換角度的原理看，每一個(gè)專利申請(qǐng)，是有必要說(shuō)明其解決的問(wèn)題或者效果的。否則公眾看到你的方案有什么用呢。

究竟是什么促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步。筆者認(rèn)為，相比于提出技術(shù)方案而言，解決技術(shù)問(wèn)題是更加直接的促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步。

筆者認(rèn)為，將技術(shù)問(wèn)題與技術(shù)方案結(jié)合起來(lái)進(jìn)行保護(hù)，也更加準(zhǔn)確地保護(hù)到發(fā)明人實(shí)際對(duì)技術(shù)做出的貢獻(xiàn)。因?yàn)?，這種保護(hù)客體使得“被保護(hù)”的，是真正“所公開(kāi)”的。

3.3 “新保護(hù)客體”可能導(dǎo)致在無(wú)效過(guò)程中出現(xiàn)保護(hù)范圍的變化

剛開(kāi)始時(shí)，筆者認(rèn)為“新保護(hù)客體”可能導(dǎo)致在無(wú)效過(guò)程中出現(xiàn)需要調(diào)整保護(hù)范圍，并且，相應(yīng)的保護(hù)范圍與原來(lái)保護(hù)范圍沒(méi)有關(guān)系。

即，剛開(kāi)始時(shí)，筆者認(rèn)為，由于“新保護(hù)客體”在無(wú)效過(guò)程中，可能出現(xiàn)同時(shí)重新確定技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)方案的情況，造成原來(lái)的保護(hù)范圍和無(wú)效過(guò)程中的保護(hù)范圍是完全沒(méi)有重疊部分的，而這對(duì)于權(quán)利要求應(yīng)該具有的公示性和確定性是一種打擊，這成為一個(gè)問(wèn)題。

但后來(lái)發(fā)現(xiàn)，上面的情況并不會(huì)成立。

“新保護(hù)客體”下，應(yīng)該還是只能允許在授權(quán)范圍內(nèi)，進(jìn)行保護(hù)范圍的縮小，并不會(huì)出現(xiàn)無(wú)效后的保護(hù)范圍不在原授權(quán)護(hù)范圍內(nèi)的情況。

反過(guò)來(lái)，剛開(kāi)始時(shí)，筆者以為，現(xiàn)在的無(wú)效案件中，由于基本上總是還可以限縮范圍，恰好是現(xiàn)有保護(hù)客體保護(hù)范圍太大的體現(xiàn)。

也就是說(shuō)，剛開(kāi)始筆者以為，現(xiàn)在不受技術(shù)問(wèn)題限制的保護(hù)范圍，是一個(gè)過(guò)大的保護(hù)范圍。這個(gè)過(guò)大的保護(hù)范圍總是會(huì)包含著申請(qǐng)人理應(yīng)得到的保護(hù)范圍，才導(dǎo)致現(xiàn)在的情況下——無(wú)效過(guò)程中，只要進(jìn)行范圍的收縮就可以。因?yàn)槿绻Ｗo(hù)范圍沒(méi)有太大，應(yīng)該是更多出現(xiàn)保護(hù)不準(zhǔn)的情況才對(duì)。從這樣的觀點(diǎn)來(lái)看，也許之前授權(quán)的專利都可能都存在保護(hù)范圍過(guò)大的問(wèn)題。這顯然是駭人聽(tīng)聞的。

然而，后來(lái)筆者發(fā)現(xiàn)，事實(shí)可能并不是這樣。

“新保護(hù)客體”與原來(lái)的保護(hù)客體一樣。都可能出現(xiàn)保護(hù)范圍過(guò)大，或者保護(hù)范圍不準(zhǔn)確，并沒(méi)有差別。

非得說(shuō)差別，可能是：原保護(hù)客體出現(xiàn)保護(hù)范圍不準(zhǔn)確的情況，只是會(huì)技術(shù)特征定錯(cuò)；但“新保護(hù)客體”下，由于限定技術(shù)問(wèn)題，還可能是由于技術(shù)問(wèn)題造成保護(hù)范圍不準(zhǔn)。

3.4“新保護(hù)客體”可能導(dǎo)致在侵權(quán)判斷過(guò)程中增加難度

采用“新保護(hù)客體”時(shí)，侵權(quán)判斷需要增加一個(gè)要素，即要判斷是否是“采用這種技術(shù)方案去解決這種技術(shù)問(wèn)題”。這增加了被控侵權(quán)方的“狡辯”理由，增加判定侵權(quán)成立的難度。

可以預(yù)見(jiàn)，很多被控侵權(quán)方都會(huì)辯稱，其實(shí)施相應(yīng)的技術(shù)方案，是用于解決不同于起述專利中的技術(shù)問(wèn)題。

然而，筆者認(rèn)為，可以將技術(shù)問(wèn)題當(dāng)成一個(gè)默認(rèn)成立的條件（即默認(rèn)被訴方使用了相應(yīng)技術(shù)方案就是為了解決相應(yīng)技術(shù)問(wèn)題），除非被訴方提供反證，從而防止專利權(quán)人增加維權(quán)難度。

如果能夠確定被控侵權(quán)方實(shí)施相應(yīng)技術(shù)方案，仍然解決了起述專利中的技術(shù)問(wèn)題，不影響侵權(quán)成立的判斷。反之，如果被訴方真的能夠證明，其采用相應(yīng)技術(shù)方案完全是用于解決其它技術(shù)問(wèn)題，與起訴專利的技術(shù)問(wèn)題毫無(wú)關(guān)系，那么，或許被控侵權(quán)方是不該認(rèn)定為是侵權(quán)的。當(dāng)然，這種可能性應(yīng)該很小。但這與審查過(guò)程中是完全對(duì)應(yīng)的。筆者能夠假想的情形，對(duì)應(yīng)的是本文最開(kāi)始提到的棕色啤酒瓶申請(qǐng)：如果，采用“新保護(hù)客體”時(shí)，棕色啤酒瓶結(jié)合給啤酒保鮮得到授權(quán)，那么，如果有人用棕色啤酒瓶盛放本來(lái)就已經(jīng)不新鮮的酒（筆者當(dāng)然也不知道這樣有什么用），這樣或許就不侵權(quán)了（這個(gè)地方其實(shí)與用途發(fā)明究竟可不可以脫離原產(chǎn)品保護(hù)范圍一樣，應(yīng)該比較不好判斷的）。

總結(jié)

筆者每次從正面考慮這些想法時(shí)，會(huì)覺(jué)得：從只有說(shuō)明書(shū)沒(méi)有權(quán)利要求書(shū)，到有權(quán)利要求書(shū)花了很長(zhǎng)時(shí)間，從沒(méi)有創(chuàng)造性的要求到提出創(chuàng)造性要求花了很長(zhǎng)時(shí)間，從沒(méi)有實(shí)質(zhì)審查到建立實(shí)質(zhì)審查制度花了很長(zhǎng)時(shí)間，或許，在保護(hù)范圍中用技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行限制，也許會(huì)是在此之后的發(fā)展趨勢(shì)，也許符合專利的發(fā)展規(guī)律，符合專利朝著更加專業(yè)化、細(xì)致化發(fā)展的趨勢(shì)，還符合各個(gè)技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)向更加精細(xì)化發(fā)展的趨勢(shì)。

但筆者每次從反面考慮全文的上述討論時(shí)，會(huì)覺(jué)得：筆者是不是在犯傻，把技術(shù)問(wèn)題加入保護(hù)范圍難道不是一種“倒行逆施”，是一種倒退行為，是弄不清楚概念的胡思亂想，很多情況中都不考慮技術(shù)問(wèn)題，筆者還在想把技術(shù)問(wèn)題確定出來(lái)并限定到保護(hù)范圍中。

另外，作為一個(gè)激勵(lì)創(chuàng)新的制度，專利制度需要著重考慮各方面的權(quán)衡。如果將技術(shù)問(wèn)題或者發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題限定到保護(hù)范圍內(nèi)，造成申請(qǐng)人認(rèn)為保護(hù)范圍過(guò)小，阻礙專利申請(qǐng)熱情，阻礙創(chuàng)新，則這樣情況估計(jì)也不是大家所希望。所以，本文雖然覺(jué)得通過(guò)縮小范圍使得一些案子能夠授權(quán)，但是，也不見(jiàn)得這種想法是進(jìn)步的。

但總之，筆者將這些想法全部寫(xiě)出，希望大家批評(píng)和斧正，也許至少省去其它人面對(duì)同樣的苦惱。

附：

《關(guān)于創(chuàng)造性的思考與困惑》的筆者自評(píng)

筆者將《關(guān)于創(chuàng)造性的思考與困惑》的內(nèi)容請(qǐng)朋友閱讀分析后，筆者的朋友推薦了《技術(shù)貢獻(xiàn)視角下的專利創(chuàng)造性判斷》一文（石必勝著），里面提到：

從技術(shù)貢獻(xiàn)的視角來(lái)看，同一個(gè)技術(shù)方案可能因?yàn)椴煌陌l(fā)明思路而獲得，不同發(fā)明思路需要的技術(shù)貢獻(xiàn)程度可能并不相同，是否具備創(chuàng)造性應(yīng)當(dāng)根據(jù)技術(shù)貢獻(xiàn)程度最低的發(fā)明思路來(lái)判斷。專利創(chuàng)造性具有“短板效應(yīng)”。只要到達(dá)要求保護(hù)的技術(shù)方案中的任何一個(gè)發(fā)明思路對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是顯而易見(jiàn)的，或者說(shuō)不需要付出創(chuàng)造性勞動(dòng)的，那么這個(gè)技術(shù)方案相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)就沒(méi)有創(chuàng)造性。

由上面內(nèi)容分析可知，三步法正是尋找最容易得到相應(yīng)技術(shù)方案的路徑。目前的觀點(diǎn)是，如果最容易得到相應(yīng)技術(shù)方案的路徑顯而易見(jiàn)，則相應(yīng)技術(shù)方案不具有創(chuàng)造性。

但是，筆者認(rèn)為，哪怕最容易得到技術(shù)方案的路徑（要找到這個(gè)路徑，也總是帶著相應(yīng)技術(shù)問(wèn)題的）是顯而易見(jiàn)的，也不見(jiàn)得技術(shù)方案用于解決其它技術(shù)問(wèn)題是顯而易見(jiàn)的。這正是《關(guān)于創(chuàng)造性的思考與困惑》一文最重要的觀點(diǎn)。

上面的情況可以具體舉這樣的例子：

發(fā)明人為了解決技術(shù)問(wèn)題甲，提出了在技術(shù)方案“A+B” （A和B表示技術(shù)特征）的基礎(chǔ)上，增加技術(shù)特征C，形成技術(shù)方案“A+B+C”；

而審查員找到了最接近的現(xiàn)有技術(shù)，為技術(shù)方案“A+C”，并且找到了公開(kāi)技術(shù)特征B的對(duì)比文件；

假如，從技術(shù)特征B在對(duì)比文件中的作用（解決技術(shù)問(wèn)題乙）來(lái)看，在技術(shù)方案“A+C”中，增加技術(shù)特征B確實(shí)是容易想到的，也就是說(shuō)，從技術(shù)方案“A+C”進(jìn)一步解決技術(shù)問(wèn)題乙的角度上看，得到技術(shù)方案“A+B+C”確實(shí)是顯而易見(jiàn)的，那么，按目前的方法判斷，發(fā)明人的申請(qǐng)是不滿足創(chuàng)造性要求，無(wú)法獲得授權(quán)的。

而筆者認(rèn)為，應(yīng)該要分兩種情況分別討論。

第一種情況下，最接近的現(xiàn)有技術(shù)中，根據(jù)全文內(nèi)容，已經(jīng)公開(kāi)了對(duì)技術(shù)問(wèn)題甲的解決，或者結(jié)合最接近的現(xiàn)有技術(shù)和公開(kāi)技術(shù)特征B的對(duì)比文件，能夠得到相應(yīng)方案“A+B+C”是可以解決技術(shù)問(wèn)題甲，那么，發(fā)明人的申請(qǐng)是無(wú)法滿足創(chuàng)造性；甚至，不需要評(píng)價(jià)“在技術(shù)方案‘A+C’中，增加技術(shù)特征“B”容易不容易得到，直接可以得到發(fā)明人的申請(qǐng)不滿足創(chuàng)造性（因?yàn)椋l(fā)明人不認(rèn)為自己作出了貢獻(xiàn)的內(nèi)容，相信通常是正確的，不需要再審查討論；而只有發(fā)明人認(rèn)為自己作出貢獻(xiàn)的地方，才是需要審查核實(shí)的，這也對(duì)應(yīng)于《關(guān)于創(chuàng)造性的思考與困惑》一文中“確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題僅以申請(qǐng)文件作為基礎(chǔ)”的內(nèi)容）。

第二種情況下，最接近的現(xiàn)有技術(shù)中，根據(jù)全文內(nèi)容，無(wú)法得到關(guān)于技術(shù)問(wèn)題甲的相關(guān)內(nèi)容，本領(lǐng)域技術(shù)人員通過(guò)現(xiàn)有技術(shù)（包括最接近的現(xiàn)有技術(shù)）和公開(kāi)技術(shù)特征B的對(duì)比文件，仍然無(wú)法認(rèn)為，采用技術(shù)方案“A+B+C”解決技術(shù)問(wèn)題甲是顯而易見(jiàn)的，即采用技術(shù)方案“A+B+C”解決技術(shù)問(wèn)題甲是預(yù)料不到的；此時(shí) ，即使按其它途徑容易得到技術(shù)方案“A+B+C”，但仍然應(yīng)該認(rèn)為發(fā)明人的發(fā)明有創(chuàng)造性，此時(shí)，可以考慮將技術(shù)方案“A+B+C”和技術(shù)問(wèn)題甲限定在一起，作為保護(hù)。

對(duì)于第二種情況的進(jìn)一步思考可以發(fā)現(xiàn)，哪怕一開(kāi)始發(fā)明人就已經(jīng)知道存在著一種產(chǎn)品，這種產(chǎn)品正是技術(shù)方案“A+B+C”，發(fā)明人都可以因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)這種產(chǎn)品的新用途，而申請(qǐng)用途發(fā)明，獲得授權(quán)。而在沒(méi)有存在技術(shù)方案“A+B+C”的情況下，卻因?yàn)榧夹g(shù)方案“A+B+C”容易從另一個(gè)途徑獲得，使發(fā)明人的申請(qǐng)不能得到授權(quán)，這不是矛盾的嗎？比用途發(fā)明更應(yīng)該獲得保護(hù)的情況，卻沒(méi)能得到保護(hù)——這正是因?yàn)椋F(xiàn)在保護(hù)的是技術(shù)方案本身，給發(fā)明人授權(quán)就是直接授權(quán)技術(shù)方案“A+B+C”，這樣的范圍顯然也是不合適的（而對(duì)于用途發(fā)明，筆者正是認(rèn)為它是帶著技術(shù)問(wèn)題的），所以，通過(guò)將技術(shù)問(wèn)題甲限定到相應(yīng)權(quán)利要求中，則發(fā)明人可以得到合適的保護(hù)范圍，解決上述矛盾，這種情況與用途發(fā)明獲得保護(hù)的情況，應(yīng)該是一樣的道理。

在這個(gè)時(shí)候也會(huì)發(fā)現(xiàn)，為何三步法比較不適用于化學(xué)藥品等領(lǐng)域。因?yàn)?，三步法這種拆解方式是不合適于成分間會(huì)相互影響的方案的評(píng)價(jià)。化學(xué)藥品這類組分類的專利申請(qǐng)，多數(shù)時(shí)候，是判斷相應(yīng)的組分是否有預(yù)料不到的技術(shù)效果。

然而，經(jīng)過(guò)對(duì)化學(xué)藥品這類組分類專利的思考，還會(huì)發(fā)現(xiàn)，目前對(duì)化學(xué)藥品的授權(quán)，確實(shí)可能會(huì)存在保護(hù)范圍過(guò)大的問(wèn)題。筆者進(jìn)一步分析如下。

假如，第一個(gè)公司為了治療甲病，研發(fā)出A藥品。后來(lái)，第二個(gè)公司，因?yàn)楦鞣N原因，發(fā)現(xiàn)A藥品能夠治療乙病。在現(xiàn)有專利制度下，第一個(gè)公司享有A藥品的專利權(quán)，不受限于A藥品用于治療任何疾病的限制。因此，第二個(gè)公司只能申請(qǐng)A藥品的用途發(fā)明專利，并且，這個(gè)專利權(quán)一定是在第一個(gè)公司A藥品的專利權(quán)范圍內(nèi)的。

起初，筆者也認(rèn)為樣很合理，畢竟A藥品是第一個(gè)公司研發(fā)出來(lái)的，第二個(gè)公司發(fā)現(xiàn)A藥品能夠治療乙病，很可能是得益于已經(jīng)有A藥品的存在。甚至，第二個(gè)公司正是對(duì)A藥品直接進(jìn)行研究，才得到相應(yīng)的發(fā)現(xiàn)。

但這樣就與筆者的觀點(diǎn)有出入。因?yàn)椋P者的觀點(diǎn)不應(yīng)該是認(rèn)為“第一個(gè)公司為了治療甲病，研發(fā)出A藥品，A藥品的保護(hù)范圍需要限定用于治療甲病”嗎。如果A藥品的保護(hù)范圍限定用于治療甲病，那么，第二個(gè)公司的用途發(fā)明專利權(quán)就不落入這個(gè)保護(hù)范圍了，這看起來(lái)是十分不可思議的，在《關(guān)于創(chuàng)造性的思考與困惑》筆者自己已經(jīng)對(duì)此深表懷疑。

但是，經(jīng)過(guò)再三思考，筆者發(fā)現(xiàn)，這或許才是正確的。

因?yàn)?，我們不防假設(shè)，第二個(gè)公司是為了治療乙病獨(dú)自進(jìn)行研究，而同樣研發(fā)出A藥品的。這種情況下，為什么需要限定第二個(gè)公司的保護(hù)范圍受限于在前的申請(qǐng)呢。

這里，會(huì)出現(xiàn)一個(gè)十分重要的討論：只有第一個(gè)公司的申請(qǐng)?jiān)诳陀^上（也就是說(shuō)，不管第二個(gè)公司是否去獲取），能夠?qū)Φ诙€(gè)公司解決相應(yīng)技術(shù)問(wèn)題有促進(jìn)作用，才應(yīng)該認(rèn)為，第二個(gè)公司的保護(hù)范圍受限于在前的申請(qǐng)，這才符合公開(kāi)換保護(hù)原理。然而，第一個(gè)公司的申請(qǐng)?jiān)诳陀^上講，是無(wú)法對(duì)第二個(gè)公司（或者其它公眾）解決相應(yīng)技術(shù)問(wèn)題有任何幫助作用的。

因此，筆者認(rèn)為，第二個(gè)公司的用途發(fā)明專利權(quán)，不落入“采用A藥品治療甲病”的范圍，反而是更正確的。（當(dāng)然，如果可以得出，第二個(gè)公司的用途發(fā)明是得益于在前的A藥品申請(qǐng)，則應(yīng)該考慮第二個(gè)公司的用途發(fā)明保護(hù)范圍落入A藥品的相應(yīng)專利權(quán)，A藥品用于治療甲病可能會(huì)需要一些等同范圍作為彌補(bǔ)）

至此，回到看筆者朋友推薦的《技術(shù)貢獻(xiàn)視角下的專利創(chuàng)造性判斷》一文，里面提到：

本案可以這樣解讀，使用藥典記載的配方、制藥方法，無(wú)論是否取得預(yù)料不到的技術(shù)效果，都不應(yīng)當(dāng)授予專利權(quán)，因?yàn)檫@樣的技術(shù)方案如何給予排他性權(quán)利，實(shí)質(zhì)上就排除了不需要付出創(chuàng)造性勞動(dòng)即可以轉(zhuǎn)換中成藥劑型的本領(lǐng)域技術(shù)人員使用該技術(shù)方案的機(jī)會(huì)，顯然不具有正當(dāng)性，也不符合專利制度的本意。對(duì)于顯而易見(jiàn)的技術(shù)方案，無(wú)論其在技術(shù)效果上如何，都不應(yīng)當(dāng)授予專利權(quán)。

而筆者的觀點(diǎn)是：如果這個(gè)預(yù)料不到的技術(shù)效果是申請(qǐng)人發(fā)現(xiàn)的，無(wú)論是如何發(fā)現(xiàn)（因?yàn)?，存在一種可能是：申請(qǐng)人自己重新研發(fā)而發(fā)現(xiàn)的，并且已有藥典對(duì)相應(yīng)技術(shù)問(wèn)題解決，在客觀上是不可能有任何幫助的），其實(shí)都可能是有技術(shù)貢獻(xiàn)的；可以通過(guò)把“預(yù)料不到的技術(shù)效果”歸納為相應(yīng)的技術(shù)問(wèn)題，然后，把技術(shù)問(wèn)題限定到相應(yīng)的權(quán)利要求保護(hù)范圍中，從而使保護(hù)范圍縮小，進(jìn)而，給予申請(qǐng)人合適的范圍；這樣，并不影響“本領(lǐng)域技術(shù)人員以解決其它技術(shù)問(wèn)題（例如藥典本來(lái)記載的技術(shù)問(wèn)題）的角度使用該技術(shù)方案的機(jī)會(huì)”，但同時(shí)，申請(qǐng)人的貢獻(xiàn)也得到相應(yīng)保護(hù)。

筆者的朋友還提出：對(duì)于同樣的技術(shù)方案，假設(shè)塑造思路一使得技術(shù)效果一顯而易見(jiàn)而不具有專利性；而塑造思路二和三都使得技術(shù)效果非顯而意見(jiàn)而具有專利性。如果塑造思路一申請(qǐng)?jiān)谙榷荒苁跈?quán)，而塑造思路二三在后而能授權(quán)，那明顯對(duì)塑造思路一申請(qǐng)人不公平。

筆者對(duì)此認(rèn)為，上述情況對(duì)塑造思路一申請(qǐng)人是公平的。因?yàn)?，塑造思路二三要想獲得授權(quán)，基本上是因?yàn)榇_實(shí)看到了這個(gè)技術(shù)方案獨(dú)特的功能（能夠解決相應(yīng)特定技術(shù)問(wèn)題），并且還要克服掉在先申請(qǐng)的公開(kāi)作用，這是非常難的，如果能做到，通常說(shuō)明有新的內(nèi)容在。

而塑造思路一的申請(qǐng)人，恐怕是因?yàn)樽约捍_實(shí)沒(méi)能表達(dá)好或者理解清楚技術(shù)方案的功用，因?yàn)?，根?jù)他的申請(qǐng)文件，審查員都不認(rèn)為有足夠的技術(shù)貢獻(xiàn)。

另外，筆者朋友認(rèn)為，一個(gè)技術(shù)方案只可能顯而易見(jiàn)或非顯而意見(jiàn)。

而筆者認(rèn)為，單獨(dú)看技術(shù)方案，并不容易判斷是否顯而易見(jiàn)，根據(jù)審查指南或者其它內(nèi)容，感覺(jué)總是結(jié)合相應(yīng)技術(shù)問(wèn)題判斷的。因此，正如前面所述，筆者認(rèn)為，創(chuàng)造性判斷的，是“技術(shù)方案解決相應(yīng)技術(shù)問(wèn)題”這樣一個(gè)整體。

本文上半部分內(nèi)容中，筆者發(fā)現(xiàn)了一個(gè)錯(cuò)誤，是關(guān)于發(fā)明晶體管的部分，原文如下：

但是，讓我們?cè)傧胍幌拢谶@個(gè)申請(qǐng)專利的技術(shù)方案之前，三位科學(xué)家難道不是已經(jīng)試驗(yàn)了許多其它更加非顯而易見(jiàn)的技術(shù)方案了嗎。那為什么這些技術(shù)方案就沒(méi)有用來(lái)申請(qǐng)專利呢？

所述錯(cuò)誤在于，根據(jù)技術(shù)方案的定義，那些不成功的“方案”應(yīng)該不能叫技術(shù)方案。

由這個(gè)錯(cuò)誤，筆者認(rèn)為，本文上半部分內(nèi)容中，關(guān)于技術(shù)方案與技術(shù)問(wèn)題的關(guān)系討論是十分重要而關(guān)鍵的，只有這些討論（即技術(shù)方案與技術(shù)問(wèn)題并不是互為充分必要條件等內(nèi)容）是正確的，本文的另外一些觀點(diǎn)才可能有討論的基礎(chǔ)。

例如，與上述錯(cuò)誤相關(guān)的，在另兩個(gè)部分內(nèi)容時(shí)，筆者認(rèn)為相應(yīng)的方案還是技術(shù)方案，即：愛(ài)迪生試驗(yàn)的其它材料的“方案”時(shí)，雖然無(wú)法使電燈使用期限達(dá)到預(yù)期，但只要相應(yīng)“方案”能夠制作出能亮的電燈，它仍然是技術(shù)方案；在輪胎案例中，加入30%碳黑的“方案”，根據(jù)假設(shè)，哪怕沒(méi)有出現(xiàn)預(yù)料不到的耐磨效果，但只要相應(yīng)“方案”還能制作出一般的輪胎，它也仍然是技術(shù)方案。

更多內(nèi)容，請(qǐng)大家參看《關(guān)于創(chuàng)造性的思考與困惑》原文。

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：半夏    指導(dǎo)老師：房平木律師

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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