專利權(quán)的保護客體需要修改——《專利創(chuàng)造性的思考與困惑》續(xù)

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：半夏    指導(dǎo)老師：房平木律師

原標題：專利權(quán)的保護客體需要修改——《專利創(chuàng)造性的思考與困惑》續(xù)

近日，筆者的《專利創(chuàng)造性的思考與困惑》（點擊標題可直接閱讀）一文的文末自評（下將原文及自評簡稱“前文”），試圖澄清一個錯誤。但是，并沒有能達到目的，由于有些問題已經(jīng)更加清楚，不吐不快。本文將做進一步解釋。

一、為什么長期以來，人們都沒有考慮用技術(shù)問題限定保護范圍

1.假如技術(shù)方案包括技術(shù)問題，則可以不必考慮用技術(shù)問題限定保護范圍，這是顯然的。

2.假如技術(shù)方案和技術(shù)問題互為充分必要條件，也可以不必考慮用技術(shù)問題限定保護范圍。因為此時，技術(shù)方案和技術(shù)問題會構(gòu)成一個“封閉系統(tǒng)”，只要其中任何一個確定，另一個也相應(yīng)確定。這種情況下，也可以只在保護范圍中限定技術(shù)方案。

然而，根據(jù)技術(shù)方案的定義，上面兩點都不滿足。相反，前文提到：

1.技術(shù)方案不包括技術(shù)問題；

2.技術(shù)方案與技術(shù)問題并不互為充分必要條件。

上述兩點是直觀的，由這兩點，人們應(yīng)該自然而然地考慮是否需要在保護范圍中限定技術(shù)方案才對。

否則，要怎樣面對，兩個申請因為不同技術(shù)問題而提出相同技術(shù)方案的情況，特別是同一天提出申請的情況？

但為何長久以來，人們沒有考慮把技術(shù)問題限定到保護范圍中？

第一個原因在于，對“絕大多數(shù)技術(shù)方案”而言，還有以下兩個結(jié)論：

1.技術(shù)方案是解決技術(shù)問題的充分條件（根據(jù)定義而來）；

2.技術(shù)方案僅能解決申請文件中所涉及技術(shù)問題（根據(jù)實際情況而來）。

兩個結(jié)論合為一句話，就是：技術(shù)方案能且僅能解決申請文件中所涉及技術(shù)問題。

這正是我們面對的實際情況，由“技術(shù)方案能且僅能解決申請文件中所涉及技術(shù)問題”這句話可以得出：

不可能出現(xiàn)“采用 ‘與申請文件無關(guān)的其它技術(shù)問題’，而得到與申請文件中相同的技術(shù)方案”的情況；亦即不可能出現(xiàn)前述“兩個申請因為不同技術(shù)問題而提出相同技術(shù)方案”的情況。

因此，正是可以不必考慮限定技術(shù)問題于保護范圍中。

從原理上講，當技術(shù)方案能且僅能解決相應(yīng)技術(shù)問題時，雖然無法形成上述封閉系統(tǒng)，卻可以形成一個“半封閉系統(tǒng)”；在這個“半封閉系統(tǒng)”中，雖然無法通過確定技術(shù)問題而確定技術(shù)方案，卻同樣可以通過確定技術(shù)方案而確定技術(shù)問題，并且，不會再以別的技術(shù)問題得到這一技術(shù)方案，因此，同樣可以只在權(quán)利要求中限定技術(shù)方案，而不必限定技術(shù)問題的。

人們在考慮這種“絕大多數(shù)技術(shù)方案”時，會潛在地把相應(yīng)技術(shù)問題定在那里，無論是在審查、無效，還是侵權(quán)判定，人們都默認同樣的技術(shù)問題，如果有人要實施相應(yīng)技術(shù)方案，人們也默認他肯定是因為要解決申請文件中所涉及的技術(shù)問題，人們都不會脫離相應(yīng)的技術(shù)問題來看待整個申請。同時，即使有些“顯然的技術(shù)問題”在申請文件中沒寫，本領(lǐng)域技術(shù)人員看了技術(shù)方案也“心領(lǐng)神會”，因此這些“顯然的技術(shù)問題”可以不必考慮。特別注意，“顯然的技術(shù)問題”不屬于上面提到的“與申請文件無關(guān)的其它技術(shù)問題”。

甚至于，哪怕在審查的過程中，發(fā)現(xiàn)技術(shù)方案解決其中一部分技術(shù)問題是顯而易見的，解決另一部分問題是非顯而易見的，都可以不必考慮在保護范圍中限定技術(shù)問題。但當然，這種情況的前提是：申請是因為非顯而易見的內(nèi)容而被授權(quán)了，而不是因為顯而易見的內(nèi)容而被駁回了。

在采用三步法或者其他方法判斷創(chuàng)造性時，同樣是因為技術(shù)方案通常能且僅能解決申請文件所涉及的技術(shù)問題，導(dǎo)致大家看起來，都像是在討論“技術(shù)方案本身是不是顯而易見的”。

然而，技術(shù)方案由技術(shù)問題定義而來，在判斷它有沒有足夠技術(shù)貢獻，即創(chuàng)造性時，怎么能脫離技術(shù)問題呢。創(chuàng)造性判斷的，應(yīng)該是“技術(shù)方案解決相應(yīng)技術(shù)問題”這個整體，而非僅是技術(shù)方案本身。

三步法確定的“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”，通常是申請文件中使技術(shù)方案非顯而易見的技術(shù)問題，或者是這種技術(shù)問題的細化。如果三步法確定的“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”與申請文件記載的問題和效果無關(guān)，通常會被質(zhì)疑的，會被認為違反整體原則和綜合原則。這說明，人們考慮的技術(shù)問題，通常是申請文件所涉及的技術(shù)問題，即人們通常把技術(shù)方案與技術(shù)問題歸成上述“半封閉系統(tǒng)”。

二、“絕大多數(shù)技術(shù)方案”與“少數(shù)技術(shù)方案”

先來看屬于“絕大多數(shù)技術(shù)方案”的，是哪些技術(shù)方案。

a類技術(shù)方案：所有的方法類技術(shù)方案，基本都屬于所述“絕大多數(shù)技術(shù)方案”。涉及方法的專利申請，它所能解決的技術(shù)問題，通常無法脫離申請文件中的記載。

b類技術(shù)方案：多數(shù)結(jié)構(gòu)類技術(shù)方案，也屬于所述“絕大多數(shù)技術(shù)方案”，例如機械結(jié)構(gòu)和電路結(jié)構(gòu)等。

“絕大多數(shù)技術(shù)方案”有共同的特點：技術(shù)方案的性能和作用容易被技術(shù)人員所完全理解和掌握。

“絕大多數(shù)技術(shù)方案”的申請，一旦公開之后，最多只需要再借助說明書的內(nèi)容（例如參考說明書中記載的預(yù)料不到的技術(shù)效果），相關(guān)技術(shù)人員對這個技術(shù)方案的性能和作用就都清楚了。一旦申請文件公開，技術(shù)方案哪怕有些潛在的優(yōu)點和效果在申請文件中沒有說明，但是，相關(guān)技術(shù)人員也會“心領(lǐng)神會”。

正是因為如此，“絕大多數(shù)技術(shù)方案”對應(yīng)的技術(shù)問題，才會讓人們潛在的認為“就在那里，不增不減”，相應(yīng)技術(shù)問題正是相應(yīng)技術(shù)方案“能且僅能”解決的，此時，申請文件的技術(shù)方案與相應(yīng)技術(shù)問題正是能構(gòu)成上述“半封閉系統(tǒng)”。

可惜的是，并不是所有專利申請都滿足“技術(shù)方案能且僅能解決申請文件中所涉及技術(shù)問題”，即，并不是所有技術(shù)方案都屬于上述“絕大多數(shù)技術(shù)方案”。

“少數(shù)技術(shù)方案”除了能解決申請文件中所涉及技術(shù)問題，還能解決與申請文件毫不相關(guān)的技術(shù)問題。

那么，哪一些技術(shù)方案最可能屬于“少數(shù)技術(shù)方案”呢！

c類技術(shù)方案：組分類的技術(shù)方案最可能屬于“少數(shù)技術(shù)方案”，例如藥品、合金和合成化學(xué)品等。

因為，組分類的技術(shù)方案的性能和作用，正是最難被人們所完全理解和掌握的。所以，它可能出現(xiàn)技術(shù)方案不僅能解決申請文件中所涉及的技術(shù)問題，還可能解決與申請文件記載內(nèi)容毫不相關(guān)的技術(shù)問題。也就是說，這類申請中的技術(shù)方案與技術(shù)問題難以構(gòu)成上述“半封閉系統(tǒng)”。

“少數(shù)技術(shù)方案”比較可能讓人們考慮用技術(shù)問題限定保護范圍。否則，如果有人發(fā)現(xiàn)已有技術(shù)方案能解決其它特殊技術(shù)問題，做出了技術(shù)貢獻，卻無法獲得專利保護。

但是，為何長久以來，哪怕是組分類技術(shù)方案這種“少數(shù)技術(shù)方案”，人們也沒有考慮把技術(shù)問題限定到保護范圍中？

第二個原因在于，“已知產(chǎn)品的新用途發(fā)明”的存在。

我們具體用審查指南中的例子來說明。審查指南原文有以下內(nèi)容：

（２）如果新的用途是利用了已知產(chǎn)品新發(fā)現(xiàn)的性能，并且產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果，則這種用途發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，具備創(chuàng)造性。

【例如】

將作為木材殺菌劑的五氯酚制劑用作除草劑而取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，該用途發(fā)明具備創(chuàng)造性。

上述內(nèi)容表明，“已知產(chǎn)品的新用途發(fā)明”中，不把已知產(chǎn)品當成技術(shù)方案，反而把已知產(chǎn)品用于其他用途作為技術(shù)方案，從而回避了保護范圍與技術(shù)問題關(guān)系的討論。

審查指南也有直接原文解釋如下：

用途發(fā)明的本質(zhì)不在于產(chǎn)品本身，而在于產(chǎn)品性能的應(yīng)用。因此，用途發(fā)明是一種方法發(fā)明，其權(quán)利要求屬于方法類型。

可見，現(xiàn)有解釋將用途發(fā)明歸為方法發(fā)明，又變成了屬于所述“絕大多數(shù)技術(shù)方案”的情況。

然而，如果我們承認，產(chǎn)品本身是技術(shù)方案，而用途是相應(yīng)要解決的技術(shù)問題時，更加合理。此時，對“已知產(chǎn)品的新用途發(fā)明”的解釋，就是：

用了一個已有技術(shù)方案，解決了本領(lǐng)域技術(shù)人員難以認為它能解決的技術(shù)問題。

讓我們將上述討論具體代入到上述審查指南關(guān)于五氯酚制劑的“已知產(chǎn)品的新用途發(fā)明”中，更加直觀地判斷。審查指南對此用途發(fā)明的解釋是：

技術(shù)方案為：將作為木材殺菌劑的五氯酚制劑用作除草劑；

技術(shù)問題為：人們不知道五氯酚制劑有這種用途（本文假設(shè)）；

保護范圍是一種技術(shù)方案。

本文對此用途發(fā)明的解釋是：

技術(shù)方案為：五氯酚制劑本身；

技術(shù)問題為：提供一種除草劑。

保護范圍是技術(shù)方案及其解決的技術(shù)問題。

審查指南沒有說明“已知產(chǎn)品的新用途發(fā)明”解決的技術(shù)問題。但本文看來，所有“已知產(chǎn)品的新用途發(fā)明”解決的“技術(shù)問題”都會是：解決了人們不知道這種產(chǎn)品有這種用途的“技術(shù)問題”。

這是很奇怪的“技術(shù)問題”，本文分析其原因在于，“已知產(chǎn)品的新用途發(fā)明”的“技術(shù)方案”很奇怪，這個奇怪的“技術(shù)方案”實際上是：技術(shù)方案及其解決的技術(shù)問題。

也許上面的討論仍然無法讓大家相信，“已知產(chǎn)品的新用途發(fā)明”是將技術(shù)問題限定到權(quán)利要求中。但是，可以從另一個更加極端的情況來進一步輔助判斷。

這種極端情況前文已經(jīng)進行假設(shè)，在這邊，用前面五氯酚制劑作為例子重新假設(shè)：

假如，在此之前沒有五氯酚制劑，第一個申請人為了制作木材殺菌劑而研發(fā)出五氯酚制劑，第二個申請人為了制作除草劑而研發(fā)出五氯酚制劑，他們在同一天申請專利，兩個人都將五氯酚制劑本身作為要保護的技術(shù)方案——即權(quán)利要求，那么，五氯酚制劑這個技術(shù)方案的專利權(quán)給哪個申請人呢？

上述極端情況的假設(shè)中，如果兩個申請人不是同一天提交申請，那么，在后申請就會是“已知產(chǎn)品的新用途發(fā)明”的情況，因此，它們是相關(guān)的。

前文已經(jīng)提到上述假設(shè)的解決方案：兩個申請人可以分別將技術(shù)問題限定到保護范圍中，形成不同的保護范圍，分別獲得授權(quán)。

可見，如果承認“已知產(chǎn)品的新用途發(fā)明”是將技術(shù)問題限定到保護范圍內(nèi)，能夠給“已知產(chǎn)品的新用途發(fā)明”本身更好的解釋，并且，還能更加自然的得到上述極端情況的解決之道。

那為何上述極端情況下，目前僅限定技術(shù)方案于保護范圍中的方式無法較好應(yīng)對時，人們?nèi)詻]有考慮把技術(shù)問題限定到保護范圍中？

第三個原因在于，上述極端情況只存在于假設(shè)，在實際中幾乎不可能出現(xiàn)，無法引起人們的思考。

如果真的出現(xiàn)了相關(guān)案例，特別是案例中的技術(shù)方案是a類技術(shù)方案或者b類技術(shù)方案時（如一種電路結(jié)構(gòu)，在同一天被不同申請人提出申請，兩個申請用于解決不相關(guān)的技術(shù)問題），相信會有更多人討論技術(shù)問題與保護范圍的關(guān)系。

此外，按現(xiàn)有方式理解“已知產(chǎn)品的新用途發(fā)明”，還阻止大家思考，是不是在后的“已知產(chǎn)品的新用途發(fā)明”保護范圍一定要落入相應(yīng)在前產(chǎn)品申請的保護范圍，前文已討論。

前文提到：對兩個申請人先后為治療不同疾病，而提出同一藥品時，在后申請的保護范圍可以考慮不落入先申請的保護范圍。補充說明的是，由于在先申請人能夠獲得較大保護范圍的藥品制作方法專利權(quán)，因此，可以理解為是對在先申請人權(quán)利的彌補，是一種平衡。

但是，如果兩個申請人為治療不同疾病，同一天申請同一種藥品時，如果兩個申請人都申請了藥品的制作方法，兩個方法專利權(quán)的保護范圍可能是相同的。這時，應(yīng)該還是需要采用現(xiàn)有的方法，在兩個申請人中，選擇一個申請人獲得相應(yīng)的藥品制作方法專利權(quán)。

三、總結(jié)

總結(jié)前面的內(nèi)容可以知道：

1.對“絕大多數(shù)技術(shù)方案”而言，技術(shù)方案能且僅能解決申請文件中所涉及技術(shù)問題，不考慮技術(shù)問題對專利保護范圍的限定，也是合理的，并且還省去不少麻煩；

2.即使“少數(shù)技術(shù)方案”會遇到技術(shù)問題與保護范圍關(guān)系的考慮，也由于“已知產(chǎn)品的新用途發(fā)明”的存在，使問題得到回避，并阻止人們對一些問題的思考；

3.最可能需要考慮用技術(shù)問題限定保護范圍的極端情況，實際很難發(fā)生，也無法引起人們的思考。

正是因為上述3個原因，導(dǎo)致長期以來人們都沒有考慮用技術(shù)問題限定保護范圍。

然而，有另一種情況，會讓人們考慮用技術(shù)問題限定保護范圍。

這種情況是：申請人因為不限定技術(shù)問題，反而使整個申請都無法獲得授權(quán)（申請人開始時肯定不希望增加技術(shù)問題的限定，畢竟加入任何限定都會使保護范圍變?。?。

因為，不增加技術(shù)問題限定的保護范圍，會導(dǎo)致存在一種審查觀點：

權(quán)利要求保護范圍限定的就是技術(shù)方案本身，只要有一種途徑（即為解決其中一個技術(shù)問題）得到技術(shù)方案是顯而易見的，技術(shù)方案就沒有創(chuàng)造性。

這樣的審查觀點對應(yīng)的一種情況正是前面已經(jīng)提到的內(nèi)容：申請文件中，技術(shù)方案解決一些技術(shù)問題是非顯而易見的，解決另一些技術(shù)問題是顯而易見的，然而，申請卻因為顯而易見的內(nèi)容而被駁回了。

這樣的審查觀點還會導(dǎo)致另一種情況，即審查時較為輕率地選擇申請文件記載以外的技術(shù)問題作為“發(fā)明實際解決的技術(shù)問題”，例如利用前面提到的“顯然的技術(shù)問題”，重新合成技術(shù)方案本身，駁回申請。

可見，為了避開上述審查觀點，需要思考技術(shù)問題與技術(shù)方案的關(guān)系，考慮把技術(shù)問題限定到保護范圍中。

有一個實例是，思博上有人提出主題為《如何理解權(quán)利要求保護范圍與解決技術(shù)問題的關(guān)系？》的帖子，部分內(nèi)容如下：

權(quán)1的保護范圍與該專利所要解決的技術(shù)問題有沒有關(guān)系呢？？

就好比，為了解決某項技術(shù)問題A，專利權(quán)人提出了技術(shù)方案B，以解決問題A；然而代理人在將技術(shù)方案B寫成權(quán)利要求書時，將其升華了，使得從字面上閱讀時權(quán)1同時可以解決技術(shù)問題A\C\D\E\F....，但說明書中只提到了技術(shù)問題A，那么如果有假想人將該方案用于解決技術(shù)問題\C\D\E\F的時候，并且C\D\E\F與A無關(guān)系。

請問，假想人算不算侵犯該專利的專利權(quán)？

綜上，專利的保護范圍是否應(yīng)當考慮專利中記載的技術(shù)問題？

總結(jié)可知，需要將技術(shù)問題限定至發(fā)明和實用新型專利權(quán)的保護范圍，以改變專利權(quán)的保護客體，理由至少如下：

1.理論上更加嚴謹：對于任何無法與申請文件中技術(shù)問題構(gòu)成“半封閉系統(tǒng)”的技術(shù)方案而言，使保護范圍更加合理；給“已知產(chǎn)品的新用途發(fā)明”更好的解釋；對上面假設(shè)的極端情況能給予較好的解釋和解決；使人們思考在前申請的產(chǎn)品專利權(quán)是不是一定覆蓋在后申請的產(chǎn)品專利權(quán)；

2.避開審查員采用上述審查觀點來駁回相應(yīng)的專利申請。

將技術(shù)問題限定至專利申請的保護范圍，勢必帶來整個專利體系的改變，帶來新的困難和問題。因此，雖然本文的主題為“專利權(quán)的保護客體需要修改”，但是，如果能夠通過其它方法，使上面2點涉及的各種特殊情況都能得到妥善處理，那么，不改變現(xiàn)行專利體系也不影響。

最后，感謝指導(dǎo)老師房平木律師，感謝Joie、Sarah、Robin、小狼、十八哥、加點糖、樂姐和德哥，以及其他對前文及本文觀點給予關(guān)注、支持、分享和討論的業(yè)界朋友，本文及前文的形成，與業(yè)界朋友的關(guān)注、支持、分享和討論分不開。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：半夏    指導(dǎo)老師：房平木律師

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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