“專利代理師”，究竟是代理師還是設(shè)計(jì)師？

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作者：羅韜中炬知識(shí)產(chǎn)權(quán)

原標(biāo)題：專利代理師，究竟是代理師還是設(shè)計(jì)師

近日，隨著國務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過《專利代理?xiàng)l例(修訂草案)》，修訂及送審歷時(shí)數(shù)年的新專利代理?xiàng)l例即將實(shí)施；此次修訂的一個(gè)重大變化是將從事專利代理工作的職業(yè)名稱由“專利代理人”修改為“專利代理師”；這意味著“專利代理人”這一自我國專利法頒布實(shí)施以來就存在的職業(yè)名稱將成為歷史；從宏觀上看，此次名稱的修改改善了專利代理人這一從事嚴(yán)謹(jǐn)法律工作、匯集著高素質(zhì)人才的職業(yè)群體經(jīng)常被客戶與其它職業(yè)代理人混為一談的尷尬局面，一定程度上提升了專利代理專業(yè)人員的社會(huì)認(rèn)知度，也體現(xiàn)國家對(duì)這一群體人員的尊重，同時(shí)該修訂草案中還擬將“參與專利有關(guān)的訴訟”納入到專利代理機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)，有助于提升專利代理人員提升業(yè)務(wù)能力提供更強(qiáng)大的動(dòng)力。在本文中筆者嘗試從專利法及相關(guān)法律法規(guī)中對(duì)于專利代理的定義，結(jié)合行業(yè)現(xiàn)狀介紹專利代理的工作內(nèi)容及發(fā)展方向。

一、專利代理的定義

現(xiàn)行《專利代理?xiàng)l例》第二條規(guī)定，專利代理是指專利代理機(jī)構(gòu)以委托人的名義，在代理權(quán)限范圍內(nèi)，辦理專利申請(qǐng)或者辦理其他專利事務(wù)。具體而言，專利代理是在申請(qǐng)專利、進(jìn)行專利許可貿(mào)易或者解決專利糾紛的過程中，專利申請(qǐng)人（或者專利權(quán)人）委派具有專利代理人資格、且在國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局批準(zhǔn)設(shè)立的專利代理機(jī)構(gòu)中執(zhí)業(yè)的人員，作為委托代理人，在委托權(quán)限內(nèi)，以委托人的名義按照專利法的規(guī)定向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局辦理專利申請(qǐng)或其它專利事務(wù)所進(jìn)行的民事法律行為。此外，專利代理還包括接受專利權(quán)無效宣告請(qǐng)求人或?qū)＠麢?quán)人的委托，作為委托代理人，在委托權(quán)限內(nèi)，以委托人的名義，按照專利法的規(guī)定向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)辦理專利權(quán)無效宣告請(qǐng)求的相關(guān)事宜。

由上述定義可知，專利代理具有以下特點(diǎn)：

1）專利申請(qǐng)人或無效宣告請(qǐng)求人的委托對(duì)象為專利代理機(jī)構(gòu)而非專利代理人；

2）從事專利代理的人員需具有專利代理人資格且在國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局批準(zhǔn)設(shè)立的專利代理機(jī)構(gòu)中執(zhí)業(yè)；

3）在專利申請(qǐng)人、專利權(quán)人或無效宣告請(qǐng)求人的委托權(quán)限內(nèi)辦理委托事項(xiàng)；

4）專利代理亦與民法意義上的代理行為相同，是一種民事法律行為；

上述規(guī)定已然將從事專利代理工作的人員，與從事與專利有關(guān)事務(wù)工作的其他人員相區(qū)別，明確規(guī)定從專利代理的人員必須是具有專利代理人資格且在符合規(guī)定的代理機(jī)構(gòu)中執(zhí)業(yè)。

同時(shí)根據(jù)現(xiàn)行《民事訴訟法司法解釋》第八十七條以及《行政訴訟法司法解釋》第三十三條的規(guī)定：專利代理人經(jīng)中華全國專利代理人協(xié)會(huì)推薦，可以在專利糾紛案件中擔(dān)任訴訟代理人。通過前述的規(guī)定可知，專利代理的范圍還可由上述的專利申請(qǐng)、無效宣告程序代理擴(kuò)展到與專利有關(guān)的訴訟代理。在當(dāng)前訴訟法加大對(duì)訴訟代理人身份及資格進(jìn)行限制的環(huán)境下，前述規(guī)定也一定程度上說明了與專利有關(guān)的訴訟中關(guān)于事實(shí)認(rèn)定的特殊性，以及專利代理人員參與此類訴訟的必要性。

二、發(fā)明人、專利權(quán)人、專利設(shè)計(jì)師與專利代理師的關(guān)系

在專利授權(quán)公告文件中的著錄項(xiàng)目主要涉及到的主體包括專利權(quán)人、發(fā)明人、代理人，專利權(quán)人即是作為申請(qǐng)人向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出專利申請(qǐng)的申請(qǐng)人，也是專利代理活動(dòng)中的委托人，通常是做出發(fā)明創(chuàng)造的人或者組織做出發(fā)明創(chuàng)造的組織；發(fā)明人是對(duì)專利的技術(shù)方案做出實(shí)質(zhì)性貢獻(xiàn)的自然人；代理人包括專利代理機(jī)構(gòu)與專利代理人，是對(duì)代理此項(xiàng)專利的申請(qǐng)工作的人，也是專利代理活動(dòng)中的被委托人。前述三者中，專利權(quán)人與發(fā)明人可以是同一人，發(fā)明人也可是受專利權(quán)人雇傭的職務(wù)發(fā)明者；而專利權(quán)人與代理人即是委托與被委托的關(guān)系。

對(duì)于專利設(shè)計(jì)人，法律上并無明確的定義，類似等同于專利發(fā)明人，而業(yè)內(nèi)對(duì)于此稱謂也褒貶不一，有指幫助專利申請(qǐng)人正確規(guī)劃專利申請(qǐng)策略及時(shí)機(jī)，分解技術(shù)方案從而達(dá)到較佳的保護(hù)目的策劃人員；也有指針對(duì)技術(shù)層次較低甚至本不具備專利性技術(shù)，通過從無到有的“設(shè)計(jì)”編撰，使其通過審查獲得授權(quán)的“設(shè)計(jì)”人員。很顯然，前述對(duì)于專利設(shè)計(jì)人的定義差異較大，在專利代理中的價(jià)值更是差異明顯，前者在于保證專利權(quán)人在專利授權(quán)后的權(quán)益，后者則單純?yōu)榱藵M足某些政策或項(xiàng)目對(duì)于企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的要求。

而事實(shí)上，在專利代理的過程中，對(duì)申請(qǐng)人的專利申請(qǐng)時(shí)機(jī)，以及技術(shù)方案中需要獲得專利保護(hù)的技術(shù)單元進(jìn)行規(guī)劃也是專利代理工作必不可少的部分，一般在完成了這項(xiàng)工作后，才進(jìn)行撰寫專利申請(qǐng)文件及答復(fù)審查意見通知書等我們所熟知的專利代理工作；前述的專利申請(qǐng)時(shí)機(jī)與技術(shù)單元規(guī)劃亦可稱之為專利設(shè)計(jì)或申請(qǐng)策略規(guī)劃。即從這個(gè)角度講，在一個(gè)完善的專利代理工作中，專利設(shè)計(jì)與我們常規(guī)理解的專利代理應(yīng)當(dāng)是遞進(jìn)的關(guān)系，兩部分工作均是為了提升專利質(zhì)量為目的。

三、在專利確權(quán)與維權(quán)中專利代理師的作用

目前，中國專利代理機(jī)構(gòu)2000余家，執(zhí)業(yè)專利代理人約為1.7萬人，而2017年僅發(fā)明專利的申請(qǐng)量就達(dá)到了138.2萬件。對(duì)照前述的兩個(gè)數(shù)據(jù)，很顯然目前執(zhí)業(yè)專利代理人的數(shù)量并不能滿足龐大的專利申請(qǐng)量，而實(shí)踐中也并非每個(gè)專利的申請(qǐng)人都會(huì)委托專利代理機(jī)構(gòu)為其代理申請(qǐng)，那么是否對(duì)于專利申請(qǐng)而言，是否委托代理機(jī)構(gòu)代理對(duì)于申請(qǐng)人來說究竟有什么區(qū)別呢？我們可以參考如下兩個(gè)案例：

【案例1】公開號(hào)為CN106744545A的中國發(fā)明專利申請(qǐng)，其獨(dú)立權(quán)利要求如下：

1.一種用于物料混合裝置的提升機(jī)構(gòu)，包括提升機(jī)構(gòu)，其特征在于：所述提升機(jī)構(gòu)由左提升裝置、右提升裝置、底座板、左立柱架、右立柱架、左滑動(dòng)組件、右滑動(dòng)組件構(gòu)成，左提升裝置設(shè)置在左立柱架左端，右提升裝置設(shè)置在右立柱架右端，左立柱架與右立柱架之間通過設(shè)置在左立柱架與右立柱架之間的底座板連接；所述左立柱架內(nèi)側(cè)設(shè)置左滑動(dòng)組件、右立柱架內(nèi)側(cè)設(shè)置右滑動(dòng)組件；所述左提升裝置、右提升裝置機(jī)構(gòu)相同，相對(duì)設(shè)置；所述左立柱架、右立柱架結(jié)構(gòu)相同，相對(duì)設(shè)置；所述左滑動(dòng)組件、右滑動(dòng)組件結(jié)構(gòu)相同，相對(duì)設(shè)置。

【案例2】公開號(hào)為CN206897619U的中國實(shí)用新型專利，其獨(dú)立權(quán)利要求如下：

1.一種輥壓機(jī)配料提升機(jī)自動(dòng)篩分裝置，由物料、篩板篩、篩孔、穩(wěn)流倉組成，其特征是：配料站送來的物料先通過篩板篩分一次，部分細(xì)粉直接進(jìn)入V選進(jìn)行成品篩選，相對(duì)較粗的物料進(jìn)入穩(wěn)流倉，通過輥壓機(jī)擠壓，促進(jìn)輥壓機(jī)的有效做功，穩(wěn)流倉細(xì)粉相對(duì)減少，下料也趨于平穩(wěn)，配料提升機(jī)下料溜上部約2米長的部分更換為布滿直徑為Φ14mm的篩板，并用耐磨堆焊條對(duì)孔間進(jìn)行堆焊，在篩板下料制作一集料裝置與V選直接連接。

【案例1】與【案例2】均是有關(guān)提升機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)的專利的獨(dú)立權(quán)利要求，根據(jù)其公開文件的著錄項(xiàng)目顯示，其未委托專利代理機(jī)構(gòu)。

針對(duì)上述【案例1】，即便不考慮該專利實(shí)際解決的技術(shù)問題，該專利申請(qǐng)?jiān)讵?dú)立權(quán)利要求中所記載的技術(shù)特征數(shù)量也明顯偏多，并且在對(duì)提升機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)組成限定時(shí)，使用了封閉式的限定方式，同時(shí)其提升裝置、立柱架、滑動(dòng)組件相互之間的關(guān)系及連接并不明確，而相對(duì)設(shè)置的限定方式也可能存在一種以上的理解。換言之，這樣的描述不僅易出現(xiàn)描述不清楚以及缺少必要技術(shù)特征的缺陷，封閉式的限定方式還極大的限縮了專利的保護(hù)范圍。

針對(duì)上述【案例2】，同樣對(duì)于篩分裝置的結(jié)構(gòu)組成采用了封閉式的限定方式，并且使用了諸如“配料站送來的物料先通過篩板篩分一次，部分細(xì)粉直接進(jìn)入V選進(jìn)行成品篩選”等等的方法特征來限定自動(dòng)篩分裝置的結(jié)構(gòu)，這樣的撰寫方式無疑是不清楚的，且基本不用再討論其限定的保護(hù)范圍是否合理，因?yàn)槠湎薅ǖ募夹g(shù)手段與技術(shù)主體本身是存在矛盾的；同時(shí)該申請(qǐng)還直接將具體的尺寸和規(guī)格限定在了獨(dú)立權(quán)利要求中，亦屬于嚴(yán)重限縮專利保護(hù)范圍的情形。

根據(jù)現(xiàn)行《專利法》第第五十九條規(guī)定：發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]21號(hào)）第七條規(guī)定：人民法院判定被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否落入專利權(quán)的保護(hù)范圍，應(yīng)當(dāng)審查權(quán)利人主張的權(quán)利要求所記載的全部技術(shù)特征。被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相同或者等同的技術(shù)特征的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其落入專利權(quán)的保護(hù)范圍；被訴侵權(quán)技術(shù)方案的技術(shù)特征與權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相比，缺少權(quán)利要求記載的一個(gè)以上的技術(shù)特征，或者有一個(gè)以上技術(shù)特征不相同也不等同的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其沒有落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。

由上述規(guī)定可知，專利申請(qǐng)的權(quán)利要求、尤其是獨(dú)立權(quán)利要求所記載的技術(shù)特征，將直接影響專利授權(quán)后的保護(hù)范圍，因而如何在滿足《專利法實(shí)施細(xì)則》第五十三條所規(guī)定的駁回情形的基礎(chǔ)上，盡量的爭取專利的保護(hù)范圍是申請(qǐng)人所需要考慮的。根據(jù)上述的規(guī)定也就不難理解，為什么目前的司法實(shí)踐中大量的專利無法進(jìn)行維權(quán)，以至于大量的專利權(quán)人認(rèn)為中國的專利司法保護(hù)環(huán)境惡劣，專利權(quán)人的權(quán)益得不到保證。其實(shí)究其根本，是由于專利權(quán)人的權(quán)利要求相對(duì)于侵權(quán)產(chǎn)品而言，無法滿足上述司法解釋對(duì)于侵權(quán)判定方式的規(guī)定，即專利的權(quán)利要求無法全面覆蓋侵權(quán)產(chǎn)品，且侵權(quán)產(chǎn)品也不能與專利的權(quán)利要求構(gòu)成等同侵權(quán)的情形。同時(shí)在專利侵權(quán)訴訟實(shí)踐中，對(duì)于專利權(quán)利要求中記載的技術(shù)特征也需要進(jìn)行正確的劃分與解釋，用以與侵權(quán)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)特征進(jìn)行對(duì)比，技術(shù)對(duì)比是否得當(dāng)也是法院最終裁判侵權(quán)事實(shí)是否成立的關(guān)鍵。在這一點(diǎn)上，理工科背景且長期從事專利代理工作的專利代理人顯然比普通律師更具有優(yōu)勢，通過解釋和說明專利與侵權(quán)產(chǎn)品的異同，可以幫助法官正確判斷專利侵權(quán)糾紛中涉及的事實(shí)，有助于專利侵權(quán)訴訟程序順利進(jìn)行。

簡而言之，專利申請(qǐng)文件的權(quán)利要求書就好比專利的申請(qǐng)人與國家簽訂的一紙合同，國家在專利授權(quán)后按照“合同條款”的約定對(duì)申請(qǐng)人的技術(shù)進(jìn)行保護(hù)，因此在申請(qǐng)之前，申請(qǐng)人需要對(duì)“合同條款”進(jìn)行仔細(xì)斟酌。這就如同在民法實(shí)踐中，雙方當(dāng)事人簽訂書面合同時(shí)，當(dāng)中涉及的條款需經(jīng)由專業(yè)的律師擬定或?qū)徍耍灾劣谕咨萍s定及明確合同雙方當(dāng)時(shí)人在合同中的權(quán)利和義務(wù)；專利申請(qǐng)的過程亦是如此，專利代理師在前述“合同”簽訂的過程中，能使專利申請(qǐng)人的權(quán)益得到保證，不至于出現(xiàn)專利權(quán)人手持專利證書而無法維權(quán)的尷尬局面。

四、目前政策引導(dǎo)下的專利代理方向

2017年，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局公布了《專利質(zhì)量提升工程實(shí)施方案》，當(dāng)中明確了堅(jiān)持市場導(dǎo)向、價(jià)值驅(qū)動(dòng)，營造良好的專利保護(hù)環(huán)境，培育充滿活力的專利運(yùn)營市場；其中主要包括 “四大重點(diǎn)工程”具體包括發(fā)明創(chuàng)造與專利申請(qǐng)質(zhì)量提升工程、專利代理質(zhì)量提升工程、專利審查質(zhì)量提升工程以及嚴(yán)格保護(hù)和高效運(yùn)用促進(jìn)專利質(zhì)量提升工程；此外，在方案中還提出了完善法律法規(guī)及相關(guān)政策、營造以質(zhì)量為導(dǎo)向的輿論環(huán)境、加強(qiáng)審查質(zhì)量流程保障等“八大基礎(chǔ)支撐”，從而確保專利質(zhì)量提升工程落到實(shí)處、取得實(shí)效。

筆者認(rèn)為，在上述《專利質(zhì)量提升工程實(shí)施方案》的引導(dǎo)之下，專利代理機(jī)構(gòu)及專利代理人的業(yè)務(wù)方向也將逐漸返璞歸真，將更多的專業(yè)力量應(yīng)用在具有市場競爭力、且在領(lǐng)域中占據(jù)前沿地位的技術(shù)的專利申請(qǐng)上，在面對(duì)此類方案時(shí)，前期以設(shè)計(jì)師的角色做好申請(qǐng)規(guī)劃策略，應(yīng)用現(xiàn)行《專利法》允許的方式搶占申請(qǐng)先機(jī)，后期以代理師的角色斟酌專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍就顯得尤為重要。

除此之外，對(duì)于產(chǎn)品上市前的防侵權(quán)檢索，行業(yè)專利數(shù)據(jù)分析、預(yù)警、尋找技術(shù)空白這類專利代理的衍生業(yè)務(wù)也將逐漸成為未來的主流業(yè)務(wù)之一；而專利代理師，無論是專利申請(qǐng)的設(shè)計(jì)規(guī)劃者還是代理者，都需將提升專業(yè)能力與業(yè)務(wù)水平來滿足市場競爭中客戶不斷增長的知識(shí)產(chǎn)權(quán)需求；以上為筆者長期從事專利代理的一些感悟和理解，如有不當(dāng)之處，請(qǐng)予以諒解并批評(píng)指正。