從“PEPPA PIG ”國內(nèi)搶注說起--“申請在先”原則的重要性

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：雪倫 

原標題：從“PEPPA PIG ”國內(nèi)搶注說起----“申請在先”原則的重要性

9月22日，小豬佩奇商標及著作權(quán)權(quán)利人——娛樂壹英國有限公司（Entertainment One UK Limited）家庭和品牌業(yè)務(wù)品牌保護高級總監(jiān)奈爾·特瑞娜（Niall Trainor）告訴澎湃新聞記者，小豬佩奇商標在華遭遇惡意搶注，“根據(jù)侵權(quán)銷售的絕對數(shù)量，可以毫不夸張地說，僅在中國，我們已經(jīng)損失了數(shù)千萬美元?！?br/>

此新聞不禁讓筆者想起之前“IPHONE第18類商標權(quán)“歸屬于中國公司的事件。 兩個事件雖然主角不同， 細節(jié)也有差異。但是爭論主題依然是權(quán)利人認為第三人侵犯本該屬于自己的商標權(quán)利，而導致自己的經(jīng)濟利益損失。

從相關(guān)新聞中，我們得知，2004年動畫片《小豬佩奇》誕生，隨后在全球100多個地區(qū)播出。

另于國家工商行政管理總局商標局網(wǎng)站查詢到，早在2011年11月，《小豬佩奇》尚未在中國播出時，就有一家“揚州金霞塑膠有限公司”申請注冊21類別名為Peppa Pig的商標，商品和服務(wù)范圍是電動牙刷；梳；刷；牙簽；牙刷等，且于2013年1月注冊成功。

此外，一位名叫“蔡×”的申請人接連申請注冊“小豬佩奇”、“粉紅豬佩奇”“佩奇的家”“珮珮豬”等角色名稱和圖形（包括原型和近似），涵蓋多個類目，多達約140個商標，其中25類別的“小豬佩奇”、3類別的“粉紅豬佩奇”、22類別的“佩奇的家”等商標已經(jīng)注冊成功，不過也有部分商標注冊狀態(tài)顯示“異議中”。

對此，筆者也不盡感慨。商標作為知識產(chǎn)權(quán)的一類， 是最重要的，最有價值的無形資產(chǎn)。 這個當然是基于商標原創(chuàng)人及權(quán)利人的不斷努力投入，為品牌持續(xù)增值。 在讓其展示于世人面前的時候，也必然會有被他人抄襲，侵犯的風險。這也就是商標及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)法律存在的原因。 對于相關(guān)品牌權(quán)利人除了投入精力在如何創(chuàng)意，挖掘創(chuàng)新外， 還需要對相關(guān)法律重視，盡可能了解，并與知識產(chǎn)權(quán)專家溝通。 針對不同國家，地區(qū)， 盡早制定出完善的商標保護計劃。

風靡全球的“小豬佩奇”在全球180多個國家被譯成40種不同的語言發(fā)行。娛樂壹英國有限公司和艾斯利貝克戴維斯有限公司（Astley Baker Davies Limited），是“Peppa Pig（小豬佩奇）”的權(quán)利人和商業(yè)開發(fā)的全球主導者。

根據(jù)筆者的查詢搜索了解到，以娛樂壹英國有限公司為申請人，最早的商標申請日期為2007年-2008年， 卻僅只有三件商標申請， 類別為25，28類，申請圖樣一個為PEPPAPIG, 另外一個則為簡單的圖樣。 而商品項目也僅僅為標準的10 個。 甚至其中一件申請了一個商品項目。 而其后七年，才在2015年-2018年陸續(xù)加大申請，覆蓋類別到第2，3，4，5，  9，16， 18，21， 22，24， 25， 35， 36，41，43等 總申請記錄共266件。  另外艾斯利貝克戴維斯有限公司有申請69件， 申請日期為2013年。

以筆者的行業(yè)經(jīng)驗，從專業(yè)角度來分析，品牌權(quán)利人在品牌設(shè)計之后， 要立即規(guī)劃考慮在國內(nèi)的保護， 同時也不能忽視在其他使用傳播國家的規(guī)劃和保護。 就該國外品牌來說， 雖然是國外品牌， 但如果現(xiàn)在考慮到中國發(fā)展傳播。 那必然要考慮中國的相關(guān)法律規(guī)定， 傳統(tǒng)文化，風俗習慣。 正如“可口可樂”，“肯德基”，“麥當勞”，“星巴克”等國外品牌，在進入中國市場前，也需要提前準備好相關(guān)的本地化品牌名稱。 在中國境內(nèi)必然涉及到啟用漢字品牌。因為面對的消費者都是母語為中文的大眾。

從以上收集到的資料信息來看，“PEPPA PIG ”的品牌權(quán)利人對進入中國市場的品牌保護計劃準備不足。 對于在一個大陸法系，以商標申請在先為主的國家，卻在提起申請的最關(guān)鍵的初始階段， 只是象征性地申請了三件商標申請， 而且也并沒有考慮到語言文化方面的因素，失去獲得“小豬佩奇”商標的最佳時機。

在筆者從業(yè)期間，也不乏聽到商業(yè)經(jīng)營者提到，“不用那么早申請商標， 等我們打開市場再說， 或者“等我們的產(chǎn)品銷售上去再說，也許這個牌子用不了很久”。 時間就這樣拖延了下來，直到他們再次來找到筆者的時候， 已經(jīng)是很氣憤地說，“這些人沒有經(jīng)過我允許直接用（申請）我的商標去了，現(xiàn)在我該怎么辦呢？” 筆者清楚地記得某次在一位客戶的會議室里，客戶無比痛心地提起了其國外好幾個國家合作商率先申請了其商標，當然是在該客戶毫不知情地情況下。單單是前期的溝通談判咨詢費用就已經(jīng)很昂貴，還不算上后期維權(quán)的費用。雖然筆者也是為客戶無比惋惜，但事已至此，也只能根據(jù)法律的相關(guān)規(guī)定來盡力幫助權(quán)利人，對于結(jié)果也是無法預測的。 一般來說， 如果侵權(quán)者只是想以此來獲取談判獲利的籌碼，那么還尚有挽回商標權(quán)利的希望。 但如果侵權(quán)者是希望籍此手段占有商標權(quán)利，自行運營并獲取商業(yè)利益，那意味原權(quán)利人將永久失去在該國或地區(qū)的商標權(quán)利及其他相關(guān)利益。 對于此類教訓，不少國內(nèi)企業(yè)在海外拓展時也是經(jīng)歷過的。

有時，筆者不禁感嘆，“即便是孩子的出生都需要一個出生證明，說明其父母血親的關(guān)系歸屬。 對于用于商業(yè)運營的無形資產(chǎn)—商標，難道不更應(yīng)該擁有一個所屬證明嗎？”

在此， 筆者必須要重申商標保護中一個非常重要的術(shù)語----申請在先原則（ Prior Application Rule ）。提請權(quán)利人的重視！

根據(jù)《中華人民共和國商標法》第二十九條規(guī)定：“兩個或者兩個以上的商標注冊申請人，在同一種商品或者類似商品上，以相同或者近似的商標申請注冊的，初步審定并公告申請在先的商標; 同一天申請的，初步審定并公告使用在先的商標，駁回其他人的申請，不予公告。”

此外， 申請在先原則的例外情形如下：

其一，商品在博覽會上展出時，展出者擁有指定商品所有商標的優(yōu)先注冊權(quán)。博覽會，是指政府、地方公共團體、或政府之外的人經(jīng)政府指定舉辦的國內(nèi)博覽會或由上述主體及國際組織在《巴黎公約》成員國內(nèi)舉辦的國際博覽會，在博覽會上展出的商品之商標，應(yīng)當允許自展出之日起一定時間內(nèi)，使用該商標的商品展出者可以以該商品為指定商品申請商標注冊，即擁有申請商標注冊之優(yōu)先權(quán)。該商標注冊申請被視為展出日提出的，展出日可定為展品進館日。使用本條規(guī)定的條件：(1)必須以在展覽會上展出的商品為指定商品不得為類似的商品。(2)所申請注冊的商標必須與商品使用相同，不得為類似商標。(3)欲使在博覽會上展出的商品使用的商標取得臨時保護的人，必須在商標注冊的同時向商標局提出書面請求。而且，自商標注冊申請日起一定時間內(nèi)向商標局提交證明，證明申請注冊的商標及用商標和商品為展覽會上展銷的商標和商品。

其二，商標注冊分案申請。商標注冊申請的指定商品為兩種以上時，可以將其中一部分分為一件或兩件能上能下的新的申請，新申請被視為于原申請日提出的，在這種情況下，博覽會展出證明和優(yōu)先權(quán)證明的提交期間，從新申請日起算。分案后的商標注冊申請人必須與原商標注冊申請人為同一人。與原注冊申請人就可以分案的部分的申請權(quán)簽訂轉(zhuǎn)讓合同的人，不能提出分案申請。在這種情況下，應(yīng)當于分案申請后進行名義變更。

將商標注冊申請分案時，必須于審定或?qū)彌Q確定之前進行。因此，即使在申請公告之后或駁回審定之后，只要審定尚未確定，就可以進行分案。

可以分案的情況有：因填寫有誤，違反“一件商標一件申請原則”;或指定商品中可能會有關(guān)于“不能注冊的商標”所規(guī)定的商品等。此外，如分案后的申請的指定商品互相類似，必須提出聯(lián)合商標注冊申請。

其三，變更申請。將聯(lián)合商標注冊變更為獨立的商標注冊申請，或?qū)ⅹ毩⒌纳虡俗陨暾堊兏鼮槁?lián)合商標注冊申請，或?qū)⒎烙虡俗陨暾堊兏鼮槠胀ㄉ虡俗裕驅(qū)⑵胀ㄉ虡俗陨暾堊兏鼮榉烙虡俗陨暾垥r，變更后的注冊申請被視為于變更前的注冊申請的申請時提出的。在這些情況下，變更前的注冊申請被視為撤回。聯(lián)合商標注冊申請與獨立商標注冊申請之間的相互矛盾的情況有：提出商標發(fā)現(xiàn)該商標與自己的已經(jīng)注冊的或已提出注冊申請的其他商標類似;或開始認為有類似關(guān)系;后弄清無類似關(guān)系;或所聯(lián)合的注冊商標的注冊無效或者被撤消等。防御商標注冊申請與普通商標注冊申請之間的相互變更的情況有：提出防御商標注冊申請后需要將該商標作為普通商標使用于指定商品上；或相反，開始提出的是普通商標注冊申請，之后不需要使用該商標，為防止因注冊不使用而被注銷注冊，欲使之起防御作用等。

只要是商標注冊申請的審定或?qū)彌Q尚未確定，就可以進行申請變更。但是，將普通商標注冊申請變更為防御商標注冊申請時，在收到申請公告決定的副本后，不得進行變更。

其四，根據(jù)《巴黎公約》第四條要求優(yōu)先權(quán)時。根據(jù)《巴黎公約》規(guī)定，在該公約任何一個成員國提出商標注冊申請的人，自申請之日起的六個月內(nèi)，若向其他成員國申請商標注冊且要求優(yōu)先權(quán)時，將優(yōu)先于別人在該申請日后提出的申請，取得申請在先的地位。要求優(yōu)先權(quán)應(yīng)按如下程序：根據(jù)《巴黎公約》第四條第四款第一項規(guī)定，申請商標注冊要求優(yōu)先權(quán)時，必須于商標注冊申請的同時向商標局提交書面申請，需要寫明要求優(yōu)先權(quán)，要求承認該申請為最初申請或為該公約同條第三款第四項所指的最初申請并寫明該公約第一款第二項規(guī)定的最初申請的成員國的國民及申請年月日。而且，在提出商標注冊申請之日后一定時間內(nèi)，必須向商標局提交最初想申請的成員國出具的且經(jīng)該國認證的書面證明，證明該申請為最初申請或該公約第四條第三款第四項所指的最初申請的申請文件的副本，寫明最初申請的年月日，商標圖樣的指定商品;也可以是具有同樣內(nèi)容的商標公報或其他形式的證明書等。

其五，對申請書或商標圖樣的補正構(gòu)成“申請內(nèi)容的實質(zhì)性變更”時于收到申請公告決定副本之前對寫有指定商品的申請書或商標圖樣進行補正。于商標注冊后被認為構(gòu)成“申請內(nèi)容的實質(zhì)性變更”時，該商標注冊申請被視為于提交手續(xù)補正書時提出的。此外，在收到申請公告決定副本前進行的補正構(gòu)成“申請內(nèi)容的實質(zhì)性變更”時，商標局要作出補正駁回決定，但如在收到補正駁回決定副本后一定時間內(nèi)，就補正后的申請?zhí)岢鲂碌纳暾?，該申請被視為于提交手續(xù)補正書時提出的。因此，在收到申請公告決定副本之前進行的補正構(gòu)成“申請內(nèi)容的實質(zhì)性變更”時，不管原實際申請是哪一天，其申請均被視為于提交手續(xù)補正書時提出的，申請日提前或推遲依此而定。所以，這也是“申請在先原則”的例外。

總之， 做重要的事宜早不宜遲，正如一位行業(yè)專家所說：“一旦商標被搶注，要想證明別人搶注商標，一方面要證明在搶注人申請日之前，對應(yīng)的產(chǎn)品在國內(nèi)已經(jīng)具有一定的知名度或影響力；還需要證明對方的惡意性，即對方有搶注、囤積國內(nèi)外知名商標的事實。” 一般來說，行業(yè)內(nèi)對于搶注的應(yīng)對策略，一般會根據(jù)搶注商標的法律狀態(tài)來進行，如果該商標初審通過并公告，在之后3個月的公告期間提出異議申請，然后等待商標局出具決定。但如果搶注人已經(jīng)注冊成功，則品牌方需要提出無效宣告，其審理時間長達一年半到兩年。

由此可見，與其后期與侵權(quán)者去爭斗理論，耗時耗力，何不盡早去做個商標申請，取得法律效力之證明， 防患于未然。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：雪倫 

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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