「方法專利」所延及產(chǎn)品的保護范圍如何確定？

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豆豆7年前

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原標(biāo)題：果林微案丨方法專利所延及產(chǎn)品的保護范圍如何確定

案號：（2009）民提字第84號

關(guān)鍵詞：發(fā)明專利、專利方法、產(chǎn)品、專利侵權(quán)

案情簡介

案涉專利：專利號為00102701．8、名稱為“氨氯地平對映體的拆分”的發(fā)明專利。

原告（專利權(quán)人）：張喜田

被告：石家莊制藥集團歐意藥業(yè)有限公司（簡稱歐意公司）、石家莊制藥集團華盛制藥有限公司（簡稱華盛公司）、石藥集團中奇制藥技術(shù)(石家莊)有限公司（簡稱中奇公司）、吉林省玉順堂藥業(yè)有限公司（簡稱玉順堂公司）

原告主張：涉案專利公開了制造左旋氨氯地平（專利直接產(chǎn)品）的方法，由左旋氨氯地平可進一步制得馬來酸左旋氨氯地平（原料藥），而由馬來酸左旋氨氯地平又可進一步制得馬來酸左旋氨氯地平片（成藥）。

馬來酸左旋氨氯地平和馬來酸左旋氨氯地平片新藥由中奇公司研發(fā)，華盛公司生產(chǎn)了馬來酸左旋氨氯地平，歐意公司生產(chǎn)了馬來酸左旋氨氯地平片，玉順堂公司銷售了馬來酸左旋氨氯地平片。中奇公司、華盛公司、歐意公司和玉順堂公司的行為均侵犯原告的上述專利權(quán)。

被告主張：原料藥和成藥均不能由涉案專利方法直接獲得，因而不受該方法專利的保護。

爭議焦點：方法專利所延及產(chǎn)品的保護范圍如何確定。

裁判結(jié)果

法院判決駁回張喜田的訴訟請求。

法律分析

本案需要明確兩點事實：1、實施涉案專利權(quán)利要求1限定的方法后，直接獲得的是“結(jié)合一個DMSO-d6的(S)-(-)-氨氯地平的D-酒石酸鹽”，或“結(jié)合一個DMSO-d6的(R)-(+)-氨氯地平的L-酒石酸鹽”，而非原告所稱的左旋氨氯地平。2、華盛公司和歐意公司生產(chǎn)的產(chǎn)品不僅包括馬來酸左旋氨氯地平和馬來酸左旋氨氯地平片，還包括左旋氨氯地平。

根據(jù)再審法院的觀點，方法專利權(quán)的保護范圍只能延及依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品，即，使用專利方法獲得的原始產(chǎn)品，而不能延及對原始產(chǎn)品作進一步處理后獲得的后續(xù)產(chǎn)品。華盛公司、歐意公司生產(chǎn)的馬來酸左旋氨氯地平、馬來酸左旋氨氯地平片以及左旋氨氯地平，均屬于對上述產(chǎn)品作進一步處理后獲得的后續(xù)產(chǎn)品，不屬于依照涉案專利方法直接獲得的產(chǎn)品。

涉案專利權(quán)的保護范圍不能延及左旋氨氯地平、馬來酸左旋氨氯地平及其片劑，因此，華盛公司和歐意公司生產(chǎn)左旋氨氯地平的行為不侵犯涉案專利的專利權(quán)。

律師點晴

《中華人民共和國專利法》第十一條規(guī)定：發(fā)明和實用新型專利權(quán)被授予后，除本法另有規(guī)定的以外，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。

其中，“依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品”中的產(chǎn)品的延及范圍應(yīng)當(dāng)作何理解呢？例如，依照某項專利方法可以直接獲得甲產(chǎn)品，對甲產(chǎn)品進行加工、處理后可以獲得乙產(chǎn)品，對乙產(chǎn)品進行加工、處理后又可以獲得丙產(chǎn)品，……。那么，使用或銷售甲產(chǎn)品是否涉及侵權(quán)？使用或銷售乙產(chǎn)品、丙產(chǎn)品、……呢？按照本案中法院的觀點，上述舉例中的方法專利的保護范圍應(yīng)當(dāng)包括該專利方法本身以及依照該方法直接獲得的甲產(chǎn)品。具體到本案，涉案專利的保護范圍包括專利方法本身以及制造左旋氨氯地平的中間產(chǎn)品（專利直接產(chǎn)品）。而由于華盛公司、歐意公司生產(chǎn)的馬來酸左旋氨氯地平、馬來酸左旋氨氯地平片以及左旋氨氯地平均不屬于專利直接產(chǎn)品，因而不涉及侵權(quán)。

該案于2010年審結(jié)，然而2016年的最高法專利侵權(quán)司法解釋對上述問題作出了不同于該案判決觀點的解釋，即，對使用專利方法獲得的原始產(chǎn)品進一步加工、處理而獲得的后續(xù)產(chǎn)品的行為，屬于“使用該專利方法直接獲得的產(chǎn)品”；對于將依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品進一步加工、處理而獲得的后續(xù)產(chǎn)品，進行再加工、處理的，人民法院應(yīng)當(dāng)認定不屬于專利法第十一條規(guī)定的“使用該專利方法直接獲得的產(chǎn)品”。按照該司法解釋，上述案例中的左旋氨氯地平作為依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品進一步加工、處理而獲得的后續(xù)產(chǎn)品，屬于“使用該專利方法直接獲得的產(chǎn)品”，那么，上述案件在該問題上將得出截然相反的結(jié)論。

綜上可見，方法專利的保護范圍既不是僅僅局限于專利方法本身，也并非延及至所有的后續(xù)產(chǎn)品，方法專利的保護范圍包括專利方法本身、依照專利方法直接獲得的原始產(chǎn)品、以及對該原始產(chǎn)品進一步加工后所直接獲得的后續(xù)產(chǎn)品。企業(yè)除了應(yīng)當(dāng)避免使用專利方法直接獲得的相關(guān)原始產(chǎn)品，還應(yīng)特別注意避免使用基于該原始產(chǎn)品直接獲得的后續(xù)產(chǎn)品。

另值得注意的是，本案中，歐意公司為了證明其生產(chǎn)左旋氨氯地平的方法不同于涉案專利的方法，先后提交了一份專利申請公開說明書以及授權(quán)公告的發(fā)明專利說明書、在國家食品藥品監(jiān)督管理局備案的工藝流程記錄、生產(chǎn)記錄、《馬來酸左旋氨氯地平工藝規(guī)程SOP-MPP-W017(00)》等證據(jù)，用于證明其系使用自有方法制造左旋氨氯地平，并未使用涉案專利方法。法院通過現(xiàn)場試驗（按照歐意公司的專利方法）證實了歐意公司是依照自有方法制得左旋氨氯地平。這就提醒企業(yè)，需要在日常研發(fā)和生產(chǎn)過程中增強自主知識產(chǎn)權(quán)意識，對于自主研發(fā)過程中所涉及的技術(shù)方案要及時采用專利的形式進行保護，當(dāng)涉及侵權(quán)糾紛時，企業(yè)方能及時有效地提供相關(guān)證據(jù)以自證清白。

來源：江蘇專利信息服務(wù)中心

作者：李湘群

編輯：IPRdaily趙珍校對：IPRdaily縱橫君

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