“偽”經(jīng)銷(xiāo)商被判商標(biāo)侵權(quán)！佐敦油漆武漢維權(quán)終獲勝

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作者：許艷  北京康瑞律師事務(wù)所

原標(biāo)題：“偽”經(jīng)銷(xiāo)商被判商標(biāo)侵權(quán)，佐敦油漆武漢維權(quán)終獲勝

隨著商標(biāo)權(quán)利用盡理論普通被接受，成為合理使用的抗辯事由，銷(xiāo)售者在市場(chǎng)上再次銷(xiāo)售（“再次銷(xiāo)售”相當(dāng)于權(quán)利人的“首次銷(xiāo)售”而言）他人的產(chǎn)品為正品的，即商標(biāo)權(quán)利人或經(jīng)其授權(quán)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售的產(chǎn)品，一般不認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)。

商標(biāo)權(quán)利用盡雖未寫(xiě)入我國(guó)《商標(biāo)法》，但符合《商標(biāo)法》促進(jìn)產(chǎn)品的自由流通和市場(chǎng)繁榮發(fā)展立法本意，利于消費(fèi)者，無(wú)損商標(biāo)權(quán)利人的合理權(quán)益（權(quán)利人在首次銷(xiāo)售中已獲利），成為其阻卻侵權(quán)的理論基礎(chǔ)。

但是，未經(jīng)授權(quán)的銷(xiāo)售者，缺乏商標(biāo)權(quán)利人或經(jīng)授權(quán)的許可方對(duì)產(chǎn)品來(lái)源、質(zhì)量以及后續(xù)服務(wù)的監(jiān)督和管理，在利益的驅(qū)使下，容易出現(xiàn)真假產(chǎn)品摻雜銷(xiāo)售的情況，這種情況在工業(yè)用油漆行業(yè)內(nèi)尤為突出，這對(duì)于商標(biāo)權(quán)利人的維權(quán)也造成了一定的困難，公證購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品由銷(xiāo)售者隨機(jī)發(fā)貨，購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品可能是正品。康瑞代理的佐敦油漆在武漢維權(quán)的案件即屬于上述情形，據(jù)被控侵權(quán)方在宣傳和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的包裝儼然為合法經(jīng)銷(xiāo)商，在網(wǎng)站和交易文書(shū)中突出、頻繁使用 “” 和“佐敦漆”標(biāo)識(shí)，一審法院認(rèn)為被控侵權(quán)方網(wǎng)站的宣傳介紹屬實(shí)、正面，以及公證購(gòu)買(mǎi)到的為正品，故為合理使用，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。佐敦公司上訴，其請(qǐng)求終在二審法院被認(rèn)可，判定被控侵權(quán)方突出使用商標(biāo)的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)并承擔(dān)賠償責(zé)任。

一、案情概述

佐敦有限公司（JOTUN A/S）（簡(jiǎn)稱(chēng)為佐敦公司）是一家全球知名的提供油漆、涂料產(chǎn)品的企業(yè)，自上世紀(jì)90年代進(jìn)入中國(guó)以來(lái)，一直使用 “” 和“佐敦”商標(biāo)進(jìn)行宣傳、推廣，在中國(guó)相關(guān)行業(yè)已經(jīng)形成了極高的知名度和美譽(yù)度。并且，在中國(guó)設(shè)立了子公司——佐敦涂料（張家港）有限公司，負(fù)責(zé)佐敦產(chǎn)品在中國(guó)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售，并負(fù)責(zé)佐敦品牌的維權(quán)。

佐敦公司發(fā)現(xiàn)，一個(gè)名為“佐敦漆”的網(wǎng)站，突出使用了“”標(biāo)識(shí) 和“佐敦漆”字樣，在“公司簡(jiǎn)介”等下屬欄目中介紹的佐敦公司及佐敦油漆的情況，儼然佐敦公司的官網(wǎng)，僅在“聯(lián)系我們”欄目中暴露了真實(shí)“身份”：小字號(hào)顯示“利茲赫爾辛基（蘇州）涂料有限公司全國(guó)各地辦事處敬請(qǐng)聯(lián)系下如：”，字號(hào)偏大地突出展示了“北京辦事處”“蘇州辦事處”“上海辦事處”“武漢辦事處”等十個(gè)辦事處，并列有聯(lián)系地址和電話(huà)等信息和，各辦事處的電子郵箱均為jotun@jt-paint.com。佐敦公司委托康瑞團(tuán)隊(duì)針對(duì)上述網(wǎng)站進(jìn)行了調(diào)查，通過(guò)調(diào)查得知，該網(wǎng)站的實(shí)際控制者為利茲赫爾辛基（蘇州）涂料有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)利茲公司）和羅斯柴爾德防護(hù)涂料（武漢）有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)羅斯公司），并以?xún)晒镜拿x銷(xiāo)售“佐敦”油漆，在具體的交易文書(shū)上中，如羅斯公司提供的《購(gòu)銷(xiāo)合同》《佐敦油漆材料分析明細(xì)表》《送貨單》《名片》，利茲公司提供的《訂貨合同》，均突出顯著地使用“”標(biāo)識(shí) 和“佐敦漆”。在實(shí)地走訪等過(guò)程中從羅斯公司和利茲公司獲得了上述材料，并公證購(gòu)買(mǎi)了油漆。

佐敦公司認(rèn)為，羅斯公司和利茲公司在網(wǎng)站的宣傳和交易文書(shū)中突出使用佐敦公司注冊(cè)商標(biāo)的行為，應(yīng)屬于不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)和商標(biāo)侵權(quán)，故起訴至武漢中院，提出了兩個(gè)訴訟（本文僅討論商標(biāo)侵權(quán)訴訟，不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)之訴一、二審法院均支持了佐敦公司，在此不作介紹）。

二、法院觀點(diǎn)

在庭審中，被告提交了被控侵權(quán)產(chǎn)品是從佐敦公司合法授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商處購(gòu)買(mǎi)的發(fā)票等憑證，一審法院認(rèn)為：“商標(biāo)權(quán)人在其自產(chǎn)帶有其商標(biāo)的商品或者許可他人將帶有其商標(biāo)的商品投入市場(chǎng)后，無(wú)權(quán)禁止他人在商品銷(xiāo)售過(guò)程中對(duì)其商品商標(biāo)的指示性作用” 。公證購(gòu)買(mǎi)到的羅斯公司和利茲公司銷(xiāo)售的為佐敦公司或佐敦公司合作公司生產(chǎn)的正品，羅斯公司和利茲公司在銷(xiāo)售合同中使用標(biāo)識(shí)不會(huì)造成相關(guān)消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品來(lái)源的產(chǎn)生混淆。

關(guān)于被控網(wǎng)站網(wǎng)頁(yè)上使用“佐敦漆”的行為，一審法院查明，被控網(wǎng)站網(wǎng)頁(yè)主要是來(lái)源于佐敦公司網(wǎng)站網(wǎng)頁(yè)關(guān)于佐敦公司歷史、產(chǎn)品介紹、公司新聞等信息，網(wǎng)站所推介的產(chǎn)品也是佐敦公司的正品，所作的產(chǎn)品宣傳介紹亦是正面宣傳，公證購(gòu)買(mǎi)到的羅斯公司和利茲公司銷(xiāo)售的為正品，因此被控網(wǎng)站的上述商標(biāo)使用行為不可能在相關(guān)消費(fèi)者中造成混淆。此外，該網(wǎng)站上對(duì)佐敦公司產(chǎn)品正面推介及商標(biāo)使用，其在消費(fèi)者中所積累的商譽(yù)亦歸于佐敦公司。

故羅斯公司和利茲公司使用“佐敦漆”的行為是對(duì)佐敦公司注冊(cè)商標(biāo)的指示性合理使用，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，駁回了佐敦公司的全部訴訟請(qǐng)求。

佐敦公司提起上訴，針對(duì)羅斯公司和利茲公司惡意侵權(quán)的情況繼續(xù)補(bǔ)充證據(jù)，包括搶注與佐敦公司商標(biāo)相近似的商標(biāo)，羅斯公司的法定代表人新設(shè)立以“佐敦（武漢）涂料有限公司”為企業(yè)名稱(chēng)進(jìn)行交易并被法院認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，羅斯公司和利茲公司共同設(shè)立了其它網(wǎng)站以五大世界知名油漆品牌商（包括佐敦）在中國(guó)區(qū)的銷(xiāo)售中心名義宣傳等。

二審法院將被控侵權(quán)行為中使用佐敦公司商標(biāo)的方式分為兩種類(lèi)型，并作出了不同性質(zhì)的認(rèn)定。

一是在交易文書(shū)所載明內(nèi)容中描述使用的，如羅斯公司《送貨單》“貨品名稱(chēng)”項(xiàng)下載明“（JOTUN-17）20升”、利茲公司《訂貨合約》中載明“買(mǎi)方以總價(jià)49729元向賣(mài)方訂購(gòu)佐敦涂料1097升……稀釋劑（JOTUN-17號(hào)）80升”等，均是為了介紹和表明具體商品的名稱(chēng)及品牌，屬于指示性合理使用涉案注冊(cè)商標(biāo)的行為。

二是在網(wǎng)站上和《購(gòu)銷(xiāo)合同》《訂貨合約》的顯著位置突出使用“佐敦漆”標(biāo)識(shí)，均屬于在商品交易文書(shū)和商業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)使用商標(biāo)，用于識(shí)別商品來(lái)源的行為，超出了指示性使用界限，屬于商標(biāo)性使用，容易導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認(rèn)為羅斯公司、利茲公司與佐敦公司之間存在特定聯(lián)系，造成相關(guān)消費(fèi)者誤認(rèn)，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

三、短評(píng)及分析

本案中，一審法院依據(jù)“權(quán)利用盡”和“混淆理論”，基于佐敦公司公證購(gòu)買(mǎi)的侵權(quán)方商品為正品，不會(huì)造成混淆，未對(duì)其商標(biāo)使用的具體方式可能造成的不同后果予以考慮的，就做出了合理使用、不侵權(quán)的結(jié)論。而二審法院針對(duì)不同的使用方式作出了區(qū)分，對(duì)于超出了必要的指示性使用，如在網(wǎng)站和交易文書(shū)中的突出使用，認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

筆者認(rèn)為，二審法院的認(rèn)定更利于對(duì)商標(biāo)權(quán)利人和相關(guān)公眾的保護(hù)。未經(jīng)授權(quán)銷(xiāo)售正品，從產(chǎn)品本身沒(méi)有造成來(lái)源混淆，但如果銷(xiāo)售商中在經(jīng)營(yíng)中對(duì)他人注冊(cè)商標(biāo)的不當(dāng)使用和宣傳，消費(fèi)者會(huì)認(rèn)為產(chǎn)品銷(xiāo)售者與銷(xiāo)售商品商標(biāo)的權(quán)利人之間可能存在某種關(guān)聯(lián)關(guān)系，錯(cuò)誤的特定關(guān)聯(lián)關(guān)系的認(rèn)識(shí)也是一種混淆。

這種特定的關(guān)聯(lián)最終可能會(huì)影響消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品本身的判斷，在選購(gòu)時(shí)可能降低對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的甄別，為他人提供了假冒偽劣產(chǎn)品提供了可乘之機(jī)，一旦在產(chǎn)品質(zhì)量或后續(xù)服務(wù)導(dǎo)致消費(fèi)者的不滿(mǎn)，消費(fèi)者將直接把負(fù)面的評(píng)價(jià)附加在商標(biāo)權(quán)利人身上，這完全超出了商標(biāo)權(quán)利人應(yīng)承擔(dān)的范圍。

因此，即使銷(xiāo)售的商品為正品，銷(xiāo)售者對(duì)他人商標(biāo)使用的方式應(yīng)予以審慎的態(tài)度，加以必要的限制。銷(xiāo)售者對(duì)商標(biāo)使用的方式一旦超出了合理使用的范圍導(dǎo)致消費(fèi)者產(chǎn)生誤解，誤認(rèn)為與商標(biāo)權(quán)利人有特定關(guān)聯(lián)或是授權(quán)的經(jīng)銷(xiāo)商，會(huì)給商標(biāo)權(quán)利人或合法授權(quán)的經(jīng)銷(xiāo)商造成不良的影響，不當(dāng)?shù)鼐鹑×松虡?biāo)權(quán)利人或合法授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商的商業(yè)機(jī)會(huì)，應(yīng)認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)。

具體到本案而言，佐敦油漆通常為工業(yè)用途，由于工業(yè)用漆供應(yīng)周期長(zhǎng)、使用過(guò)程中真假難辨的行業(yè)特點(diǎn)導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)一般通過(guò)直銷(xiāo)或嚴(yán)格的授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)方式來(lái)保證品牌質(zhì)量和維持品牌商譽(yù)，相關(guān)消費(fèi)者也更傾向于到授權(quán)的經(jīng)銷(xiāo)商處購(gòu)買(mǎi)，這也是利茲公司等為何極力將其偽造成授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商的原因。

在缺乏佐敦公司對(duì)品牌的嚴(yán)格監(jiān)督和管理的前提下，利茲公司等出售的佐敦牌油漆真假難辨，一旦其銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品，或過(guò)期產(chǎn)品，或回收的廢舊產(chǎn)品等，相關(guān)消費(fèi)者在利茲公司網(wǎng)站宣傳下誤以為是佐敦公司的合法經(jīng)銷(xiāo)商，增加了對(duì)其提供的產(chǎn)品質(zhì)量的信心，放松了對(duì)產(chǎn)品真?zhèn)蔚恼鐒e，那么損害的不僅僅是佐敦油漆品牌在當(dāng)?shù)厣踔寥珖?guó)范圍內(nèi)品牌的聲譽(yù)，而是一個(gè)項(xiàng)目工程的質(zhì)量安全和項(xiàng)目工程建成后難以得到保障的相關(guān)公眾的人身安全。

因此，二審法院的認(rèn)定對(duì)于佐敦公司針對(duì)佐敦品牌產(chǎn)品質(zhì)量的保證和商譽(yù)維護(hù)至關(guān)重要，對(duì)于相關(guān)公眾潛在的利益也是一種保護(hù)。

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作者：許艷  北京康瑞律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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