從專利侵權(quán)訴訟探討發(fā)明、實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的撰寫

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：廖青松 沈錢

原標(biāo)題：從專利侵權(quán)訴訟探討發(fā)明、實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的撰寫

2018年12月5日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過了《中華人民共和國(guó)專利法修訂草案（送審稿）》，草案最大的亮點(diǎn)就是“加大專利保護(hù)力度，維護(hù)權(quán)利人合法權(quán)益”。專利權(quán)人合法權(quán)益的維護(hù)依賴于專利授權(quán)后的維權(quán)行為，而訴訟既是最重要的維護(hù)專利權(quán)人合法權(quán)益的途徑，也是能維護(hù)專利權(quán)人合法權(quán)益的最終途徑。專利侵權(quán)訴訟的前提是存在專利權(quán)，專利權(quán)的基礎(chǔ)則是專利申請(qǐng)文件本身，可見專利申請(qǐng)文件對(duì)專利侵權(quán)的維權(quán)行為有至關(guān)重要的影響。本文擬從專利申請(qǐng)文件對(duì)專利侵權(quán)訴訟的影響來探討專利申請(qǐng)文件的撰寫。

為了有利于專利權(quán)人維權(quán)行為的開展，專利申請(qǐng)文件的撰寫應(yīng)盡可能大的獲的授權(quán)保護(hù)范圍，并盡可能利于侵權(quán)行為發(fā)現(xiàn)和侵權(quán)判定，以及盡可能規(guī)避各種侵權(quán)抗辯和利于獲得侵權(quán)賠償。

以下從申請(qǐng)文件整體、權(quán)利要求書、說明書三塊分別探討如何撰寫專利申請(qǐng)文件更加有利于專利權(quán)人后續(xù)維權(quán)行為的開展。

一、關(guān)于申請(qǐng)文件整體撰寫的探討

1.若不能確定專利權(quán)的保護(hù)范圍，可以判決駁回原告訴訟請(qǐng)求，而發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。因此，為了便于保護(hù)范圍的確定，權(quán)利要求書一定要簡(jiǎn)潔、清楚，說明書與權(quán)利要求應(yīng)保持一致或者不得相互矛盾，說明書必須圍繞權(quán)利要求書撰寫，并對(duì)原理、效果等詳細(xì)描述，以便僅根據(jù)權(quán)利要求的描述無法獲得確定的保護(hù)范圍時(shí)，說明書可對(duì)保護(hù)范圍作出有利于專利權(quán)人的解釋。

2. 僅在說明書或者附圖中描述而未被概括到權(quán)利要求中的技術(shù)方案，應(yīng)視為專利權(quán)人放棄了該技術(shù)方案，權(quán)利人主張?jiān)摷夹g(shù)方案落入專利權(quán)保護(hù)范圍的，不予支持。因此，為了避免技術(shù)方案的無償捐獻(xiàn)，如非特殊要求，盡量做到技術(shù)交底書提及的內(nèi)容全部在說明書中體現(xiàn)，說明書中包含的技術(shù)方案或技術(shù)特征在權(quán)利要求書中全面體現(xiàn)（還可避免發(fā)明人指責(zé)漏掉技術(shù)點(diǎn)；另外，按照無效程序的修改原則，只有在權(quán)利要求中描述的技術(shù)特征才能參與到無效程序的修改中去）。

二、關(guān)于權(quán)利要求書撰寫的探討

1. 采用“由……組成”表達(dá)方式的權(quán)利要求為封閉式權(quán)利要求，一般應(yīng)解釋為不含有權(quán)利要求所述以外的結(jié)構(gòu)組成部分或方法步驟，被訴侵權(quán)技術(shù)方案在包含一項(xiàng)封閉式權(quán)利要求全部技術(shù)特征的基礎(chǔ)上，增加其他技術(shù)特征的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)技術(shù)方案未落入該權(quán)利要求的保護(hù)范圍。因此，為了盡可能大的獲得保護(hù)范圍，如非特殊要求，盡量采用開放式寫法，不宜采用“由……組成”表達(dá)方式。

如：一種XX設(shè)備，由A系統(tǒng)和B系統(tǒng)組成，如果涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品在包含AB系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，增加了C系統(tǒng)，則不侵權(quán)；若寫成一種XX設(shè)備，包括A系統(tǒng)和B系統(tǒng)，如果涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品在包含AB系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，增加了C系統(tǒng)，則侵權(quán)。

2. 被訴侵權(quán)技術(shù)方案不能適用于權(quán)利要求中使用環(huán)境特征所限定的使用環(huán)境的，被訴侵權(quán)技術(shù)方案未落入專利權(quán)的保護(hù)范圍，專利文件明確限定該技術(shù)方案僅能適用于該使用環(huán)境特征，有證據(jù)證明被訴侵權(quán)技術(shù)方案可以適用于其他使用環(huán)境的，則被訴侵權(quán)技術(shù)方案未落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。因此，為了盡可能大的獲得保護(hù)范圍，如非特殊要求，不宜限定應(yīng)用領(lǐng)域、用途、使用環(huán)境等。

如：權(quán)利人甲擁有一種用于測(cè)量火車速度的傳感系統(tǒng)專利，包括A、B、C、D，發(fā)現(xiàn)某款汽車上（乙）用了一款測(cè)量車速的傳感系統(tǒng)，也包括了A、B、C、D四大技術(shù)特征，是否會(huì)侵權(quán)，則存在以下情況：

第一種情況，權(quán)利人甲若主張侵權(quán)，則得證明汽車上的這款傳感系統(tǒng)能用在火車上且能正常測(cè)量火車速度，反之，乙若能證明汽車上的傳感系統(tǒng)不能在火車上的正常使用則可認(rèn)為不侵權(quán)抗辯成功；

第二種情況，若根據(jù)權(quán)利人甲的申請(qǐng)文件能得到其的傳感系統(tǒng)僅僅能用于測(cè)量火車的速度，則無論如何，汽車上應(yīng)用的傳感系統(tǒng)都不會(huì)侵權(quán)。

3. 權(quán)利要求采用數(shù)值范圍特征的，權(quán)利人主張與其不同的數(shù)值特征屬于等同特征的，一般不予支持；權(quán)利要求采用“至少”“不超過”等用語(yǔ)對(duì)數(shù)值特征進(jìn)行界定，且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員閱讀權(quán)利要求書、說明書及附圖后認(rèn)為專利技術(shù)方案特別強(qiáng)調(diào)該用語(yǔ)對(duì)技術(shù)特征的限定作用，權(quán)利人主張與其不相同的數(shù)值特征屬于等同特征的不予支持。因此，為了有利于等同侵權(quán)的認(rèn)定，如非特殊要求，不宜包含具體數(shù)值范圍限定，也不宜包含“至少”、“不超過”等用語(yǔ)對(duì)數(shù)值特征進(jìn)行界定。

4. 在確定專利權(quán)保護(hù)范圍時(shí)，不應(yīng)將不能實(shí)現(xiàn)發(fā)明目的、效果的技術(shù)方案解釋到權(quán)利要求的保護(hù)范圍中。因此，為了避免將保護(hù)范圍做縮小解釋，獨(dú)權(quán)依據(jù)發(fā)明目的（技術(shù)問題）出發(fā)，僅包括解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征，并盡量采用上位寫法，可以解決多個(gè)技術(shù)問題時(shí)，獨(dú)權(quán)僅包括解決首要解決的技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。

5. 為了盡可能大的獲得保護(hù)范圍，為了有利于獲得侵權(quán)賠償，為了減少侵權(quán)人采取分工合作逃避侵權(quán)，為了減少侵權(quán)人逃避法律責(zé)任的可能性，權(quán)利要求應(yīng)以發(fā)明創(chuàng)造可實(shí)施的最小單元寫?yīng)殭?quán)，但應(yīng)進(jìn)一步包含應(yīng)用、最終產(chǎn)品等多個(gè)獨(dú)權(quán)，譬如涉及整機(jī)的零部件時(shí)，應(yīng)包含零部件獨(dú)權(quán)和整機(jī)獨(dú)權(quán)。

如：A生產(chǎn)攪拌機(jī)，B生產(chǎn)計(jì)量系統(tǒng)，C購(gòu)買A生產(chǎn)的攪拌機(jī)和B生產(chǎn)的計(jì)量系統(tǒng)后生產(chǎn)混凝土攪拌站。整機(jī)產(chǎn)品為混凝土攪拌站，混凝土攪拌站包括攪拌機(jī)、傳送系統(tǒng)、計(jì)量系統(tǒng)、存料系統(tǒng)等，創(chuàng)新點(diǎn)在攪拌機(jī)和計(jì)量系統(tǒng)上。

若申請(qǐng)文件僅包括混凝土攪拌站的獨(dú)權(quán)，除非有證據(jù)證明A、B、C存在共同侵權(quán)的可能，否則A、B的行為肯定不侵權(quán)。

若申請(qǐng)文件僅包括攪拌機(jī)或計(jì)量系統(tǒng)的獨(dú)權(quán)，則A或B的行為是制造侵權(quán)，C的行為屬于使用侵權(quán)。但，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的，使用不知道且不應(yīng)知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品、且舉證證明該產(chǎn)品合法來源的，不承擔(dān)賠償責(zé)任，如果C能證明合法來源，則無需承擔(dān)賠償責(zé)任。進(jìn)一步的，使用者實(shí)際不知道且不應(yīng)知道其使用的產(chǎn)品是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出，能夠證明其產(chǎn)品合法來源且能夠舉證證明其已支付該產(chǎn)品的合理對(duì)價(jià)的，對(duì)于權(quán)利人請(qǐng)求停止使用行為的主張，不予支持，也就是說C可能連停止侵權(quán)的責(zé)任都不用承擔(dān)。侵權(quán)賠償依據(jù)填平原則僅能依據(jù)攪拌機(jī)的價(jià)值來計(jì)算損失或者獲利。

若申請(qǐng)文件包括攪拌機(jī)、計(jì)量系統(tǒng)、混凝土攪拌站的獨(dú)權(quán)，則C為生產(chǎn)，逃脫不了各種法律責(zé)任。且C的侵權(quán)行為賠償，可依據(jù)混凝土攪拌站的價(jià)值來計(jì)算獲利（一般情況下，認(rèn)為整機(jī)比零部件的獲利要大），且A、B的行為不僅分別侵犯攪拌機(jī)、計(jì)量系統(tǒng)的保護(hù)范圍，還存在共同侵犯混凝土攪拌站權(quán)利的可能。

6.為了提高對(duì)使用涉嫌侵權(quán)行為的保護(hù)，涉及產(chǎn)品的發(fā)明創(chuàng)造，盡可能包含使用方法的獨(dú)權(quán)。使用者實(shí)際不知道且不應(yīng)知道其使用的產(chǎn)品是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出，能夠證明其產(chǎn)品合法來源且能夠舉證證明其已支付該產(chǎn)品的合理對(duì)價(jià)的，對(duì)于權(quán)利人請(qǐng)求停止使用行為的主張，不予支持，但若存在使用方法的權(quán)利要求，則使用者使用時(shí)存在侵犯使用方法權(quán)利要求的可能。

7.為了便于侵權(quán)行為認(rèn)定，權(quán)利要求盡量采用單側(cè)撰寫，且是產(chǎn)品本身一側(cè)，有多側(cè)需要保護(hù)的，每側(cè)均單獨(dú)保護(hù)。

8. 被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制備方法與專利方法既不相同也不等同的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)技術(shù)方案未落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。如非特殊要求，不應(yīng)以制備方法界定產(chǎn)品的技術(shù)特征，而應(yīng)以產(chǎn)品本身界定產(chǎn)品的技術(shù)特征，可以將制備方法作為另外獨(dú)權(quán)保護(hù)。

如：甲有一個(gè)專利，一種產(chǎn)品，包含A、B、C成分，且限定通過干蒸獲得。乙生產(chǎn)了一種產(chǎn)品，也包含A、B、C成分，若甲主張乙侵權(quán)，則還得證明乙的生產(chǎn)方法也是干蒸，反之，若乙能證明其不是通過干蒸而是通過其他方法（非等他）獲得，則不侵權(quán)。

9. 涉及生產(chǎn)產(chǎn)品方法的發(fā)明創(chuàng)造時(shí)，應(yīng)盡可能包含方法獨(dú)權(quán)和產(chǎn)品獨(dú)權(quán)。

如：一種制造橡膠的方法。使用此方法，屬于使用此專利方法的行為，侵權(quán)；使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口（等行為）依照該方法直接獲得的橡膠，屬于使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品的行為，侵權(quán)；購(gòu)買前述橡膠后，制造成輪胎，屬于將依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品（橡膠）進(jìn)一步加工、處理而獲得的后續(xù)產(chǎn)品，進(jìn)行再加工、處理的行為，屬于使用依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品的行為，侵權(quán)；銷售上述輪胎，用于生產(chǎn)汽車，是對(duì)該后續(xù)產(chǎn)品（輪胎）的進(jìn)一步加工、處理，不屬于使用依照該專利方法所直接獲得的產(chǎn)品的行為，不侵權(quán)。

如果有橡膠產(chǎn)品權(quán)利要求，則生產(chǎn)出的橡膠侵權(quán)，由于輪胎是用該橡膠生產(chǎn)，因此輪胎本身侵權(quán)，汽車上用了該輪胎，也侵權(quán)。

10. 步驟本身以及步驟之間的順序均應(yīng)對(duì)專利權(quán)的保護(hù)范圍起到限定作用，為了盡可能大的獲得保護(hù)范圍，如非特殊要求，方法專利權(quán)利要求不應(yīng)對(duì)步驟順序有明確限定。

11.為了避免經(jīng)過無效程序后保護(hù)范圍受到限制，不得采取完全遞進(jìn)引用的方式。

如：權(quán)1包括A+B，權(quán)2引1進(jìn)一步包括C，權(quán)3引2進(jìn)一步包括D，權(quán)4引3進(jìn)一步包括E。無效過程中，權(quán)1被無效，兩種選擇：

第一種選擇，不做任何修改，保護(hù)范圍分別為：A+B+C、A+B+C+D、A+B+C+D+E；

第二種選擇，進(jìn)行修改，保護(hù)范圍最大為A+B+C、A+B+D、A+B+E三者中的一個(gè)，選擇其中一種，另外兩種方案則不侵權(quán)。

無論何種選擇，都沒法使權(quán)利保護(hù)范圍最大化。

三、關(guān)于說明書撰寫的探討

1. 專利所要克服的技術(shù)缺陷的技術(shù)方案、整體上屬于現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)方案，不應(yīng)納入保護(hù)范圍的內(nèi)容。被訴侵權(quán)技術(shù)方案屬于說明書中明確排除的技術(shù)方案，或者屬于背景技術(shù)中的技術(shù)方案，權(quán)利人主張構(gòu)成等同侵權(quán)的，不予支持。背景技術(shù)應(yīng)僅包含發(fā)明創(chuàng)造的相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)，背景技術(shù)中對(duì)現(xiàn)有技術(shù)及專利所要克服的技術(shù)缺陷的描述盡量結(jié)合主權(quán)的內(nèi)容，避免主權(quán)的保護(hù)范圍包括有現(xiàn)有技術(shù)，或者主權(quán)包括了所要克服的技術(shù)缺陷的技術(shù)方案。

如，針對(duì)混凝土攪拌站中的攪拌機(jī)構(gòu)的發(fā)明創(chuàng)造，背景技術(shù)僅針對(duì)攪拌機(jī)構(gòu)本身介紹即可，而不應(yīng)針對(duì)整個(gè)混凝土攪拌站進(jìn)行介紹，更不應(yīng)針對(duì)混凝土攪拌站的其他機(jī)構(gòu)進(jìn)行介紹。

2. 在確定專利權(quán)保護(hù)范圍時(shí)，不應(yīng)將不能實(shí)現(xiàn)發(fā)明目的、效果的技術(shù)方案解釋到權(quán)利要求的保護(hù)范圍中。背景技術(shù)中描述的技術(shù)問題、發(fā)明內(nèi)容部分的發(fā)明目的、發(fā)明內(nèi)容部分的有益效果描述要一一對(duì)應(yīng)，且應(yīng)該都是最主要的，并與主權(quán)項(xiàng)對(duì)應(yīng)，確保主權(quán)項(xiàng)能解決描述的技術(shù)問題、能實(shí)現(xiàn)發(fā)明目的、能達(dá)到所描述的有益效果，至于其他附加的技術(shù)問題、發(fā)明目的及有益效果可在具體實(shí)施方式中進(jìn)一步根據(jù)技術(shù)特征詳細(xì)說明。

3. 對(duì)于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容。專利權(quán)的保護(hù)范圍不應(yīng)受說明書中公開的具體實(shí)施方式的限制，但權(quán)利要求包括功能性特征的除外。因此，權(quán)利要求中存在以功能或者效果表述的功能性特征時(shí)，說明書中應(yīng)盡可能多的給出具體實(shí)施方式。

4.為了便于等同侵權(quán)的認(rèn)定，每個(gè)實(shí)施例的原理、有益效果均應(yīng)詳細(xì)說明，權(quán)利要求中提及的區(qū)別技術(shù)特征，均應(yīng)對(duì)應(yīng)原理說明、有益效果說明（也有利于創(chuàng)造性的認(rèn)定）。

5. 說明書對(duì)技術(shù)術(shù)語(yǔ)的解釋與該技術(shù)術(shù)語(yǔ)的通用含義不同的，以說明書的解釋為準(zhǔn)，對(duì)于專利文件中的自定義詞，應(yīng)當(dāng)依據(jù)說明書中的特定含義進(jìn)行解釋，如果在說明書中未對(duì)自定義詞的含義作出定義，同時(shí)本領(lǐng)域普通技術(shù)人員結(jié)合權(quán)利要求、說明書的上下文也無法予以清楚解釋，導(dǎo)致無法確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍的，可以判決駁回原告訴訟請(qǐng)求。因此，技術(shù)術(shù)語(yǔ)存在特定含義時(shí)，說明書務(wù)必對(duì)其詳細(xì)說明和解釋。

當(dāng)然，以上總結(jié)的可能并不全面，僅僅是筆者在實(shí)際工作中和理論研究中對(duì)遇到的部分問題的思考。另外，專利申請(qǐng)文件的撰寫不僅僅要考慮專利權(quán)人的維權(quán)，還應(yīng)綜合考慮授權(quán)、無效等多個(gè)程序，均有待進(jìn)一步研究探討。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：廖青松 沈錢

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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