論權(quán)利要求數(shù)值范圍修改的例外規(guī)則

論權(quán)利要求數(shù)值范圍修改的例外規(guī)則

IPRdaily特約撰稿袁博上海市第二中級(jí)人民法院 200070

一、數(shù)值范圍的類型與點(diǎn)值選取

在專利權(quán)利要求和說(shuō)明書中，為了描述某一技術(shù)特征，經(jīng)常使用數(shù)值范圍的形式進(jìn)行限定。根據(jù)數(shù)值選取的數(shù)量是否有限，可以將數(shù)值范圍分為連續(xù)型數(shù)值范圍與離散型數(shù)值范圍。例如，權(quán)利要求記載某反應(yīng)溫度為60-90度，由于可供選擇的溫度在這個(gè)區(qū)間事實(shí)上是無(wú)限的，各溫度呈連續(xù)性變化，因此這種數(shù)值范圍可以稱之為連續(xù)型數(shù)值范圍；又如，權(quán)利要求記載某制作工藝需要進(jìn)行N(N=4,5,6,7)次淬火，由于可供選擇的淬火次數(shù)的數(shù)值范圍（4-7次）是有限的，彼此之間沒(méi)有呈現(xiàn)4、4.1、4.2……這種連續(xù)性變化，因此可以將其稱之為離散型數(shù)值范圍。區(qū)分?jǐn)?shù)值范圍的類型有何意義呢？最大的功能，在于判斷修改權(quán)利要求數(shù)值范圍時(shí)，是否超出原權(quán)利要求書和說(shuō)明書記載的范圍。例如，判斷在數(shù)值范圍內(nèi)選取特征點(diǎn)值的形式作為修改形式是否超出原權(quán)利要求書和說(shuō)明書記載的范圍，不同的數(shù)值類型能得出不同的結(jié)論。

【連續(xù)型數(shù)值范圍】

例如，權(quán)利要求記載某反應(yīng)溫度為60-90度，修改后反應(yīng)溫度變?yōu)?5度，如果原權(quán)利要求書和說(shuō)明書并未記載這一具體溫度，該領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無(wú)法通過(guò)閱讀專利申請(qǐng)文件得知可以優(yōu)選這一溫度，那么這種特征點(diǎn)值的選取就超出了原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍，因?yàn)椋?strong>對(duì)于連續(xù)型數(shù)值范圍而言，由于可供選擇的數(shù)據(jù)呈連續(xù)性變化，可以選擇的數(shù)值在理論上是無(wú)限的。

具體而言，將離散型數(shù)值范圍改為范圍內(nèi)某一特征點(diǎn)值不能成為被允許的修改形式主要基于兩個(gè)原因： 第一，這種修改形式擴(kuò)大了權(quán)利要求的保護(hù)范圍。 專利申請(qǐng)獲得授權(quán)后，專利權(quán)人就與公眾達(dá)成了一種“以技術(shù)換權(quán)利”的契約，公眾尊重權(quán)利人的專有范圍，而權(quán)利人不能干涉公眾在權(quán)利范圍之外對(duì)專利技術(shù)進(jìn)行研究、改進(jìn)的自由。如果相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)人員在權(quán)利要求的數(shù)值范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行了大量試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)采用某一特征點(diǎn)值能獲得遠(yuǎn)超過(guò)該范圍其他數(shù)值的技術(shù)效果，那么從新穎性上看，由于專利公開(kāi)的數(shù)值范圍不破壞數(shù)值范圍之間除端點(diǎn)之外的其他任意數(shù)值的新穎性，[1]因此選取該特定值具有新穎性；從創(chuàng)造性上看，由于采用該特征值能夠產(chǎn)生顯著的技術(shù)效果，并且需要付出創(chuàng)造性的勞動(dòng)，因此該選值同樣滿足創(chuàng)造性的要求。在此條件下，對(duì)該特征值的選取就可以形成一項(xiàng)新的發(fā)明創(chuàng)造。如果允許原專利權(quán)人通過(guò)修改權(quán)利要求的形式將數(shù)值范圍修改為沒(méi)有在先記載的任意數(shù)值，就相當(dāng)于讓其壟斷了這一數(shù)值區(qū)間的任何技術(shù)改進(jìn)的自由，無(wú)形中擴(kuò)大了其權(quán)利保護(hù)范圍。 第二，這種修改形式得不到原專利說(shuō)明書的支持。對(duì)于連續(xù)型數(shù)值范圍而言，面對(duì)數(shù)量巨大的各種取值可能，在說(shuō)明書等專利文件沒(méi)有給出技術(shù)啟發(fā)和選值教導(dǎo)的情況下，相關(guān)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員不經(jīng)過(guò)大量創(chuàng)造性勞動(dòng)無(wú)法獲得最優(yōu)數(shù)值，在這種情況下，將數(shù)值范圍修改為某一優(yōu)選特征值，令相關(guān)領(lǐng)域的公眾無(wú)法預(yù)見(jiàn)，實(shí)質(zhì)上相當(dāng)于將申請(qǐng)時(shí)未完成的發(fā)明內(nèi)容隨后補(bǔ)入專利申請(qǐng)文件并就該發(fā)明內(nèi)容不正當(dāng)?shù)娜〉孟壬暾?qǐng)的利益，有悖先申請(qǐng)?jiān)瓌t的本義，因此是不能接受的。[2]

【離散型數(shù)值范圍】

權(quán)利要求記載某制作工藝需要進(jìn)行N（N=4,5,6,7）次淬火，修改后權(quán)利要求改為需要進(jìn)行5次淬火，由于這一數(shù)值在原始專利申請(qǐng)文件中已有體現(xiàn)，本領(lǐng)域的一般技術(shù)人員可以通過(guò)閱讀原始申請(qǐng)文件直接地、毫無(wú)疑義地獲知這個(gè)數(shù)值，不需要付出創(chuàng)造性的勞動(dòng)和大量的嘗試，因此這一修改沒(méi)有超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍。對(duì)于離散型數(shù)值范圍而言，由于數(shù)值有限，一般在原始專利申請(qǐng)文件中已經(jīng)記載了具體的若干數(shù)值，因此公眾可以合理預(yù)期申請(qǐng)可能的保護(hù)范圍，將數(shù)值范圍修改為這些數(shù)值中的某些或者某個(gè)，沒(méi)有侵害公眾的利益，因此應(yīng)予準(zhǔn)許。

二、連續(xù)性數(shù)值范圍修改的例外規(guī)則

以上論述了阻卻連續(xù)型數(shù)值范圍進(jìn)行特征值修改的兩個(gè)主要原因。另一方面，當(dāng)構(gòu)成修改障礙的這兩個(gè)原因不復(fù)存在時(shí)，連續(xù)型數(shù)值的修改在符合修改原則的前提下，就應(yīng)當(dāng)予以準(zhǔn)許。例如，權(quán)利要求記載某反應(yīng)溫度為60-90度，同時(shí)在說(shuō)明書中公開(kāi)了一個(gè)具體溫度75度，并說(shuō)明這種溫度下能達(dá)到最佳的技術(shù)效果，那么就應(yīng)當(dāng)允許專利權(quán)人將權(quán)利要求溫度數(shù)值范圍修改為該特征點(diǎn)值。原因在于：從權(quán)利保護(hù)范圍看，75度落入原數(shù)值范圍且在原說(shuō)明書中已有具體記載，因此沒(méi)有超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍；從說(shuō)明書等文件的內(nèi)容看，75度的數(shù)值選取已經(jīng)在說(shuō)明書中進(jìn)行了指導(dǎo)，其特別的技術(shù)效果也進(jìn)行了明確的披露，因此相關(guān)領(lǐng)域的一般技術(shù)人員可以毫無(wú)難度地選取該特征值實(shí)現(xiàn)專利中的技術(shù)方案，因而當(dāng)專利權(quán)人修改數(shù)值范圍為該特征值時(shí)，應(yīng)當(dāng)予以準(zhǔn)許。行文至此，有人會(huì)提出疑問(wèn)，將連續(xù)性數(shù)值范圍修改為原專利文件記載的特征值沒(méi)有擴(kuò)大保護(hù)范圍，因此滿足專利實(shí)質(zhì)審查中的修改要求，但是，在更加嚴(yán)格限制修改的無(wú)效宣告程序中，這種修改形式，符合《審查指南》的三種形式嗎？對(duì)這個(gè)問(wèn)題的解答，最高人民法院在在審理申訴人國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)與被申訴人江蘇先聲藥物研究有限公司等專利無(wú)效行政糾紛一案中給出了回應(yīng)，從該案中可以看出，在專利無(wú)效宣告程序中，如果權(quán)利人將其授權(quán)的權(quán)利要求書中的數(shù)值范圍修改為該范圍中的某一特征點(diǎn)值，且該點(diǎn)值及其突出的技術(shù)效果已在原專利申請(qǐng)文件中有明確記載，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)為這種修改沒(méi)有超出原權(quán)利要求書和說(shuō)明書記載的范圍；這種修改既未超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍，更未擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍，不屬于相關(guān)法律對(duì)于修改進(jìn)行限制所考慮的要避免的情況，因此雖然不屬于《審查指南》中規(guī)定的三種基本方式，但如果僅以不符合修改方式的要求而不允許此種修改，將使得對(duì)修改的限制純粹成為對(duì)專利權(quán)人權(quán)利要求撰寫不當(dāng)?shù)膽土P，缺乏合理性，因此對(duì)此種情形下的修改，應(yīng)予準(zhǔn)許。

[1] 《專利審查指南2010》第二部分第三章，第3.2.4節(jié)。

[2] 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局條法司：《新專利法詳解》，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社2007年1月版，第228頁(yè)。

作者：袁博上海市第二中級(jí)人民法院 200070 整理：iprdaily 網(wǎng)站：http://islanderfriend.com/

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