【法條辨析】權(quán)利要求的“清楚”與說明書的“清楚”

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原標(biāo)題：【法條辨析】權(quán)利要求的“清楚”與說明書的“清楚”

一、概述

專利法第26條第3款規(guī)定：說明書應(yīng)當(dāng)對發(fā)明或者實(shí)用新型做出清楚、完整的說明，以所屬領(lǐng)域技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準(zhǔn)。

專利法第26條第4款規(guī)定：權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護(hù)的范圍。

上述兩個(gè)條款均為對專利申請內(nèi)容的實(shí)質(zhì)性要求，也是專利申請被駁回或被無效的實(shí)質(zhì)性缺陷問題，經(jīng)常出現(xiàn)在專利申請的審查意見中。同樣是要求“清楚”，但是，對說明書的“清楚”，與對權(quán)利要求的“清楚”是有差異的，本文將詳述兩者的差別。

二、說明書所要求的“清楚”

對于說明書所要求的“清楚”，更側(cè)重于要求從技術(shù)角度清楚解釋技術(shù)方案如何實(shí)現(xiàn)。

在審查指南中明確指出，說明書的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)清楚，具體應(yīng)滿足下述要求：

（1）主題明確。說明書應(yīng)當(dāng)從現(xiàn)有技術(shù)出發(fā)，明確地反映出發(fā)明或者實(shí)用新型想要做什么和如何去做。

（2）表述準(zhǔn)確。說明書應(yīng)當(dāng)使用發(fā)明或者實(shí)用新型所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)術(shù)語。

解讀上述兩條的要求，簡言之，即詞清楚、以及邏輯清楚。

所謂詞清楚，即使用本領(lǐng)域技術(shù)人員的技術(shù)術(shù)語，若無規(guī)范性技術(shù)術(shù)語，則需采用已有規(guī)范性技術(shù)術(shù)語對自定義詞匯進(jìn)行邏輯清楚的解釋，最好配合舉例說明。

所謂邏輯清楚，即需要符合人的認(rèn)知習(xí)慣，從現(xiàn)有技術(shù)出發(fā)，邏輯連貫的解釋專利申請?zhí)岢龅募夹g(shù)手段和技術(shù)效果，并清楚的闡述以技術(shù)手段取得技術(shù)效果的原因或原理。

上述規(guī)定為目的性的規(guī)定，在實(shí)際審查過程中，將出現(xiàn)如下現(xiàn)象的說明書，確定為是“不清楚”的，無法實(shí)現(xiàn)的：

A、說明書中只給出任務(wù)和／或設(shè)想，或者只表明一種愿望和／或結(jié)果，而未給出任何使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)嵤┑募夹g(shù)手段；

B、說明書中給出了技術(shù)手段，但對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，該手段是含糊不清的，根據(jù)說明書記載的內(nèi)容無法具體實(shí)施；

C、說明書中給出了技術(shù)手段，但所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員采用該手段并不能解決發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問題；

D、申請的主題為由多個(gè)技術(shù)手段構(gòu)成的技術(shù)方案，對于其中一個(gè)技術(shù)手段，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員按照說明書記載的內(nèi)容并不能實(shí)現(xiàn)；

E、說明書中給出了具體的技術(shù)方案，但未給出實(shí)驗(yàn)證據(jù)，而該方案又必須依賴實(shí)驗(yàn)結(jié)果加以證實(shí)才能成立。

上述存在缺陷的現(xiàn)象是層層遞進(jìn)的，分別是：無手段描述——有手段描述但無法實(shí)現(xiàn)——手段可實(shí)現(xiàn)但不解決問題/多個(gè)手段中的一個(gè)不可實(shí)現(xiàn)/手段無實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)支持（多用于化學(xué)領(lǐng)域）。

三、權(quán)利要求書的“清楚”

權(quán)利要求書的“清楚”，更側(cè)重于從法律角度要求權(quán)利要求的保護(hù)范圍需要明確。

審查指南中規(guī)定：權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)清楚，一是指每一項(xiàng)權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)清楚，二是指構(gòu)成權(quán)利要求書的所有權(quán)利要求作為一個(gè)整體也應(yīng)當(dāng)清楚。

基于上述要求，權(quán)利要求書應(yīng)避免的表述方式是使權(quán)利要求的保護(hù)范圍出現(xiàn)不確定性。引起權(quán)利要求保護(hù)范圍不確定的主要現(xiàn)象如下：

A、權(quán)利要求的類型不清楚。

權(quán)利要求的類型包括產(chǎn)品和方法，這兩種類型在確定保護(hù)范圍和侵權(quán)方式上都有所不同。如果權(quán)利要求的類型不清楚，則在確定保護(hù)范圍時(shí)無法準(zhǔn)確的應(yīng)用對應(yīng)的方式。例如，一種……技術(shù)、一種……產(chǎn)品及其制造方法，都是比較典型的類型不清楚實(shí)例，不清楚是產(chǎn)品還是方法。

類型對保護(hù)范圍的影響在于：以方法權(quán)項(xiàng)為例，主要考慮方法步驟對過程方案的影響，方法特征對保護(hù)范圍是有限定作用的。如果方法權(quán)項(xiàng)中包括結(jié)構(gòu)特征，而結(jié)構(gòu)特征對方法過程無實(shí)質(zhì)影響，則結(jié)構(gòu)特征對保護(hù)范圍可能起不到限定作用。反之亦然。此時(shí)權(quán)利要求的類型是產(chǎn)品還是方法，將決定權(quán)項(xiàng)中具體特征對保護(hù)范圍所起到的作用。

B、權(quán)利要求中存在含義不確定的用語。

不確定含義的用語，如“高”、“低”、“可以”、“例如”、“大約”等，但上述詞匯是否一定為權(quán)利要求的禁忌詞語，這取決于是否會(huì)引起保護(hù)范圍的不確定。

例如，如果在權(quán)利要求中單獨(dú)出現(xiàn)了“高壓”的限定，如第一電壓為高壓，那么由于無法確定多大數(shù)值的電壓為“高壓”，則此特征將導(dǎo)致保護(hù)范圍的無法確定，是存在表述缺陷的。

出現(xiàn)“高壓”但保護(hù)范圍仍然清楚的情況包括：

一種情況是，如果一項(xiàng)權(quán)利要求的技術(shù)方案中同時(shí)出現(xiàn)“高壓”和“低壓”，如第一電壓為高壓，第二電壓為低壓，則由于相對概念是成對出現(xiàn)的，所以能夠確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍。即，只要符合技術(shù)方案中包括兩種電壓，一種電壓比另一種電壓高，則落入該權(quán)利要求的保護(hù)范圍。

另一種情況是，在權(quán)利要求中單獨(dú)出現(xiàn)了“高壓”的限定，但是“高壓”為本領(lǐng)域內(nèi)有明確含義的術(shù)語，或說明書中有數(shù)值范圍的限定，則不會(huì)使得權(quán)利要求的保護(hù)范圍不確定，是符合清楚要求的。例如，“超高頻”，在無線電頻段表中，指從300兆赫至3,000兆赫的頻率為超高頻，因此，“超高頻”這一詞語也是清楚的。

C、導(dǎo)致一項(xiàng)權(quán)利要求限定出不同保護(hù)范圍的情況

例如權(quán)項(xiàng)中出現(xiàn)“例如”、“最好是”、“尤其是”等詞語，會(huì)使得權(quán)利要求中前半段限定為上位概念的保護(hù)范圍，后半段限定為下位概念的保護(hù)范圍，兩者有遞進(jìn)的關(guān)系。

如果權(quán)項(xiàng)中出現(xiàn)“括號(hào)”，同樣會(huì)使得保護(hù)范圍不確定，括號(hào)中的內(nèi)容與括號(hào)外的內(nèi)容之間的關(guān)系并不確定。例如，（混凝土）模制磚，可以理解為：模制磚、混凝土模制磚，這兩種情況，導(dǎo)致權(quán)利要求保護(hù)范圍不確定。

D、權(quán)利要求中存在出現(xiàn)歧義的技術(shù)特征

權(quán)利要求中技術(shù)特征的不清楚經(jīng)常被混淆，一般認(rèn)為技術(shù)特征的不清楚可能是由于：技術(shù)特征無法實(shí)現(xiàn)、技術(shù)特征涵蓋了多種可能性（超出說明書給出的技術(shù)特征實(shí)例）、技術(shù)特征存在歧義。

實(shí)際上，如果屬于技術(shù)特征無法實(shí)現(xiàn)的問題，則應(yīng)屬于A26.3的缺陷，即說明書記載的技術(shù)特征導(dǎo)致本領(lǐng)域技術(shù)人員無法實(shí)現(xiàn)發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)方案。

如果屬于技術(shù)特征涵蓋了多種可能性，超出了說明書給出的技術(shù)特征實(shí)例，則應(yīng)屬于A26.4款中權(quán)利要求得不到說明書支持的缺陷。

只有當(dāng)技術(shù)特征存在表述歧義時(shí)，才屬于不清楚，導(dǎo)致權(quán)利要求保護(hù)范圍無法確定。例如，某技術(shù)特征的字面含義涵蓋了A和B兩種意思，而結(jié)合說明書的記載以及要解決的技術(shù)問題可知，只有A是正確的含義，B并不是想要表述的正確含義，則應(yīng)將該技術(shù)特征糾正表述為只涵蓋A意思。此時(shí)屬于“不清楚”的問題。

若該技術(shù)特征所涵蓋的A和B兩種意思，都能夠正確的解決技術(shù)問題，則應(yīng)該視為該技術(shù)特征明確涵蓋了A和B的保護(hù)范圍，是清楚的。此時(shí)需進(jìn)一步核對A和B兩種技術(shù)方案是否能夠得到說明書的支持。

若出現(xiàn)B含義未明確在說明書記載的現(xiàn)象，則一種可能是由于在代理人撰寫申請文件時(shí)，尚未能具體想到B含義的具體實(shí)例（例如有思維盲點(diǎn)或是未出現(xiàn)的技術(shù)），但是基于撰寫經(jīng)驗(yàn)和對方案原理的深入理解，通過表述涵蓋了B含義，有效擴(kuò)大了保護(hù)范圍。

四、總結(jié)

專利法第26條第3款和第4款中，分別對說明書和權(quán)利要求書的“清楚”進(jìn)行了要求，但是各有側(cè)重，前者側(cè)重于技術(shù)性，后者側(cè)重于法律性。在撰寫申請文件時(shí)，應(yīng)該透徹理解法條規(guī)定的原因，運(yùn)用表述技巧來使申請文件滿足要求，且得到合理的保護(hù)范圍。在答復(fù)審查意見的過程中，也需要基于法條規(guī)定的原因，而針對性的進(jìn)行不同的處理，提高授權(quán)的成功率。

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作者：北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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