IPR必看！如何應(yīng)對商標(biāo)尼斯分類區(qū)分表2019文本的調(diào)整？

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：王金華律師  北京市品源律師事務(wù)所

原標(biāo)題：IPR必看，如何應(yīng)對區(qū)分表2019文本的調(diào)整

 《商標(biāo)注冊用商品和服務(wù)國際分類》（尼斯分類）是根據(jù)1957年6月15日由尼斯外交會議達成的一項協(xié)定（尼斯協(xié)定）制定的。尼斯協(xié)定的每個成員國有義務(wù)在商標(biāo)注冊中使用尼斯分類，并須在與商標(biāo)注冊有關(guān)的官方文件和出版物中標(biāo)明注冊商標(biāo)所及的商品或服務(wù)所在的國際分類的類別號。我國于1994年加入尼斯協(xié)定。

《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》（區(qū)分表）是我國商標(biāo)主管部門在尼斯分類的基礎(chǔ)上，總結(jié)多年來的實踐工作經(jīng)驗，并廣泛征求各部門的意見，把某些存在特定聯(lián)系、容易造成誤認的商品或服務(wù)組合到一起，編制而成。區(qū)分表可以作為商標(biāo)審查人員、商標(biāo)代理人和商標(biāo)注冊申請人判斷類似商品或者服務(wù)的參考，也可以作為行政機關(guān)和司法機關(guān)在處理商標(biāo)案件時判斷類似商品或者服務(wù)的參考。

根據(jù)世界知識產(chǎn)權(quán)組織的要求，尼斯聯(lián)盟各成員國將于2019年1月1日起正式使用尼斯分類第十一版2019文本。基于此，我國商標(biāo)局對《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》作了相應(yīng)調(diào)整，并于2019年1月1日起執(zhí)行。

區(qū)分表每年會調(diào)整一次，調(diào)整之后大家比較關(guān)心的問題基本就兩個，第一、商標(biāo)是否需要重新申請？第二、如果不重新申請，商標(biāo)是否會存在被他人惡意搶注的可能？這應(yīng)該也是IPR們重點關(guān)注的問題，本文試圖對區(qū)分表2019文本的調(diào)整內(nèi)容進行分析，并給出相關(guān)建議，希望對商標(biāo)從業(yè)者們有所幫助。

區(qū)分表2019文本調(diào)整的內(nèi)容

仔細觀察區(qū)分表調(diào)整內(nèi)容可以發(fā)現(xiàn)，具體調(diào)整可以分為幾大板塊，分別是標(biāo)題修改、注釋修改、刪除商品、增加商品、商品名稱修改、注修改/增加。上述幾大板塊的調(diào)整看似十分復(fù)雜，但確是有規(guī)律可循，每一個板塊的修改都不是獨立存在的，互相之間存在一定關(guān)聯(lián)性，比如某一類涉及到的刪除商品，可能并不是真正的從區(qū)分表中刪除，而是將該商品從某一類/某一群組移到另一類/另一群組，此時的刪除商品和增加商品本質(zhì)上是相互對應(yīng)存在的。對于這幾大板塊的調(diào)整，從商標(biāo)保護角度來說，筆者認為增加商品尤其需要關(guān)注，其他板塊調(diào)整的影響可以忽略不計，因此下文重點針對增加商品進行分析。

NCL(11-2019)版中文版區(qū)分表增加內(nèi)容

通過上表可以看出，除了第4、23、29、30、31、33、38七個類別外，其他38個類別都有增加商品項目，個別類別增加商品較多，比如第9類。在回答開篇所提出的問題之前，首先需要搞清楚商標(biāo)權(quán)保護的范圍，《商標(biāo)法》第五十六條規(guī)定：注冊商標(biāo)的專用權(quán)，以核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)和核定使用的商品為限。所謂核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)，也稱注冊商標(biāo)，是指經(jīng)審查準(zhǔn)予注冊的商標(biāo)。所謂“核定使用的商品”，是指商標(biāo)注冊時核準(zhǔn)使用的指定商品類別中的具體商品。核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)和核定使用的商品，是確定注冊商標(biāo)專用權(quán)保護范圍的兩個具體標(biāo)準(zhǔn)。這兩個標(biāo)準(zhǔn)相互依存、缺一不可，共同構(gòu)成注冊商標(biāo)專用權(quán)的保護范圍。

商標(biāo)注冊人應(yīng)當(dāng)根據(jù)商標(biāo)注冊證上載明的商品/服務(wù)項目與需要獲得商標(biāo)專用權(quán)保護的商品/服務(wù)是否一致，來判斷是否需要重新注冊。注冊商標(biāo)需要在核定使用范圍之外的商品上取得商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)另行提出注冊申請。

對于增加商品，是否有重新申請的必要？是否存在被搶注風(fēng)險？

回答這個問題需要具體分析，首先，要看增加項目是否是單一商品/服務(wù)項目，單一商品/服務(wù)之間互不類似是個常識，如果增加的是單一商品/服務(wù)項目，則需要在該增加項目上重新申請，否則商標(biāo)在該增加項目上存在被他人搶注的風(fēng)險。舉例說明，第42類4227群組屬于單一服務(wù)，共計有6項單一服務(wù)，本次修改在4227群組中增加了兩項服務(wù)，分別是名片設(shè)計，廣告宣傳材料的平面設(shè)計，修改之后4227群組的單一服務(wù)由6項變成了8項，假設(shè)某企業(yè)的A商標(biāo)之前已經(jīng)在4227群組的6項服務(wù)上面核準(zhǔn)注冊，那么修改之后，A商標(biāo)在增加的兩項服務(wù)上面并不能獲得保護，換言之，A商標(biāo)在增加的兩項服務(wù)上面存在被他人注冊的風(fēng)險。因此，對于商標(biāo)所有者來說，建議對增加的單一商品/服務(wù)項目進行重新申請，目的是擴大商標(biāo)自我保護的范圍，積極意義在于能有效預(yù)防商標(biāo)被惡意搶注。在此提醒商標(biāo)所有者，不要掉以輕心認為這樣的細節(jié)不會有人注意到，恰恰是有專門的商標(biāo)搶注人會鉆區(qū)分表調(diào)整的空子，一旦被搶注，商標(biāo)所有者采取法律措施維權(quán)會耗費一定的時間和金錢，得不償失，事先防范遠比事后救濟更加直接有效。筆者整理了本次修改后，增加的單一商品/服務(wù)明細，對于這些項目，企業(yè)可以考慮重新申請,如下圖：

如果增加的不是單一商品/服務(wù)項目，此時是否需要重新申請，還是需要具體分析，此時的分析需要考慮商標(biāo)專用權(quán)和禁用權(quán)的關(guān)系。從商品和服務(wù)的角度來說，商標(biāo)專用權(quán)僅限于核定使用的商品/服務(wù)，商標(biāo)禁用權(quán)擴大保護到與核定商品/服務(wù)相類似的商品/服務(wù)上面，商標(biāo)禁用權(quán)的保護范圍大于商標(biāo)專用權(quán)保護范圍，商標(biāo)專用權(quán)重點在于“使用”，商標(biāo)禁用權(quán)重點在于“保護”。舉例說明：本次修改在第9類0901群組增加了“手機用可下載的表情符號”商品項目，眾所周知，在如今的移動互聯(lián)網(wǎng)時代，手機表情包已經(jīng)是一個非常熱門的行業(yè)，有很多企業(yè)專門從事手機表情包的開發(fā)設(shè)計，表情包被廣泛應(yīng)用于各種場景中。在本次修改之前從事手機表情包開發(fā)設(shè)計的企業(yè)想要申請商標(biāo)，只能在0901群組中進行項目選擇，而0901群組中又沒有與表情包相關(guān)的規(guī)范的商品名稱，此時企業(yè)只能是自定義商品上報（存在不予受理的風(fēng)險）或者從0901中選擇一個最貼近的規(guī)范名稱上報，比如選擇“可下載的手機應(yīng)用軟件”，或者是“可下載的影像文件”，亦或者是“移動電話用可下載圖像”。

但無論選擇哪一個，對企業(yè)來說都好比是如鯁在喉，十分尷尬，因為這些商品名稱都不是企業(yè)想要的，但又沒得選的。本次修改之后，情況得以改變，“小三”變“正室”了，這類企業(yè)可以在“手機用可下載的表情符號”項目上重新申請商標(biāo)。此時，如果不重新申請有何風(fēng)險？筆者認為有風(fēng)險，但總體可控。因為0901群組的所有商品之間是類似商品，某企業(yè)的A商標(biāo)申請注冊了其中的一項，則他人不能在其他項目上注冊與A商標(biāo)相同/近似的商標(biāo)。某企業(yè)無需擔(dān)心A商標(biāo)在增加的“手機用可下載的表情符號”項目上被他人搶注的情況，被搶注風(fēng)險基本為零，即在增加的“手機用可下載的表情符號”項目上，某企業(yè)依然享有商標(biāo)禁用權(quán)。但此時，A商標(biāo)專用權(quán)的范圍已經(jīng)悄悄發(fā)生改變了，企業(yè)并不當(dāng)然的享有A商標(biāo)在增加的“手機用可下載的表情符號”項目上的專用權(quán)。如果A商標(biāo)以后被提出撤三申請，在提供使用證據(jù)時，只有在核定使用商品上的使用證據(jù)才會被認可，在類似商品上的使用證據(jù)不能視為商標(biāo)的有效使用。假設(shè)A商標(biāo)（主要用于表情包）之前申請的項目是“移動電話用可下載圖像”，被他人提出撤三申請，企業(yè)提供的使用證據(jù)全是與“手機用可下載的表情符號”相關(guān)的證據(jù)，此時證據(jù)的效力是有爭議的，有可能會導(dǎo)致企業(yè)的A商標(biāo)被撤銷。

因此，如果增加的不是單一商品/服務(wù)項目，但是增加的項目恰恰是企業(yè)最需要/最規(guī)范/主營的商品/服務(wù)名稱，此時即便企業(yè)在該群組中已有注冊，也仍然建議在增加的項目上進行重新申請。目的是使商標(biāo)使用行為更加規(guī)范，使用行為規(guī)范之后，后期面臨的撤銷風(fēng)險自然就會降低。

結(jié)論：本次區(qū)分表調(diào)整，1、對于增加的單一商品/服務(wù)，無論是否是企業(yè)主營業(yè)務(wù)，都建議企業(yè)重新申請（主要是商標(biāo)惡意搶注太猖狂），對于商標(biāo)知名度非常高的企業(yè)更是尤為重要。2、增加的非單一商品/服務(wù)，企業(yè)需要將商標(biāo)使用的具體商品/服務(wù)與區(qū)分表增加的項目一一比對，如果和之前已注冊過的項目相比，增加的項目是企業(yè)最需要的，也是商標(biāo)實際使用的項目，則建議企業(yè)考慮重新申請。反之，不建議重新申請。

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作者：王金華律師   北京市品源律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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