?司法實(shí)踐中“職務(wù)發(fā)明”的界定

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作者：何金花  何晶晶  上海錦天城（合肥）律師事務(wù)所
原標(biāo)題：淺談司法實(shí)踐中職務(wù)發(fā)明的界定

職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造是指執(zhí)行本單位的任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造。職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請(qǐng)專利的權(quán)利屬于該單位,申請(qǐng)被批準(zhǔn)后，該單位為專利權(quán)人。

《中華人民共和國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則》第十二條規(guī)定，專利法第六條所稱執(zhí)行本單位的任務(wù)所完成的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，包含了勞動(dòng)、人事關(guān)系終止后1年內(nèi)作出的，與其在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造的情形；專利法第六條所稱本單位的物質(zhì)技術(shù)條件，是指本單位的資金、設(shè)備、零部件、原材料或者不對(duì)外公開(kāi)的技術(shù)資料等。

其中，“執(zhí)行本單位的任務(wù)所完成的發(fā)明創(chuàng)造”不僅包括“發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人在本職工作中做出的發(fā)明創(chuàng)造”、“履行本單位交付的本職工作之外任務(wù)所完成的發(fā)明創(chuàng)造”，還包括“退職、退休或調(diào)動(dòng)工作后1年內(nèi)作出的與其在原單位承擔(dān)的本職工作或者單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造”，專利權(quán)屬糾紛中的爭(zhēng)議焦點(diǎn)也往往集中于該條款。

案例一：蘇州某公司與無(wú)錫某公司專利權(quán)權(quán)屬糾紛

案情簡(jiǎn)介：

2014年2月10日，王某進(jìn)入無(wú)錫某公司工作，任公司技術(shù)總監(jiān)。2015年3月23日，王某正式從無(wú)錫某公司離職，隨后進(jìn)入蘇州某公司工作。2015年11月3日，蘇州某公司向國(guó)家專利局提起了名稱為“一種扁平構(gòu)件的CT重建設(shè)備”(專利號(hào)：201520876517.7)的實(shí)用新型專利申請(qǐng)，發(fā)明人為王某，2016年4月20日該專利獲得授權(quán)。因無(wú)錫某公司認(rèn)為該涉案專利為職務(wù)發(fā)明專利，專利權(quán)應(yīng)屬于無(wú)錫某公司，故無(wú)錫某公司向法院提起訴訟，引發(fā)本案。

裁判結(jié)果：

確認(rèn)該涉案實(shí)用新型專利權(quán)為無(wú)錫某公司所有。

案件評(píng)析：

首先，王某在無(wú)錫某公司處擔(dān)任“技術(shù)總監(jiān)”這一崗位，其在無(wú)錫某公司所從事的是與技術(shù)有關(guān)且級(jí)別較高的崗位，具有從事與訴爭(zhēng)專利有關(guān)工作的可能性。

其次，無(wú)錫某公司提交的由王某作為批準(zhǔn)人簽字的多份圖紙中記載了有與訴爭(zhēng)專利技術(shù)方案中相對(duì)應(yīng)、相關(guān)技術(shù)特征，如360°旋轉(zhuǎn)載物平臺(tái)、XYZ向探測(cè)直線運(yùn)動(dòng)裝置、光管及Z向光直線運(yùn)動(dòng)裝置等。無(wú)錫某公司以王某為發(fā)明人之一申請(qǐng)的201410692237.0號(hào)“扁平構(gòu)件的CT檢測(cè)設(shè)備”專利中，記載有與訴爭(zhēng)專利說(shuō)明書所記載的“射線傾斜入射穿透物體”這一訴爭(zhēng)專利克服現(xiàn)有技術(shù)對(duì)于扁平構(gòu)件檢測(cè)困難的關(guān)鍵技術(shù)高度相關(guān)的技術(shù)內(nèi)容。無(wú)錫某公司提交的技術(shù)資料中顯示王某為技術(shù)圖紙的批準(zhǔn)人以及專利的發(fā)明人，且這些技術(shù)資料內(nèi)容與訴爭(zhēng)專利技術(shù)方案相關(guān)，足以證明訴爭(zhēng)專利與王某在無(wú)錫某公司的工作（包括本職工作和分配的任務(wù)）有關(guān)。

最后，訴爭(zhēng)專利系王某在從無(wú)錫某公司離職后一年內(nèi)完成，且與王某在無(wú)錫某公司工作期間的工作有關(guān)。

案例二：某科技公司與某環(huán)保公司專利權(quán)權(quán)屬糾紛

案情簡(jiǎn)介：

李某自2006年開(kāi)始在某科技公司任職，2015年4月3日，李某從某科技公司離職，2015年7月，李某入職某環(huán)保公司，某環(huán)保公司于2016年2月4日申請(qǐng)名稱為“吊頂式風(fēng)機(jī)”（申請(qǐng)?zhí)枮?01630042714.9）的外觀設(shè)計(jì)專利，發(fā)明人為李某，該專利自2016年8月10日授權(quán)公告。因某科技公司認(rèn)為該涉案專利為職務(wù)發(fā)明專利，專利權(quán)應(yīng)屬于某科技公司，故某科技公司向法院提起訴訟，引發(fā)本案。

裁判結(jié)果：

確認(rèn)該涉案實(shí)用新型專利權(quán)為某科技公司所有。

案件評(píng)析：

首先，該涉案專利是在李某從某科技公司離職后1年內(nèi)提出申請(qǐng)。

其次，李某在某科技公司擔(dān)任的職務(wù)為“空品技術(shù)部部長(zhǎng)”，且李某系某科技公司“空氣凈化技術(shù)研究與應(yīng)用”研發(fā)項(xiàng)目的第二完成人，以及李某對(duì)涉案專利設(shè)計(jì)所作出的創(chuàng)造性貢獻(xiàn)，足以證明李某具有相應(yīng)的設(shè)計(jì)能力和技術(shù)背景。

最后，李某在某科技公司的本職工作的范疇，從李某在任職期間提交的一系列“個(gè)人工作總結(jié)表”中列明的工作任務(wù)可知，其在某科技公司擔(dān)任空氣處理技術(shù)部門負(fù)責(zé)人職務(wù)期間的工作職責(zé)主要是關(guān)于新風(fēng)機(jī)、空氣凈化器等空氣處理技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)工作，其中所涉技術(shù)包含新風(fēng)技術(shù)，所涉產(chǎn)品涵蓋了大型、中型和小型，設(shè)計(jì)內(nèi)容既有針對(duì)具體客戶需求的專有設(shè)計(jì)，也有普適性的通用設(shè)計(jì)，既包括了產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，也包括了基于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)所做的產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)，因此李某離職一年內(nèi)在以上幾個(gè)方面所作發(fā)明創(chuàng)造均屬于“與其在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的”職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。

案例三：香港某公司與深圳某公司專利權(quán)權(quán)屬糾紛

案情簡(jiǎn)介：

2016年10月4日香港某公司成立，李某與邱xx、陸x、蘇xx、黎xx、李xx等6人，均系香港某公司股東。李某還系深圳某公司股東及法定代表人，2017年5月9日深圳某公司向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交名稱為“一種智能激光健步鞋”（申請(qǐng)?zhí)枮?0172050xxxx.1）的實(shí)用新型專利申請(qǐng)，發(fā)明人為李某。因香港某公司認(rèn)為該涉案專利為職務(wù)發(fā)明專利，專利權(quán)應(yīng)屬于香港某公司，故香港某公司向法院提起訴訟，引發(fā)本案。

裁判結(jié)果：

確認(rèn)該涉案實(shí)用新型專利權(quán)為深圳某公司所有。

案件評(píng)析：

首先，訴爭(zhēng)專利發(fā)明人李某，雖是香港某公司股東但亦是深圳某公司法定代表人，且訴爭(zhēng)專利發(fā)明人李某與香港某公司未簽訂勞動(dòng)合同，未領(lǐng)取香港某公司工資，未領(lǐng)取香港某公司股權(quán)分紅，故訴爭(zhēng)專利發(fā)明人李某的身份不符合“本單位”的法定要件。

其次，訴爭(zhēng)專利亦不符合“主要利用原告的物質(zhì)技術(shù)條件”的法定要件。香港某公司3元港幣注冊(cè)資本、香港某公司無(wú)賬戶、無(wú)員工、未股權(quán)分紅、各股東之間均有正常業(yè)務(wù)往來(lái)，香港某公司提交證據(jù)不能證明訴爭(zhēng)專利“主要”利用原告的物質(zhì)技術(shù)條件，故訴爭(zhēng)專利亦不符合“主要利用原告的物質(zhì)技術(shù)條件”的法定要件。

最后，香港某公司推定訴爭(zhēng)專利權(quán)歸屬香港某公司，缺乏法律依據(jù)。

從上述案例中可以看出，退職、退休、調(diào)動(dòng)工作后作出的發(fā)明創(chuàng)造必須同時(shí)滿足“該發(fā)明創(chuàng)造必須是發(fā)明人設(shè)計(jì)人從原單位退職、退休或調(diào)動(dòng)工作后1年內(nèi)作出的”且“該發(fā)明創(chuàng)造與發(fā)明人、設(shè)計(jì)人在原單位承擔(dān)的本職工作或者分配的任務(wù)有聯(lián)系”，才能構(gòu)成職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。

所以企業(yè)在日常運(yùn)行中，應(yīng)與員工在勞動(dòng)合同、雇傭協(xié)議中具體、明確、詳細(xì)地約定其本職工作范圍，如在員工本職工作之外向其交付工作任務(wù)，也應(yīng)與其簽訂具體、明確、詳細(xì)的書面材料，同時(shí)要與技術(shù)人員簽訂保密協(xié)議，規(guī)定其在研究中獲得的技術(shù)成果歸公司所有，技術(shù)人員在離職時(shí)不得帶走相關(guān)技術(shù)資料，且技術(shù)人員離職后一段時(shí)間內(nèi)不得從事與原單位工作相同、近似或者有競(jìng)爭(zhēng)性的工作，并要建立詳細(xì)的檔案記錄，保證對(duì)研發(fā)技術(shù)的完整記錄。

職務(wù)發(fā)明的發(fā)明人在離職后的一年內(nèi)，也應(yīng)避免將與原單位有關(guān)的技術(shù)申報(bào)專利，以防止知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬糾紛的發(fā)生。

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作者：何金花、何晶晶  上海錦天城（合肥）律師事務(wù)所
編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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