商標(biāo)延伸及反向混淆理論對(duì)近似判斷的影響

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作者：郭潔蘭臺(tái)所知產(chǎn)團(tuán)隊(duì)律師
原標(biāo)題：商標(biāo)延伸及反向混淆理論對(duì)近似判斷的影響 ——評(píng)“福特野馬”商標(biāo)案

野馬商標(biāo)的糾紛持續(xù)多年。近日，北京市高級(jí)人民法院作出終審判決，判定“福特野馬”商標(biāo)與“野馬及圖”及“野馬汽車”商標(biāo)構(gòu)成近似商標(biāo)，并因此駁回了美國福特汽車公司（以下簡稱“美國福特”）的上訴，判令商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（以下簡稱“商評(píng)委”）重新作出裁定。

1962年，美國福特研發(fā)了野馬的第一輛概念車—Mustang（中文譯為“野馬”）概念車，野馬的名稱由二戰(zhàn)中富有傳奇色彩的美軍P-52型Mustang戰(zhàn)斗機(jī)而來。2011年8月，美國福特向我國商標(biāo)局提出注冊(cè)申請(qǐng)第9817109號(hào)“福特野馬”商標(biāo)。2012年8月，四川野馬汽車股份有限公司（以下簡稱“四川野馬”）對(duì)“福特野馬”商標(biāo)提出異議，原商標(biāo)局裁定“福特野馬”予以核準(zhǔn)注冊(cè)。2015年4月，商標(biāo)局對(duì)訴爭商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)公告，核定該商標(biāo)使用在第12類汽車商品上。

商標(biāo)延伸及反向混淆理論對(duì)近似判斷的影響

2015年，四川野馬向商評(píng)委提出無效宣告請(qǐng)求，主張“福特野馬”商標(biāo)與四川野馬在先持有的“野馬汽車”和“野馬及圖”商標(biāo)構(gòu)成在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)，損害了四川野馬對(duì)上述商標(biāo)享有的在先權(quán)利。

商標(biāo)延伸及反向混淆理論對(duì)近似判斷的影響

隨后，在經(jīng)過北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院一審、北京市高級(jí)人民法院二審后，北高院判定，“FORDMUSTANG”與“福特野馬”商標(biāo)專用權(quán)相互獨(dú)立，福特公司“福特野馬”商標(biāo)被撤銷。

該案引發(fā)廣泛關(guān)注，不僅是因?yàn)槊绹Ｌ嘏c四川野馬之間長達(dá)多年的商標(biāo)侵權(quán)紛爭終于畫上句號(hào)，更是因?yàn)樯婕吧虡?biāo)近似判斷中“商標(biāo)延伸”、“反向混淆”理解問題。

商標(biāo)延伸理論對(duì)近似判斷的影響

商標(biāo)的本意就是為了區(qū)分商品或者服務(wù)。從這點(diǎn)來說，區(qū)分或者標(biāo)識(shí)功能無疑是商標(biāo)的主要功能。然而，在基礎(chǔ)商標(biāo)知名度較大時(shí)，消費(fèi)者會(huì)自然的將基礎(chǔ)商標(biāo)與延伸商標(biāo)相關(guān)聯(lián)，故此，商標(biāo)專用權(quán)人常常愿意在基礎(chǔ)商標(biāo)之上，實(shí)行一定的延伸性注冊(cè)。

我國關(guān)于商標(biāo)延伸注冊(cè)的使用條件，目前僅在《北京市高級(jí)人民法院關(guān)于商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件的審理指南》中規(guī)定，“商標(biāo)注冊(cè)人的基礎(chǔ)商標(biāo)經(jīng)過使用獲得一定知名度，從而導(dǎo)致相關(guān)公眾將其在同一種或者類似商品上在后申請(qǐng)注冊(cè)的相同或者近似商標(biāo)與其基礎(chǔ)商標(biāo)聯(lián)系在一起，并認(rèn)為兩商標(biāo)的商品均來自該商標(biāo)注冊(cè)人或與其存在特定聯(lián)系的，基礎(chǔ)注冊(cè)商標(biāo)的商業(yè)信譽(yù)可以在后申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)上連續(xù)。”

但是，由于延伸商標(biāo)在注冊(cè)時(shí)能夠延續(xù)基礎(chǔ)商標(biāo)的知名度，自然會(huì)導(dǎo)致延伸商標(biāo)所在的相應(yīng)商品類別中其他商標(biāo)所有權(quán)人的在先權(quán)利受到影響，甚至產(chǎn)生“大魚吃小魚”的不利局面。因此，商標(biāo)延伸理論商標(biāo)延伸注冊(cè)能否獲得支持，需要以是否導(dǎo)致消費(fèi)者混淆、是否影響已有的穩(wěn)定市場秩序?yàn)樽谥歼M(jìn)行綜合考量。

比如，北京高級(jí)人民法院在“鱷魚國際”商標(biāo)駁回復(fù)審行政糾紛案中認(rèn)為[1]：“在先商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)并不必然導(dǎo)致在后商標(biāo)當(dāng)然獲準(zhǔn)注冊(cè)，若在后申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)與他人在先注冊(cè)商標(biāo)形成《商標(biāo)法》第二十八條所規(guī)定的情形，應(yīng)當(dāng)不予核準(zhǔn)。商標(biāo)的延伸注冊(cè)應(yīng)當(dāng)從該標(biāo)識(shí)所蘊(yùn)含的商譽(yù)進(jìn)行考量，若在先注冊(cè)商標(biāo)的使用及宣傳所形成相關(guān)標(biāo)識(shí)能夠與商品來源的提供者確定一一對(duì)應(yīng)關(guān)系，并且該商譽(yù)能夠延展至在后申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)的，則應(yīng)當(dāng)從在后申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)是否會(huì)與他人在先申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)造成相關(guān)公眾混淆、誤認(rèn)的角度進(jìn)行分析，若不構(gòu)成對(duì)商品來源的混淆時(shí)，可以予以核準(zhǔn)在后商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)?！?/p>

具體到本案來說，盡管訴爭商標(biāo)“福特野馬”與美國福特所有的“FORD MUSTANG”商標(biāo)存在翻譯上的對(duì)應(yīng)關(guān)系，但“福特野馬”能否成為延伸商標(biāo)，還要看是否會(huì)與四川野馬在先申請(qǐng)注冊(cè)的“野馬汽車”、“野馬及圖”商標(biāo)構(gòu)成商標(biāo)近似，導(dǎo)致公眾對(duì)商品來源存在混淆。

“福特野馬”與反向混淆理論

一般來說，反向混淆是指在后商標(biāo)使用人對(duì)商標(biāo)的使用已具有較高的知名度，使相關(guān)公眾認(rèn)為在先商標(biāo)使用人的商品來源于在后商標(biāo)使用人或認(rèn)為二者存在特定聯(lián)系。反向混淆的設(shè)立，主要是為了防止大企業(yè)不當(dāng)侵吞小企業(yè)的品牌利益，保護(hù)、激勵(lì)小企業(yè)走自己的品牌之路。

我國商標(biāo)法雖然沒有明確規(guī)定反向混淆制度，但是司法實(shí)踐中，諸多案件已經(jīng)根據(jù)反向混淆理論來制止侵權(quán)行為。比如，在著名的“藍(lán)色風(fēng)暴案”中，浙江高院就認(rèn)為，“百事可樂公司通過一系列的宣傳促銷活動(dòng)，已經(jīng)使“藍(lán)色風(fēng)暴”商標(biāo)具有很強(qiáng)的顯著性，形成了良好的市場聲譽(yù)，當(dāng)藍(lán)野酒業(yè)公司在自己的產(chǎn)品上使用自己合法注冊(cè)的“藍(lán)色風(fēng)暴”商標(biāo)時(shí)，消費(fèi)者往往會(huì)將其與百事可樂公司產(chǎn)生聯(lián)系，誤認(rèn)為藍(lán)野酒業(yè)公司生產(chǎn)的“藍(lán)色風(fēng)暴”產(chǎn)品與百事可樂公司有關(guān)，使藍(lán)野酒業(yè)公司與其注冊(cè)的“藍(lán)色風(fēng)暴”商標(biāo)的聯(lián)系被割裂，“藍(lán)色風(fēng)暴”注冊(cè)商標(biāo)將失去其基本的識(shí)別功能，藍(lán)野酒業(yè)公司寄予“藍(lán)色風(fēng)暴”商標(biāo)謀求市場聲譽(yù)，拓展企業(yè)發(fā)展空間，塑造良好企業(yè)品牌的價(jià)值將受到抑制，其受到的利益損失是明顯的。故應(yīng)當(dāng)認(rèn)定百事可樂公司使用的“藍(lán)色風(fēng)暴”商標(biāo)與藍(lán)野酒業(yè)公司的“藍(lán)色風(fēng)暴”注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成近似?！?span style="color: rgb(0, 112, 192);">[2]

具體到本案而言，雖然“福特”標(biāo)識(shí)具有較高的知名度，但是“野馬汽車”、“野馬及圖”商標(biāo)的知名度并不具有較高知名度，進(jìn)而消費(fèi)者看到“野馬汽車”、“野馬及圖”商標(biāo)時(shí)，不會(huì)將其與“福特”聯(lián)系起來，也不會(huì)誤認(rèn)為“野馬汽車”、“野馬及圖”商標(biāo)所標(biāo)識(shí)的汽車來源于美國福特。故此，正如判決書所言，在兩件引證商標(biāo)在先合法注冊(cè)的情況下，若允許具有一定知名度商標(biāo)的權(quán)利人在自己商標(biāo)的基礎(chǔ)上添附他人商標(biāo)而重新申請(qǐng)注冊(cè)，無疑會(huì)損害他人合法的商標(biāo)權(quán)利。實(shí)際上，這正是反向混淆制度的應(yīng)有之意。

但是需要注意的是，如果不具有知名度的商標(biāo)所有者，存在惡意攀附知名度較高商標(biāo)的惡意，就與反向混淆背道而馳。故此，本案判決書中認(rèn)為“商標(biāo)知名度僅是近似判斷過程中的考量因素之一”其實(shí)是錯(cuò)誤的，構(gòu)成反向混淆要考慮四川野馬是否存在惡意攀附的主觀惡意，防止大企業(yè)不當(dāng)侵吞小企業(yè)的利益，而非減弱對(duì)知名度因素的考量。

商標(biāo)混淆是非常復(fù)雜的理論認(rèn)知，不是簡單的看訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)的構(gòu)成要素，而是商譽(yù)、當(dāng)事人使用意圖、歷史與現(xiàn)狀、知名度與顯著性等復(fù)雜因素的綜合考量。司法裁判在劃定商標(biāo)權(quán)法律界限的過程當(dāng)中，愈當(dāng)在競爭與市場秩序中尋求微妙平衡，這正是商標(biāo)法理論的迷人所在。

注釋：

[1]（2015）高行（知）終字第1072號(hào)

[2]（2007）浙民三終字第74號(hào)

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）
作者：郭潔蘭臺(tái)所知產(chǎn)團(tuán)隊(duì)律師
編輯：IPRdaily趙珍校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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