這招雖強(qiáng)，但用不好會(huì)翻車！他就因此丟掉了專利

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作者：青塵技術(shù)與專利

原標(biāo)題：這招雖強(qiáng)，但用不好會(huì)翻車——他就因此丟掉了專利

專利申請(qǐng)和專利訴訟中，都有設(shè)計(jì)“中止”制度，意在糾紛落地之前，凍結(jié)案件的審查審理狀態(tài)，避免權(quán)利、侵權(quán)狀態(tài)未知而造成的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)。那么這個(gè)制度該如何使用呢？本文案例較為特殊，提供了一個(gè)反面教材。

案情簡(jiǎn)介

方先生在安徽有一家醫(yī)療器械公司，經(jīng)營(yíng)多年，與當(dāng)?shù)氐母鞔筢t(yī)院建立了良好的合作關(guān)系，產(chǎn)品銷售情況還算不錯(cuò)。最近公司在開(kāi)發(fā)一款新產(chǎn)品，用于解決開(kāi)腹手術(shù)中的廢氣過(guò)濾問(wèn)題。鑒于目前國(guó)內(nèi)醫(yī)療市場(chǎng)上還沒(méi)有足夠完善的解決方案，方先生對(duì)產(chǎn)品前景很有信心。一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)，方先生通過(guò)朋友介紹，認(rèn)識(shí)了山東的李醫(yī)生。李醫(yī)生恰好也在研究這方面的課題，提出與方先生合作，整合雙方的經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)，共同開(kāi)發(fā)，并愿意在開(kāi)發(fā)成功之后在山東協(xié)助推廣這款產(chǎn)品。雙方談的投機(jī)，當(dāng)即拍板，二人作為股東在當(dāng)?shù)卦O(shè)立了一家新公司，共同開(kāi)發(fā)這個(gè)項(xiàng)目。

可惜事與愿違，數(shù)次實(shí)驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)，這款產(chǎn)品的效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到預(yù)期，想要投入臨床使用，需要巨大的改進(jìn)成本，性價(jià)比過(guò)低。方先生遺憾中放棄了這個(gè)項(xiàng)目，新公司也就此擱淺。第二年，為了申報(bào)項(xiàng)目的需求，方先生以安徽公司名義把這個(gè)半成品申請(qǐng)了專利——產(chǎn)品雖然不實(shí)用，申報(bào)專利還是沒(méi)問(wèn)題的。

李醫(yī)生遙知此事，非常不滿，認(rèn)為產(chǎn)品雖然沒(méi)能落地，但畢竟是二人共同開(kāi)發(fā)，方先生私自申請(qǐng)，不合江湖規(guī)矩。方先生則認(rèn)為，李醫(yī)生的加入并沒(méi)能有效推動(dòng)這個(gè)方案，研發(fā)失敗，雙方的合作自然終止，況且這件申請(qǐng)是自己花錢找代理公司，從半成品中提煉出的專利，理應(yīng)歸屬自己所有。更何況，申請(qǐng)中已經(jīng)考慮到了李醫(yī)生的貢獻(xiàn)，把李醫(yī)生列作了發(fā)明人，算是仁至義盡了。雙方協(xié)商不成，李醫(yī)生于是找了律師，以自己名義在山東起訴了方先生的公司，要爭(zhēng)奪這件正在申請(qǐng)中專利的權(quán)屬。

收到濟(jì)南中院的訴狀，方先生找到筆者，請(qǐng)教解決策略。

互相傷害

考慮到方先生這件專利的目的是為了報(bào)項(xiàng)目，爭(zhēng)取在訴訟結(jié)果之前能獲得授權(quán)，把專利用掉就好，筆者建議方先生采用“拖”字訣，首先提起了管轄權(quán)異議。一般的專利侵權(quán)案件，法律規(guī)定是被告所在地或者侵權(quán)所在地的法院管轄，侵權(quán)所在地包括侵權(quán)行為所在地和侵權(quán)結(jié)果發(fā)生地。如果按照侵權(quán)案件的管轄規(guī)則的話，李醫(yī)生在山東起訴，其實(shí)并沒(méi)有問(wèn)題。但是，本案是一起權(quán)屬糾紛，雖然可以把案情理解成“方先生侵犯了李醫(yī)生申請(qǐng)專利的權(quán)利”，但這個(gè)案由與專利侵權(quán)的案由是完全不同的，法律并沒(méi)有規(guī)定權(quán)屬糾紛也可適用專利侵權(quán)的管轄規(guī)則。于是筆者在申請(qǐng)書中主張將本案移送至方先生的公司所在地安徽管轄。濟(jì)南中院覺(jué)得有道理，支持了方先生的申請(qǐng)。李醫(yī)生不服上訴，山東高院最終判定：將本案移送合肥中院審理。

這么一來(lái)二去，時(shí)間過(guò)了大半年，案子還沒(méi)進(jìn)入實(shí)體審理，李醫(yī)生坐不住了。本著互相傷害的想法，李醫(yī)生向知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)了中止，“你拖我，我也拖你?！?/p>

我們通常在專利糾紛中遇到的中止，大多是侵權(quán)訴訟過(guò)程中，被告向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提起專利無(wú)效，法院可以根據(jù)無(wú)效受理通知書，中止侵權(quán)訴訟的處理，這是法院的中止；本案這種是另外一套程序，專利申請(qǐng)發(fā)生權(quán)屬爭(zhēng)議，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局可以根據(jù)法院的受理通知書，中止這件專利的審查程序，這是專利局的中止。

申請(qǐng)被中止，必須要在實(shí)體問(wèn)題上決出高下，才能解凍這件專利。筆者研究案情，探尋破解之策。專利糾紛中，侵權(quán)糾紛與權(quán)屬糾紛是最高發(fā)的兩大類，對(duì)權(quán)屬糾紛，原告的需要證明的要點(diǎn)是被訴專利權(quán)或?qū)＠暾?qǐng)權(quán)記載的技術(shù)方案，是由自己做出來(lái)的。本案中，李醫(yī)生整理了不少這方面的證據(jù)，有自己之前這方面研究成果的郵件記錄、與方先生共同成立的新公司的工商登記情況、與新公司的合同、實(shí)驗(yàn)室的租賃協(xié)議、實(shí)驗(yàn)照片等等。

這些證據(jù)，基本能夠互相映證，具有相當(dāng)?shù)淖C明力。并且，從本案客觀情況來(lái)說(shuō)，李醫(yī)生對(duì)涉案專利技術(shù)方案的產(chǎn)生，的確做了貢獻(xiàn)，雙方也曾組建公司共同開(kāi)發(fā)這個(gè)項(xiàng)目，主觀意愿上曾經(jīng)是想要分享這個(gè)研發(fā)成果的。如果研發(fā)順利，按道理來(lái)說(shuō)，應(yīng)當(dāng)是雙方組建的新公司作為權(quán)利人來(lái)申報(bào)這件專利，再不濟(jì)也是李醫(yī)生與方先生二人共有，怎么也輪不到方先生的安徽公司來(lái)申請(qǐng)。如果李醫(yī)生的陳述和證據(jù)能被法庭認(rèn)可，使得法官內(nèi)心相信這一客觀事實(shí)的存在，那么法官將在法律規(guī)則中尋找能夠支持自己內(nèi)心確信的那些，適用到這個(gè)案件上。畢竟法律規(guī)則繁多，總能找到那么幾條可用的，到時(shí)候局面會(huì)對(duì)方先生非常不利。除非，能找到致命的破綻，讓法庭無(wú)法回避。

避實(shí)就虛

筆者感覺(jué)希望渺茫，但還是耐心把原告的證據(jù)清單只字只句又梳理了一遍。涉訴技術(shù)方案是如何做出的證據(jù)，原告提供的很是充分，我拿著專利申請(qǐng)文件，跟原告的證據(jù)簡(jiǎn)單比對(duì)下來(lái)，發(fā)現(xiàn)二者大體上是吻合的。但是，原告的證據(jù)中似乎并沒(méi)有這份申請(qǐng)文件。

除了保密申請(qǐng)外，專利的申請(qǐng)和授權(quán)文件在網(wǎng)上都是透明的，所以大部分專利案件中，被告也不太會(huì)對(duì)專利文件本身指手畫腳，因?yàn)檫@樣反而會(huì)給法官留下“不老實(shí)”的負(fù)面印象。筆者也想當(dāng)然地忽略了這一點(diǎn)。筆者用于比對(duì)的權(quán)利要求書，是方先生提供給我的，而原告的證據(jù)中，并沒(méi)有專利的權(quán)利要求書、說(shuō)明書這些文件，只有一份記載了專利申請(qǐng)?zhí)柕氖芾硗ㄖ獣?/p>

可筆者在知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的網(wǎng)站里并沒(méi)有檢索到這件申請(qǐng)。筆者這才反應(yīng)過(guò)來(lái)，是原告自己提的中止，導(dǎo)致專利審查程序被凍結(jié)，這件專利還未來(lái)的及被公開(kāi)，就被中止了，所以網(wǎng)上自然查詢不到。而原告手里也沒(méi)有這件專利的申請(qǐng)文件，也就是說(shuō)，原告連自己要爭(zhēng)的權(quán)利具體長(zhǎng)什么樣子，都沒(méi)辦法證明。這就好像，兩人爭(zhēng)奪一座房子，可是連房子坐落在哪，多大面積都不知道，標(biāo)的物都不清楚，法院根本沒(méi)法判，原告簡(jiǎn)直是搬起石頭砸了自己的腳。筆者立刻向方先生了解情況，確定了對(duì)方手里確實(shí)沒(méi)有掌握申請(qǐng)文件，而不是一時(shí)的疏忽忘了提交。

庭審很快到來(lái)。李醫(yī)生委托的兩名律師風(fēng)塵仆仆從濟(jì)南趕來(lái)，當(dāng)庭又提交了一系列公證書和照片作為證據(jù)，但仍沒(méi)有申請(qǐng)文件。我避其鋒芒，強(qiáng)調(diào)原告無(wú)法證明訴爭(zhēng)權(quán)利的內(nèi)容，而專利權(quán)屬之爭(zhēng)中，這一點(diǎn)屬于原告最基本的舉證義務(wù)，法庭應(yīng)以舉證不能駁回其訴請(qǐng)。

雙方協(xié)調(diào)不成，法院很難辦，最終判決原告證據(jù)不足，未支持其訴請(qǐng)。

本案的啟示

身為律師，代理過(guò)不少“顛倒黑白”的案子，這是職業(yè)立場(chǎng)使然，無(wú)關(guān)道德。還是那句話，過(guò)去發(fā)生的客觀事實(shí)，在法庭上最終要以證據(jù)來(lái)呈現(xiàn)。這些證據(jù)經(jīng)過(guò)挑戰(zhàn)后，還能否再現(xiàn)原告所主張的事實(shí)呢？其實(shí)本案中，原告的舉證不可謂不賣力，但忽視了專利審查中止帶來(lái)的不利影響。這個(gè)案子值得企業(yè)家們反思的是，與他人合作時(shí)，對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的細(xì)節(jié)約定不可忽視，此外，在使用程序性技巧時(shí)（如本案的中止），要通盤考慮，莫因小失大。

本案判決生效后，知識(shí)產(chǎn)權(quán)局可以恢復(fù)專利的審查，本專利的申請(qǐng)文件也最終會(huì)公開(kāi)在網(wǎng)絡(luò)上。對(duì)原告來(lái)說(shuō)，想要達(dá)到目的，需要彼時(shí)再行提起訴訟，重新走一遍程序，耗時(shí)頗多。而被告或許在這訴訟的間隙中，已經(jīng)達(dá)到了自己預(yù)期的目的。

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作者：青塵技術(shù)與專利

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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