從最高法知識產(chǎn)權(quán)法庭“第一案”看功能性特征

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作者：張平 北京品源專利代理有限公司

原標(biāo)題：從最高法知識產(chǎn)權(quán)法庭“第一案”看功能性特征

3月27日上午，最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭敲響了揭牌成立以來的“第一槌”，公開開庭審理了上訴人廈門盧卡斯汽車配件有限公司、廈門富可汽車配件有限公司與被上訴人法國瓦萊奧清洗系統(tǒng)公司、原審被告陳少強侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一案。

該案作為最高法知識產(chǎn)權(quán)法庭“第一案”具有眾多亮點，例如“該案首次探討部分判決制度和臨時禁令制度的關(guān)系，明確兩種制度并存時的適用條件和規(guī)則”、“使用環(huán)境特征”以及“功能性特征”。其中，關(guān)于“功能性特征”在案件判決書中多次出現(xiàn)，那到底什么是功能性特征，功能性特征與普通結(jié)構(gòu)特征有什么不同？如何判定某一技術(shù)特征書是否屬于功能性特征？以下是筆者根據(jù)“第一案”判決書以及結(jié)合日常工作內(nèi)容的一些淺略分析與思考。

一、什么是功能性特征？

顧名思義，從字面意義上可以理解，功能性特征就是指以功能或效果來限定權(quán)利要求中的技術(shù)特征。因此，功能性特征不直接描述“是什么”，而是從效果上描述“能夠干什么”。

對于功能性特征，專利授權(quán)階段以及專利侵權(quán)判定階段有不同的解釋。在專利授權(quán)階段，《專利審查指南》中規(guī)定：對于權(quán)利要求中所包含的功能性限定的技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實施方式。在專利侵權(quán)判定階段，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（一）》第四條則規(guī)定，對于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容。

二、如何確定功能性特征保護范圍？

由于《專利審查指南》中規(guī)定權(quán)利要求中所包含的功能性限定的技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實施方式。因此，對于功能性限定技術(shù)特征的權(quán)利要求的保護范圍問題，《專利審查指南》對于權(quán)利要求中所包含的功能性限定的技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)理解為覆蓋了所有能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能的實施方式。

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第八條規(guī)定：與說明書及其附圖記載的實現(xiàn)前款所述功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征相比，被訴侵權(quán)技術(shù)方案的相應(yīng)技術(shù)特征是以基本相同的手段，實現(xiàn)相同的功能，達到相同的效果，且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時，無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該相應(yīng)技術(shù)特征與功能性特征相同或者等同。因此，在包含功能性限定技術(shù)特征的專利權(quán)侵權(quán)判斷中，人民法院需要結(jié)合具體實施方式及其等同的實施方式重新確定專利權(quán)的保護范圍。

據(jù)此，可以理解，在字面含義上，專利授權(quán)階段以及侵權(quán)判定階段對于專利保護范圍的確權(quán)方式有所不同，但實質(zhì)上二者的本質(zhì)追求是一致的。

審查指南將功能性限定特征理解為覆蓋了所有的實施方式作為審查標(biāo)準(zhǔn)，按照這種標(biāo)準(zhǔn)，如果審查員檢索出實現(xiàn)相同功能或效果的實施例，則可以指出該申請缺乏新穎性/創(chuàng)造性。這樣，如果申請人想通過審查的話，就必須將相應(yīng)的結(jié)構(gòu)或方法特征甚至是實施例限入權(quán)利要求書內(nèi)，也就是說，把現(xiàn)有技術(shù)的內(nèi)容排除于權(quán)利要求之外，最終使權(quán)利要求書所公示的權(quán)利保護范圍盡可能地逼近專利權(quán)人應(yīng)該得到的專利保護范圍。

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》規(guī)定功能性限定權(quán)利要求的保護范圍是說明書記載的實施方式與等同方式（也就是權(quán)利人的實際貢獻）是對功能性限定權(quán)利要求的合理限定。

因而，專利審查階段與侵權(quán)判定階段對功能性限定的規(guī)定在本質(zhì)追求上是一致的，原則都力爭實現(xiàn)專利權(quán)人與社會公眾兩者利益的平衡，合理界定專利權(quán)的保護范圍。即，專利權(quán)人所能獲得的專利保護范圍應(yīng)該與其對社會的貢獻相適應(yīng)，或者說，與其向社會公眾披露或傳播的技術(shù)信息及創(chuàng)造性勞動相一致。

三、如何判定某一技術(shù)特征書是否屬于功能性特征？

《北高侵權(quán)判定指南2017》第18條對不屬于功能性限定的情況進行了說明，以下情形一般不宜認(rèn)定為功能性特征：

（1）以功能或者效果性語言表述且已經(jīng)成為本領(lǐng)域技術(shù)人員普遍知曉的技術(shù)術(shù)語，或以功能或效果性語言描述且僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實現(xiàn)上述功能或者效果的具體實施方式的技術(shù)特征；

（2）使用功能性或效果性語言表述，但同時也用相應(yīng)的結(jié)構(gòu)、組分、材料、步驟、條件等特征進行描述的技術(shù)特征。

上述規(guī)定的含義即功能性特征一般包括功能性描述，但功能性描述不一定是功能性特征。

比如，最高人民法院在某一涉案專利中就認(rèn)定權(quán)利要求書中的“定位槽”是本領(lǐng)域普遍知悉，約定俗成的概念，并非功能性技術(shù)特征。類似的，隔熱墊、驅(qū)動部件也可認(rèn)為是本領(lǐng)域普遍知悉，約定俗成的概念。

又例如，在某一涉案專利中，技術(shù)特征“該螺線管在接近或遠(yuǎn)離上述閥座的方向驅(qū)動上述閥芯”是否為功能性技術(shù)特征，一審法院認(rèn)為：涉案專利權(quán)利要求1中“該螺線管在接近或遠(yuǎn)離上述閥座的方向驅(qū)動上述閥芯”的技術(shù)特征，是以能夠?qū)崿F(xiàn)的功能來進行表述的技術(shù)特征，其未對螺線管內(nèi)各部件及其與閥芯之間的互動關(guān)系進行明確，屬于功能性技術(shù)特征。但二審中，江蘇省高院認(rèn)為：根據(jù)原告所提交的新證據(jù)，《中國電力百科全書（第二版）》中的描述，涉案專利權(quán)利要求所限定的閥芯、閥座以及螺線管之間的相互作用關(guān)系已經(jīng)屬于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的公知常識，本領(lǐng)普通技術(shù)人員在閱讀涉案專利權(quán)利要求書時，能夠清楚地理解“該螺線管在接近或遠(yuǎn)離上述閥座的方向驅(qū)動上述閥芯”是如何實現(xiàn)的，無需再從專利說明書的具體實施例中了解相關(guān)技術(shù)信息從而獲知其具體實施方式。故涉案專利的“該螺線管在接近或遠(yuǎn)離上述閥座的方向驅(qū)動上述閥芯”不應(yīng)被認(rèn)定為功能性特征，更不應(yīng)將該技術(shù)特征的結(jié)構(gòu)限定為專利說明書的具體實施方式及其等同實施方式。

第（1）種情況比較好辨別，一般不容易引起爭議，對于第（2）種情況，有人認(rèn)為只要是符合“功能+結(jié)構(gòu)”的描述即就不屬于功能新限定，還有人認(rèn)為不能一概而論。最高法知識產(chǎn)權(quán)法庭“第一案”中就涉及到此問題。

最高法知識產(chǎn)權(quán)法庭“第一案”中，原審法院認(rèn)為，專利權(quán)利要求1中的技術(shù)特征“在所述關(guān)閉位置，所述安全搭扣面對所述鎖定元件延伸，用于防止所述鎖定元件的彈性變形，并鎖定所述連接器”，僅僅披露了安全搭扣與鎖定元件之間的方向及位置關(guān)系，該方位關(guān)系并不足以防止鎖定元件的彈性變形，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求不能直接、明確地確定實現(xiàn)“防止鎖定元件的彈性變形，并鎖定連接器”這一功能的具體實施方式為由，認(rèn)定該技術(shù)特征屬于功能性特征。最高人民法院設(shè)立知識產(chǎn)權(quán)法庭認(rèn)為如果某個技術(shù)特征已經(jīng)限定或者隱含了發(fā)明技術(shù)方案的特定結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等，即使該技術(shù)特征還同時限定了其所實現(xiàn)的功能或者效果，原則上亦不屬于上述司法解釋所稱的功能性特征，不應(yīng)作為功能性特征進行侵權(quán)比對。關(guān)于涉案專利權(quán)利要求1中?在所述關(guān)閉位置，所述安全搭扣面對所述鎖定元件延伸，用于防止所述鎖定元件的彈性變形，并鎖定所述連接器?的技術(shù)特征是否屬于功能性特征。上述技術(shù)特征實際上限定了安全搭扣與鎖定元件之間的方位關(guān)系并隱含了特定結(jié)構(gòu)—安全搭扣面對所述鎖定元件延伸，該方位和結(jié)構(gòu)所起到的作用是?防止所述鎖定元件的彈性變形，并鎖定所述連接器。根據(jù)這一方位和結(jié)構(gòu)關(guān)系，結(jié)合涉案專利說明書及其附圖，特別是說明書第[0056]段關(guān)于?連接器的鎖定由搭扣的垂直側(cè)壁的內(nèi)表面保證，內(nèi)表面沿爪外側(cè)表面延伸，因此，搭扣阻止爪向連接器外橫向變形，因此連接器不能從鉤形端解脫出來的記載，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可以理解，安全搭扣面對所述鎖定元件延伸，在延伸部分與鎖定元件外表面的距離足夠小的情況下，就可以起到防止鎖定元件彈性變形并鎖定連接器的效果?？梢?，在所述關(guān)閉位置，所述安全搭扣面對所述鎖定元件延伸，用于防止所述鎖定元件的彈性變形，并鎖定所述連接器這一技術(shù)特征的特點是，既限定了特定的方位和結(jié)構(gòu)，又限定了該方位和結(jié)構(gòu)的功能，且只有將該方位和結(jié)構(gòu)及其所起到的功能結(jié)合起來理解，才能清晰地確定該方位和結(jié)構(gòu)的具體內(nèi)容。這種“方位或者結(jié)構(gòu)+功能性描述”的技術(shù)特征雖有對功能的描述，但是本質(zhì)上仍是方位或者結(jié)構(gòu)特征，不是前述司法解釋所稱的功能性特征。

根據(jù)以上分析可知“結(jié)構(gòu)+功能”的技術(shù)特征只有在符合一定情況時，才被考慮為不是功能性特征。即，“結(jié)構(gòu)”與“功能”具有關(guān)聯(lián)性，“結(jié)構(gòu)”和“功能”結(jié)合起來才能清楚確定“結(jié)構(gòu)”的具體內(nèi)容時，“結(jié)構(gòu)+功能”的技術(shù)特征一般可以認(rèn)定為不是功能性特征。反之，若“結(jié)構(gòu)+功能”的技術(shù)特征中“結(jié)構(gòu)”和“功能”相互獨立，或者“功能”并不能限定清楚“結(jié)構(gòu)”的具體內(nèi)容，那么即使某一技術(shù)特征既限定了結(jié)構(gòu)，又限定了功能，那么也有可能被認(rèn)定為功能性限定，所以在侵權(quán)判定的保護范圍認(rèn)定時，需要依據(jù)說明書記載的相同及等同方式來限定權(quán)利要求的保護范圍。

四、關(guān)于申請文件撰寫時的一些思考與分析

由于撰寫功能性特征的主要目的是為了擴大保護范圍，在審查階段，功能性特征被認(rèn)為包含了能夠?qū)崿F(xiàn)其功能的所有實現(xiàn)方式，因此若使用不當(dāng)很有可能在專利審查階段因為保護范圍過大被駁回。即使在審查階段獲得了授權(quán)，在侵權(quán)判定階段也有可能將該特征的保護范圍限定在說明書記載的相同實現(xiàn)方式及等同實現(xiàn)方式。因此，在申請文件的撰寫時，需要慎用功能性限定。

首先，判斷若將技術(shù)特征寫成功能性描述，是否可以根據(jù)《北高侵權(quán)判定指南2017》第18條的規(guī)定被排除在功能性特征之外。若不能排除，那么需要考慮是否有必要寫成功能性特征，判斷寫成功能性特征是否能夠在侵權(quán)判定時獲取更大的保護范圍，通過反推的方式避免在后續(xù)侵權(quán)判定過程中對保護范圍的縮小。

此外，由于目前功能性特征在侵權(quán)判定時依據(jù)的是說明書記載的相同實現(xiàn)方式及等同實現(xiàn)方式，因此，在申請文件的撰寫過程中，針對功能性特征，應(yīng)盡量布置多種詳細(xì)的實施方式。因為很多時候是無法窮舉各種實現(xiàn)方式，所以盡量在說明書中盡量詳細(xì)描述能夠?qū)崿F(xiàn)該功能的原理，以爭取通過原理去輔助法官確定等同的實現(xiàn)方式，爭取更大的保護范圍。

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第八條的規(guī)定，在侵權(quán)判定時需要和實現(xiàn)所述功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征相比。因此，為了避免在侵權(quán)比對時，避免將說明書中不屬于該不可缺少的技術(shù)特征用于對該功能性特征的限定，導(dǎo)致侵權(quán)判定時的認(rèn)定錯誤，建議說明書撰寫時盡量要布局一個最簡實施例和附圖，并明確哪些特征屬于實現(xiàn)其功能或效果不可缺少的技術(shù)特征，哪些特征不屬于該不可缺少的技術(shù)特征。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：張平 北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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