禁止反悔原則在限制專利等同侵權(quán)中的運(yùn)用

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作者：何金花 何晶晶 上海錦天城（合肥）律師事務(wù)所

原標(biāo)題：禁止反悔原則在限制專利等同侵權(quán)中的運(yùn)用

一、專利等同原則的基本含義

《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問(wèn)題的若干規(guī)定》第十七條規(guī)定：等同特征是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無(wú)需經(jīng)過(guò)創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的特征。該款規(guī)定，等同原則的判斷主體為本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員，而不是水平較高的技術(shù)人員或研發(fā)團(tuán)隊(duì)，是否能夠聯(lián)想到要以本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)判斷。

確切的說(shuō)，等同原則是指專利權(quán)的保護(hù)范圍不僅包括權(quán)利要求記載的必要技術(shù)特征，而且包括與該必要技術(shù)特征實(shí)質(zhì)上等同的技術(shù)特征。盡管被控侵權(quán)物不具備專利權(quán)利要求全部的技術(shù)特征，但是其不具備的技術(shù)特征在被控侵權(quán)物上能夠找到該特征的等同替換物，此種情況下，被控侵權(quán)物判定為侵權(quán)。其中，必要技術(shù)特征是指發(fā)明或者實(shí)用新型為解決其技術(shù)問(wèn)題所不可缺少的技術(shù)特征，其總和足以構(gòu)成發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，使之區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)中所述的其他技術(shù)方案，獨(dú)立權(quán)利要求記載的所有技術(shù)特征都是必要技術(shù)特征。

例如，一項(xiàng)專利的權(quán)利要求為：一種動(dòng)態(tài)物理屏蔽凈化器，其特征在于，包括中心盤和數(shù)根圓形輻條，所述輻條一端呈徑向輻射地固接在所述中心盤上，設(shè)置在同一平面內(nèi)的輻條的直徑與輻條的根數(shù)的積的值滿足大于等于46，小于等于460，計(jì)算時(shí)，輻條的直徑以毫米為單位，且輻條的直徑大于或等于0.3毫米。該發(fā)明專利的說(shuō)明書載明：“本發(fā)明與圓形板狀凈化器相比，由于本發(fā)明輻條是圓形的，故其正面和側(cè)面均為曲面，不存在圓形板狀凈化器的阻風(fēng)等問(wèn)題，故其凈化率高?！?/p>

被訴侵權(quán)產(chǎn)品的產(chǎn)品特征為：包括中心盤和140根正六邊形輻條外加四根寬度為五毫米，厚度為兩毫米左右的扇葉呈十字連接在中心盤上，并且將整個(gè)中心盤分割成四塊扇形結(jié)構(gòu)，所述六邊形輻條一端呈徑向輻射的固結(jié)在所述中心盤上。

將被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征和涉案專利的全部必要技術(shù)特征進(jìn)行比對(duì)，被訴侵權(quán)產(chǎn)品包括中心盤和140根正六邊形輻條，所述輻條一端呈徑向輻射的固接在所述中心盤上，設(shè)置在同一平面內(nèi)的正六邊形輻條的外接圓和內(nèi)切圓直徑均大于0.3毫米（分別是1.65毫米和1.49毫米），外接圓和內(nèi)切圓直徑與輻條的根數(shù)（140）的積的值（分別為231,208.6）滿足大于等于46，小于等于460。兩者不同之處在于：涉案專利的技術(shù)特征輻條的橫截面為圓形，而被控侵權(quán)產(chǎn)品輻條的橫截面為正六邊形，其他技術(shù)特征相同。本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在看到涉案專利的圓形輻條時(shí)很容易想到與之接近的六邊形輻條，并且認(rèn)為二者在油煙凈化效果上沒(méi)有差異，所以被控侵權(quán)產(chǎn)品構(gòu)成等同侵權(quán)。

等同原則的運(yùn)用擴(kuò)大了專利的保護(hù)范圍，即使是權(quán)利要求的字面含義未涉及的非實(shí)質(zhì)性變體，但該變體也構(gòu)成專利侵權(quán)，該原則在侵權(quán)訴訟中的運(yùn)用極大的增加了被控侵權(quán)方的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，但禁止反悔原則可有效抗辯等同原則的運(yùn)用，降低被訴侵權(quán)方的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

二、禁止反悔原則的基本含義及其具體應(yīng)用

最高人民法院《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第六條的規(guī)定，專利申請(qǐng)人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無(wú)效宣告程序中，通過(guò)對(duì)權(quán)利要求、說(shuō)明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持。禁止反悔原則是指專利申請(qǐng)人或者專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無(wú)效宣告程序中，通過(guò)對(duì)權(quán)利要求、說(shuō)明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，在專利侵權(quán)糾紛中不能將其納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。

禁止反悔原則的具體應(yīng)用方式存在如下幾種情況：

1、在涉案專利的申請(qǐng)過(guò)程中，為了使其權(quán)利要求書得到說(shuō)明書的支持，對(duì)涉案專利的權(quán)利要求書進(jìn)行修改。

案例：湖北某藥業(yè)公司與某外資公司及專利權(quán)人侵犯專利權(quán)糾紛

涉案專利的權(quán)利要求1為：“一種防治鈣質(zhì)缺損的藥物，其特征在于：它是由下述重量配比的原料制成的藥劑：活性鈣4～8份，葡萄糖酸鋅0.1～0.4份，谷氨酰胺或谷氨酸0.8～1.2份。”專利權(quán)人將該涉案專利獨(dú)占許可某外資公司實(shí)施。2006年某外資公司訴湖北某藥業(yè)公司侵犯上述專利權(quán)。

涉案專利原本的獨(dú)立權(quán)利要求為可溶性鈣劑，可溶性鈣劑包括葡萄糖酸鈣、氯化鈣、乳酸鈣、碳酸鈣或活性鈣。在第一次審查意見通知書中，審查員認(rèn)為，該權(quán)利要求書中使用的上位概念“可溶性鈣劑”包括各種可溶性的含鈣物質(zhì)，它概括了一個(gè)較寬的保護(hù)范圍，而申請(qǐng)人僅對(duì)其中的“葡萄糖酸鈣”和“活性鈣”提供了配制藥物的實(shí)施例，對(duì)于其他的可溶性鈣劑沒(méi)有提供配方和效果實(shí)施例，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員難于預(yù)見其他的可溶性鈣劑按本發(fā)明進(jìn)行配方是否也能在人體中發(fā)揮相同的作用，權(quán)利要求在實(shí)質(zhì)上得不到說(shuō)明書的支持，應(yīng)當(dāng)對(duì)其進(jìn)行修改。申請(qǐng)人根據(jù)審查員的要求，對(duì)權(quán)利要求書進(jìn)行了修改，將“可溶性鈣劑”修改為“活性鈣”。

被控侵權(quán)產(chǎn)品的成分為：每10ml含葡萄糖酸鈣600mg、葡萄糖酸鋅30mg、鹽酸賴氨酸100mg。

該案爭(zhēng)議的焦點(diǎn)之一為：活性鈣與葡萄糖酸鈣是否等同。因?qū)＠麢?quán)人在專利授權(quán)程序中對(duì)權(quán)利要求1所進(jìn)行的修改，放棄了包含“葡萄糖酸鈣”技術(shù)特征的技術(shù)方案。根據(jù)禁止反悔原則，涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍不應(yīng)包括“葡萄糖酸鈣”技術(shù)特征的技術(shù)方案。被訴侵權(quán)產(chǎn)品的相應(yīng)技術(shù)特征為葡萄糖酸鈣，屬于專利權(quán)人在專利授權(quán)程序中放棄的技術(shù)方案，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)為其與權(quán)利要求1中記載的“活性鈣”技術(shù)特征等同而將其納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。

2、在涉案專利的申請(qǐng)過(guò)程中，為了使涉案專利獲得授權(quán)，對(duì)涉案專利的權(quán)利要求進(jìn)行修改。

案例：某專利權(quán)人與深圳某公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛

涉案專利記載的技術(shù)特征為：一種電子琴用鍵盤，包括：頂部襯墊，該頂部襯墊有多個(gè)第一鍵和第二鍵，這些第一鍵和第二鍵與頂部襯墊的頂表面形成一體，并布置在該頂表面上；底部襯墊，該底部襯墊的寬度相對(duì)延伸，且從形狀上看，該底部襯墊的頂表面與頂部襯墊的底表面相對(duì)應(yīng)，這樣，頂部和底部襯墊的邊緣彼此粘接，以及柔性印刷電路板，該柔性印刷電路板插入頂部和底部襯墊之間，通過(guò)粘接頂部和底部襯墊的邊緣而密封在它們之間，并形成有與上述第一和第二鍵相對(duì)應(yīng)的接觸部分，并且在該柔性印刷電路板的長(zhǎng)度方向的一端設(shè)有接地部分；其中，第一和第二凹口形成于頂部襯墊的底表面上，以便在形狀和位置上與第一第二鍵以及柔性印刷電路板上的接觸部分相對(duì)應(yīng)，以及該頂部和底部襯墊以及上述第一和第二鍵由硅橡膠材料制成，并用顏料著色，且利用墨水進(jìn)行描繪，從而使該頂部和底部襯墊有預(yù)定顏色；而且，上述頂部襯墊還在同上述接地部分對(duì)應(yīng)的一端形成有第一裝配部分，該第一裝配部分朝著最外端增厚。上述底部襯墊還在同上述接地部分對(duì)應(yīng)的一端的底表面上形成第二裝配部分，該第二裝配部分與第一裝配部分相對(duì)應(yīng)，并沿橫向方向向下凸出一定厚度。在組裝時(shí)，上述第一裝配部分與上述第二裝配部分能夠相對(duì)著緊密接觸，以便插入并固定到外部的控制器中，使上述柔性印刷電路板的接地部分同上述控制器連接。

專利權(quán)人在答復(fù)第一次審查意見通知書時(shí)，權(quán)利要求中增加了新的技術(shù)特征：“在該柔性印刷電路的長(zhǎng)度方向的一端設(shè)有接口部”；以及“上述形成頂部襯墊的步驟還包括在該頂部襯墊的、同上述接口部對(duì)應(yīng)的一端形成第一裝配部分的步驟，該第一裝配部分朝著最外端增厚；上述形成底部襯墊的步驟還包括在該底部襯墊的、同上述接口部對(duì)應(yīng)的一端的底表面上形成第二裝配部分的步驟，該第二裝配部分與第一裝配部分相對(duì)應(yīng)，并沿橫向向下凸出預(yù)定長(zhǎng)度；在組裝時(shí)，上述第一裝配部分與上述第二裝配部分能夠相對(duì)著緊密接觸，以便插入并固定到外部的控制器中，使上述柔性印刷電路板的接口部同上述控制器連接。

專利權(quán)人在答復(fù)第二次審查意見通知書時(shí)將權(quán)利要求中記載的“接口部”修改為原說(shuō)明書中記載的“接地部分”。

本案爭(zhēng)議的焦點(diǎn)在于權(quán)利要求中記載“插入并固定”的術(shù)語(yǔ)解釋問(wèn)題，原告認(rèn)為“插入并固定”包含了不可拆卸式地插入并固定，而被告認(rèn)為“插入并固定”應(yīng)僅指插拔式地插入并固定。從文本解釋的角度來(lái)看，權(quán)利要求中所記載的“插入并固定”連接方式，應(yīng)包含“可活動(dòng)式固定”和“不可活動(dòng)式固定”兩種連接方式，但由于專利權(quán)人在專利申請(qǐng)過(guò)程中，對(duì)“插入并固定”技術(shù)特征作了限制性解釋，應(yīng)當(dāng)理解為鍵盤與控制器之間僅僅為插拔式的連接結(jié)構(gòu)，而非不可拆卸式的連接結(jié)構(gòu)，所以深圳某公司并未侵害該涉案專利。

3、在涉案專利的無(wú)效過(guò)程中，為了避免涉案專利被無(wú)效，對(duì)涉案專利的權(quán)利要求進(jìn)行修改。

案例：某專利權(quán)人訴上海某公司專利侵權(quán)糾紛

涉案專利的獨(dú)立權(quán)利要求為：“一種汽車地樁鎖，其特征在于：它由底座（1）、芯軸（2）、活動(dòng)樁（3）和鎖具（4）構(gòu)成，所述底座（1）固定在地面上，所述活動(dòng)樁（3）通過(guò)芯軸（2）與座（1）相連，活動(dòng)樁設(shè)有供鎖具（4）插入的孔?！?/p>

案發(fā)后，涉案專利經(jīng)過(guò)了無(wú)效程序，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局復(fù)審委宣告上述專利權(quán)利要求1無(wú)效，在權(quán)利要求2、3、4的基礎(chǔ)上維持專利權(quán)繼續(xù)有效。

被控侵權(quán)產(chǎn)品系一種汽車地樁鎖，該地樁鎖的底座為一字形零件，固定在地面上，中間有凹槽，底座右端有一鎖具固定其中，底座左端通過(guò)芯軸連接一個(gè)“∧”形零件，該零件左、右桿的上端活動(dòng)連接，通過(guò)折疊，右桿可以嵌入左桿之中，右桿的底端有一通孔，在底座右端鎖具鎖起時(shí)鎖舌插入該孔內(nèi)，使右桿與底座相連，從而構(gòu)成三角形的裝置。

本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)為：被控侵權(quán)產(chǎn)品有底座、芯軸及鎖具，但沒(méi)有活動(dòng)樁，只有一個(gè)“∧”形零件（即伸縮臂），伸縮臂與兩個(gè)活動(dòng)樁是否構(gòu)成等同侵權(quán)。

專利權(quán)人在權(quán)利要求書中并未對(duì)活動(dòng)樁的結(jié)構(gòu)形狀作描述，但在專利無(wú)效宣告請(qǐng)求審查程序中，專利權(quán)人將活動(dòng)樁限定為一字形的零件，端部有孔，專利權(quán)人對(duì)活動(dòng)樁的前述限定應(yīng)適用禁止反悔原則，所以被控侵權(quán)產(chǎn)品并未落入涉案專利的保護(hù)范圍。

綜上，在專利侵權(quán)判斷中適用禁止反悔原則及適用等同原則，分別是對(duì)專利權(quán)的縮小與擴(kuò)大，適用禁止反悔原則有效避免因適用等同原則引起的專利權(quán)過(guò)分?jǐn)U大，如果不適用等同原則，則也沒(méi)有運(yùn)用禁止反悔原則的基礎(chǔ)。在具體專利侵權(quán)訴訟中，被訴侵權(quán)方應(yīng)靈活運(yùn)用禁止反悔原則以有效限制等同替代原則的適用。

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作者：何金花 何晶晶 上海錦天城（合肥）律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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