防御商標的“撤三”及應對

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：彭斌慧 殷蔚 馬洪麗 安徽君威知識產權服務有限公司

原標題：防御商標的“撤三”及應對

防御商標是指商標持有人在不類似商品上注冊相同商標，以防止他人在其他行業(yè)上使用知名度較高的商標，造成不良影響的商標。而根據我國商標法第四十九條的規(guī)定，這些并非以使用為目的的商標很容易被提出撤銷，本文則主要研究防御商標的“撤三”應對問題。

一、為什么要注冊防御商標

統(tǒng)計表明，我國商標申請量近年來增長越來越快，如下圖表所示：

這說明越來越多的人意識到商標的重要性，越來越注重對商標的保護。與此同時，許多居心叵測之人出現，將一些知名品牌的商標在其他類別注冊，從而提升自身商品的知名度，這是很明顯的“傍名牌”、“搭便車”行為。更有甚者以牟利為目的搶注、囤積商標，這種現象會對知名品牌造成十分嚴重的影響。例如在中國商標局官網檢索“萬達”商標，得到2335條相同或相似的結果，而其中屬于全球知名的“萬達廣場”運營主體大連萬達集團股份有限公司名下的商標僅611條（如下圖），其余公司或個人占有該商標總量的七成之多，這種現象極容易誤導消費者，令消費者在品牌認知上出現偏差，對企業(yè)的商譽、形象維護都將產生極大的不良影響。

商標搶注事件的頻頻發(fā)生，讓很多知名品牌的持有人只能選擇注冊“防御商標”以保護自己的商標，防御商標獲準注冊后，往往是出于保護而非使用目的，那么如何防止被“撤三”，也就逐漸成為了商標大戶們頭疼的問題。

二、如何應對防御商標被“撤三”？

以清華大學注冊的第10054988號“清華”商標為例，2018年9月6日，該商標被提出撤三申請，非使用目的注冊在第32類飲料行業(yè)的“清華”商標無法交出實用證據，被商標局裁定撤銷。

根據《商標法》第四十九條第二款規(guī)定“注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標?！笨梢缘贸?，商標被提出撤三的兩個應對方向：①提供該商標未使用的正當理由；②提供該商標的使用證據。

（一）商標未使用的正當理由

商標不使用的正當理由有哪些呢？《商標法實施條例》第六十七條規(guī)定：“下列情形屬于商標法第四十九條規(guī)定的正當理由：（一）不可抗力；（二）政府政策性限制；（三）破產清算；（四）其他不可歸責于商標注冊人的正當事由?！庇纱丝梢姡烙虡说姆烙康牟⒉粚儆谏虡瞬皇褂玫恼斃碛芍?。

同時，“正當理由”的舉證，需要保證證據的客觀性，以此說明“不可歸責性”。例如官方的政策性文件、公開的自然災害相關報道、第三方出具的破產事由分析報告等。所以日常案例中，商標局判斷“正當理由不使用”商標的標準比較嚴格，企業(yè)很難以該理由來保全防御商標。

（二）防御商標的日常使用管理

（1）廣告使用

根據《商標法》第四十八條規(guī)定：“本法所稱商標的使用，包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為?！睆V告宣傳是一種識別商品來源的行為，那么防御商標就可以作為廣告宣傳使用，廣告宣傳的形式有①在報紙、刊物、電視、廣播、燈箱、路牌、大型戶外設施等傳統(tǒng)廣告媒體上進行宣傳推廣；②在互聯網平臺上進行的宣傳推廣。

與實際使用有區(qū)別的是廣告宣傳使用可以不實際生產帶有該商標的產品，但是對商標進行廣告宣傳時，應當及時保留好包含完整商標、能夠與具體商品聯系的廣告宣傳資料，如網頁鏈接、視頻、雜志、照片、簽訂的協議、開具的發(fā)票等。這種廣告使用成本低、造價低、手續(xù)簡單，是使用防御商標最簡單的辦法。

（2）許可給他人使用

防御商標可以許可給他人使用，為保證其法律效果，應做好“商標使用許可備案”，留存“商標使用許可合同”，同時要求被許可方提供使用證據，并保留。例如筆者曾辦理的案件：里斯企業(yè)管理咨詢有限公司將7816601號“赤兔馬”商標許可給猴牌茶葉使用，進行撤三答辯時提供了被許可方的使用證據，商標局裁定予以維持。

這種許可使用需要注意的是：許可給他人使用時要慎重選擇合作伙伴，監(jiān)督商品的質量，以免對自己的品牌造成難以挽回的損失。

（3）圖形商標登記版權使用

若防御商標為圖形，可以進行版權登記，圖形登記版權后，即使一直未投入使用，也不用擔心“撤三”的問題，并且他人在后的相同商標申請會侵犯在先版權。

(三）應急補救措施

如果防御商標被提出撤三申請時，既沒有正當理由，又沒有使用證據，可以采用循環(huán)注冊該商標，同時積極進行答辯，從而不給他人可趁之機。根據筆者代理經驗，目前我國商標申請初審流程需要5～8個月，撤三審查流程一般需要12～13個月,但若沒有進行答辯，流程會縮短至8～9個月，一般來說，舊商標被撤銷前循環(huán)申請商標的話，就能獲準初審，新商標也就能夠繼續(xù)起到防御的作用。

商標法對“撤三”的規(guī)定，是為了讓商標資源更大程度上被利用，以免閑置商標浪費商標資源。從今年7月開始推算，2015年4月份之前申請注冊的商標共1680萬件已經可以被提出“撤三”申請，不知道這里面是否有您的防御商標呢？您又是否做好了被提“撤三”申請的應對措施呢？

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作者：彭斌慧 殷蔚 馬洪麗 安徽君威知識產權服務有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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