涉外專利申請如何避免被坑？

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：成二  律師

原標題：涉外專利申請如何避免被坑

隨著中國企業(yè)走出去的需求不斷增強，越來越多的中國企業(yè)也需要海外專利商標來為自己的產品和技術保駕護航。但是國內大部分的企業(yè)缺乏國外專利商標的申請的經驗和專業(yè)知識。而國內很多服務機構又魚龍混雜，國外專利申請不同于中國，各個國家和地區(qū)又千差萬別。中國企業(yè)很多習慣了國內專利大代理的經驗和模式，套用到涉外專利申請上，被坑被騙的不計其數(shù)，筆者作為一名7年知產小兵，就自己多年來的一些從業(yè)經歷，得出一些總結，希望可以引以為鑒，避免企業(yè)重復入坑。

目前很多企業(yè)進行PCT專利申請，往往會找自己原先國內的代理所，或者通過比價模式選擇最便宜的一家代理機構。而很多入坑都是從“便宜”開始的。俗話說，貪小便宜吃大虧，此言非虛。

   
概括了歷年來遇到的各種套路，無外乎以下幾種，希望各個申請人可以警惕。

央行行長說過，“收益率超過10%，你就該做好失去全部本金的準備”。如果國際專利申請價格低到一定程度，那你也要做好失去的專利授權授權的準備。

 
讓你入坑第一招：打包價，超低價

由于國際專利申請當中，主要是和國外的律師和代理人合作，中國代理機構在國外是沒有執(zhí)業(yè)資格的。而外所的收費通常是計時收費，所以費用的產生通常沒有辦法給出一個準確的固定價格。工作量越大，時間越長，費用越高。有些國家甚至還有維持費，例如歐專局每年都有專利維持費，不論是否授權，在審查階段都需要付維持費。

    
所以任何打包價，包干價格，那就是離入坑不遠了。打包價如果要保證成本，那么必然就會一個較高的預算，否則極有可能虧本，但是客戶很可能覺得費用高，所以無法成交。那么就給一個便宜的報價，但是如果收費低，要好好做，也極有可能虧損，或者說必然虧本，那么這個時候怎么辦呢？

        
我們都知道低價旅游團，旅行社是要靠強制購物來賺錢的，那么低價PCT專利怎么賺錢呢？羊毛出在羊身上，賣的總比買的精，做生意不可能做賠本買賣的。

       
套路一，根本沒想好好申請這個專利，全部工作是中國代理人進行，隨便找一家最便宜的國外代理所，只負責遞交。專利撰寫質量完全沒保障，因為國內代理人根本不了解國外的專利制度和審查規(guī)則，甚至為了壓縮成本，代理人本身也很可能都是缺乏經驗和專業(yè)訓練的新手。結果上無非是本來一個可以被授權的專利，結果被駁回。或者一個質量不錯的專利，授權文本的質量非常差。當然，也不排除本身創(chuàng)造性、新穎性也有問題而被駁回的。

        
筆者這里就曾經遇到過一家企業(yè)，有兩件很不錯的半導體專利，通過比價找到一家國內代理，不僅僅是包干價，而且價格特別感人。申請的目標國家和地區(qū)是歐洲專利局，后面還都授權了，當時我們受甲方委托，要和該企業(yè)展開技術合作，該企業(yè)非常自負的拿出了他們在歐專局的專利權證明（進入了德國、法國、英國、比荷盧、意大利），但是我們檢索發(fā)現(xiàn)這兩個授權發(fā)明專利的授權文本都僅有兩個權利要求，我們還調取了當時的專利的審查意見，原來原代理機構為了盡快授權，減少維持費用，放棄了很多可以爭取的權利要求。專利的獨立權要求范圍都非常小，根本沒有保護的實際意義（該企業(yè)的國內專利也已經授權）。由于其歐洲專利本身沒有任何技術保護作用，導致最后整個技術合作都因此而陷入了停擺，上百萬的技術合作費用打了水漂。

        
套路二，找國外的黑代理，黑代理不僅僅是中國特色，在國外也非常普遍。這些黑代理都是那些構成的呢？中國的留學生，老外中會中文的皮條客，沒有執(zhí)照的國外法律從業(yè)者，在國外打工的中國人等等。黑代理并不是說一定專利撰寫質量會很差，但是最大的問題是沒有風險控制和流程管理。因為國外專利商標申請過程中，很大一部分是要依靠國外代理機構的可靠和專業(yè)的，好比地接社的好壞決定了整個旅行社服務質量的好壞。而專利代理工作中，有時候流程管理和風控管理甚至是比專利撰寫質量更重要的。黑代理特點是價格便宜，但是各方面的穩(wěn)定性都特別沒有譜，申請人完全是碰運氣。最離譜的是，因為所有的官文都是下發(fā)到代理機構的，如果國際申請中的黑代理倒閉甚至跑路，所有的官方通知申請人都無法收到。筆者曾經遇到過一個案子，客戶好不容易有了一個歐洲專利（指定德國、英國、意大利、法國），準備用來申報項目，找融資。但是竟然沒有到期續(xù)費，已經進入恢復期。之所以沒有續(xù)費的主要原因就是因為代理所合作的代理機構是有一家黑代理，代理信息是不存在的，聯(lián)系人是一個中國個人，而這個聯(lián)系人已經無法聯(lián)系上了，導致專利進入錯過了續(xù)費時間，進入了恢復期，如果恢復期過了，專利就徹底失效了。由于黑代理沒有專利代理人資質，所以在國外也沒有辦法以代理人身份進行案件遞交，申請人可以留意下自己的專利申請文件，如果聯(lián)系人并不是一家正規(guī)的代理機構，那么你通過國內所找的國外合作機構基本就是一家黑代理了。

        
其實客觀的講，有些黑代理的撰寫水平真不差，但是最根本的問題是，沒有一個人會對你的專利負責，你的專利寫的好壞全靠運氣和人品，這就是最大的風險。

讓你入坑第二招：亂開賬單坐地起價

除了給以很便宜的包干價格，還有一種就是給一個很低的預算。但是由于費用總數(shù)是不確定的，后期的費用控制和管理，主要取決于案件本身的難度和周期，以及國內代理所對于外所的把控。

        
萬萬不要覺得老外一定都特別誠信，國外律師事務所有時候收費的方式簡直離譜。比如給你發(fā)一個通知不論你實際是否需要，都會有賬單，而且有些費用可能并不合理，但是就給你發(fā)賬單了讓你付錢。之前遇到過一個客戶，在美國有一個授權專利，當時是企業(yè)自己在美國找了一家律師事務所申請的，從申請到授權大約收了小十萬人民幣。在授權以后，每年發(fā)繳費提醒和各種通知，然后就要附上賬單收費，各種收費讓企業(yè)負責人不勝其擾，光為了養(yǎng)這個美國專利就又花了3萬人民幣。其實老外干了啥呢？簡單講就是幫你關注你專利的狀態(tài)，郵件通知你一下。（這要放在國內，我相信沒有一家代理機構敢和客戶收錢的）。老外也是看人下菜，你不懂的情況下，那只有被宰的份了。

        
除了外所亂收費不靠譜，國內代理所臨時加價，開賬單的行為在某些機構也非常普遍。因為絕大多數(shù)客戶并不懂外所費用的構成，也不能理解工作量的計算模式。那么這個錢如果不付會怎樣？很簡單，不付錢國內代理機構就會要挾你要停案處理，一旦停案，自己的專利就很可能死掉，更換代理機構又會產生一系列的成本，而且如果前期答復不好，即使更換代理機構也往往回天乏術，客戶往往也不會狠心放棄這個專利，那么就要持續(xù)投入沉默成本。

        
任何一個負責任的代理機構，都是在保證自己合理收益的前提下，明確告知申請的風險和費用構成的預算可能。并且?guī)椭蛻艄芾碣~單，監(jiān)管外所。對于不合理收費就應當直接替客戶拒絕，對于很多自己可以處理的工作，會事先告訴外所不用提供此項服務，并且對于此項服務我們不會支付費用。

合格的代理機構都是自己賺自己該掙的錢，保證自己的合理收益，但是費用都是透明的。就好比地接導游，如果低價團根本要自己貼錢，團客不購物消費，你讓他怎么能回本？又怎么可能真心的好好為你服務呢？代理所是商業(yè)機構，不是慈善組織，代理人也不是雷鋒。

杜絕入坑很簡單

一句老話說的好”不愛占便宜的人，也不會吃虧“然后要懂得貨比三家，選擇最適合自己的。

        
首先，一般國家和地區(qū)的費用成本，雖然費用是一個并不是一個固定的成本，但是總體會有一個區(qū)間，下限和上限總還是可以有個預期的。而且國外的官費也是非常透明的。例如美國企業(yè)申請一個美國小實體發(fā)明，基本的成本在1萬美金左右。申請人可以留個心眼，除非超項、超頁特別多，答復次數(shù)特別多，否則一般而言費用都是有一個合理預期的，過高或者過低都是不合理的。

        
其次，申請人完全可以要求代理機構提供官費的明細，賬單明細，外所名稱信息，任何一家正規(guī)的代理機構都會積極配合。如果申請人英文比較好，基本可以了解該外所的基本情況，比如專業(yè)與否，在當?shù)赜袥]有相應的資質和知名度，基本的收費標準等等。賬單的構成如果有歧義，可以和代理機構提出，代理機構也會作出相應的說明。由于外所的收費是按時間計算，所以說明工作量、工作內容、工作成果，用以計算工作時間來說明費用構成的合理性也是一家負責的代理機構職責以內的。

        
再次，國內代理機構的口碑和從業(yè)經驗也會至關重要，因為絕大多數(shù)申請人沒有能力直接和外所進行溝通，甚至由于不懂被外所忽悠，或者自己在管理上出現(xiàn)問題。筆者早年曾經遇到一個客戶，自己通過美國代理所申請了數(shù)件發(fā)明專利。但是全部是有以“小實體”申請。但是，其實該公司根本不符合小實體的申請條件。幸虧是我先發(fā)現(xiàn)，如果被其他競爭對手發(fā)現(xiàn)，直接可以以“不實陳述“向美國專利商標局提出舉報，這些已授權美國專利最后都會由于”誠信“問題，導致無法使用。

        
如果國內的代理機構經驗豐富，口碑較好，在專業(yè)上和管理上有充分的保證，專業(yè)正規(guī)的事務所一般都比較重視聲譽，一旦發(fā)生了糾紛和問題，也不敢不負責任的亂來。類似找黑代理、隨便放棄權利要求、隨便修改權利要求和說明書，國外代理機構失聯(lián)等情況基本可以杜絕。而且優(yōu)秀的國內代理所，對于境外專利，通常也是有自己的內部流程管理軟件，各個國家的監(jiān)控基本可以不依靠外所。

        
至于如何判斷一家事務所的專業(yè)能力，在互聯(lián)網時代，一個很大的好處，就是很多東西都可以在公開渠道查到，減少了信息不對稱。其一、他們國內專利代理的水平如何，其二、有多久的涉外專利代理經驗，其三、案件積累和國際合作伙伴如何，內部流程管理團隊人數(shù)多少。通過這些問題的考察，基本可以判斷一家代理機構涉外專利代理的能力和水平。

限定前提才能說性價比

性價比是在合理的價格范圍內，追求最優(yōu)秀的產品和服務。千萬不要指望用買奧拓的錢買一輛奧迪；我們夸飛度好，那是基于這個價格和同級別車輛做比較得出的結論。飛度可能好過奔馳嗎？那當然是不可能的。

       
上文說的貨比三家，也是基于同一水平的情況下，進行橫向比較，進行選擇合適的代理機構，如果比較的對象彼此之間不具有參照意義，那么也就不存在所謂“比較”了?！袄琢琛焙汀翱_拉”可以比較，我個人認為雷凌更有性價比，但是去和法拉利比較，這個就顯得毫無意義了。

        
當然，我也不可否認的說，國內某些外所的駐華辦事處，還有一些專門服務老外的律所，或者一些美其名曰的頂級律師事務所，從他們的服務和客戶獲得的收益來看，我個人覺得找他們的客戶真的就是有錢燒的。其中有些是真的就是收費高，但是還有一些，則是由于一些律所本身案件數(shù)量少，沒有辦法和外所進行案件對沖，或者由于案件數(shù)量少無法攤薄整個流程管理和運營成本，所以單個案件的費用就收的特別貴。這些事務所，因為收入分配制度的問題，有很多律所的律師都是個人掛靠的，往往就是一兩個律師或者助理，負責全部的專利。從管理水平上講，肯定比不上團隊化管理，而且從整體成本上，或者說從風險管理上，也一定比不上專門的有經驗的代理機構，畢竟一年走一千件專利的事務所和一年走不到50件的事務所，從經驗、團隊、綜合能力上，還是有一定差異的。對于天價律師事務所，也可以要求上述幾個指標作為參考，如果貴的有道理那是合理的，如果貴的沒有道理，那就是離譜的。

總的來說，涉外專利申請，是一件費時、費力、費錢但是企業(yè)到了一定階段又不得不為的工作。從之前一系列的教訓中，希望所有的企業(yè)家，如果是真的有國際專利申請的需求，那就結合企業(yè)的實際，有的放矢，不要貪小失大。尤其是中小企業(yè)家們，現(xiàn)在經濟環(huán)境下行，正是篳路藍縷，披荊斬棘，上下一心，共克時艱，要用知識產權為企業(yè)保駕護航開拓市場，但是千萬不要再重蹈前人的覆轍，花費了時間、精力和金錢，還失去了自己寶貴的專利。

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：成二 律師

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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