禁止反悔原則和等同原則對(duì)代理人工作實(shí)踐的啟示

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原標(biāo)題：禁止反悔原則和等同原則對(duì)代理人工作實(shí)踐的啟示

禁止反悔原則和等同原則是專利侵權(quán)訴訟中的兩個(gè)基本原則，兩者相生相伴，要求代理人在代理作業(yè)中予以高度重視，如代理人在代理作業(yè)中處置不當(dāng)，有可能令專利權(quán)人在侵權(quán)訴訟中處于不利地位。本文先說明禁止反悔原則和等同原則的含義，再結(jié)合案例說明禁止反悔原則和等同原則對(duì)代理人工作實(shí)踐的啟示。

禁止反悔原則的含義

禁止反悔原則是指專利權(quán)人在專利授權(quán)或確權(quán)程序中，為獲得授權(quán)或者維持專利權(quán)有效性而對(duì)其專利保護(hù)范圍進(jìn)行的限制，在專利侵權(quán)訴訟中不得再主張將自己做出的限制納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。（2010年1月1日起實(shí)施的《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用 法律若干問題的解釋(一)》正式確立禁止反悔原則）

雖然專利申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人在專利授權(quán)或確權(quán)程序中做出了限縮性的修改或者意見陳述，但該限縮性的修改或者意見陳述在相應(yīng)的行政程序中被明確否定的，則不會(huì)引起禁止反悔原則的適用。（2016年4月1日起實(shí)施的《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》）

設(shè)立禁止反悔原則的目的

專利申請(qǐng)人往往通過對(duì)權(quán)利要求書或說明書的限縮以便快速獲得授權(quán)，但在侵權(quán)訴訟中又試圖通過等同原則將已放棄的技術(shù)方案重新納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。為確保專利權(quán)保護(hù)范圍的穩(wěn)定性，維護(hù)社會(huì)公眾的信賴?yán)妫?/strong>專利制度通過設(shè)立禁止反悔原則防止專利權(quán)人上述“兩頭得利”情形的發(fā)生。

限制專利權(quán)人的權(quán)利，縮小解釋保護(hù)范圍。

禁止反悔原則的要件

（1）專利權(quán)人在專利授權(quán)或確權(quán)程序中作出的書面修改或意見陳述（電話會(huì)晤、給審查員的電子郵件不在此列）；
（2）修改或意見陳述被審查機(jī)關(guān)認(rèn)可；（3）禁止反悔原則適用于導(dǎo)致專利權(quán)保護(hù)范圍縮小的修改或者陳述，亦即放棄部分方案；（4）禁止反悔原則的對(duì)象應(yīng)該是針對(duì)實(shí)質(zhì)性問題的書面修改或意見陳述，針對(duì)簡(jiǎn)單形式問題的書面修改或意見陳述不在此列。

等同原則的含義

2001年《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十七條正式明確等同原則

專利法第五十六條第一款（現(xiàn)專利法第五十九條第一款）所稱的“發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容”，是指專利權(quán)的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求書中明確記載的必要技術(shù)特征所確定的范圍為準(zhǔn)，也包括與該必要技術(shù)特征相等同的特征所確定的范圍。
等同特征是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無(wú)需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的特征。
保護(hù)專利權(quán)人的權(quán)利，擴(kuò)大解釋保護(hù)范圍。

禁止反悔原則與等同原則在訴訟中的關(guān)系

禁止反悔原則是對(duì)等同原則的約束，適用禁止反悔原則將有可能導(dǎo)致不得適用等同原則。

權(quán)利要求的修改一般有兩種：

（1）權(quán)利要求包含特征A+特征B+特征C，修改時(shí)增加特征D，特征D未被特征A、特征B、特征C概括。

關(guān)于第一種修改適用禁止反悔原則，并且適用等同原則。

保護(hù)范圍由于全面覆蓋原則而被縮限，但是特征A+特征B+特征C+特征D’（與特征D以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果）仍受保護(hù)。

（2）權(quán)利要求包含特征A+特征B+特征C，修改時(shí)增加特征C’（或者將特征C替換成特征C’），特征C’包含于特征C。

關(guān)于第二種修改適用禁止反悔原則，導(dǎo)致不適用等同原則。

保護(hù)范圍由于不適用等同原則而導(dǎo)致被縮限，特征A+特征B+特征C’’（與特征C’以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果）不受保護(hù)。

關(guān)于意見陳述

意見陳述引起適用禁止反悔原則多是由于對(duì)權(quán)利要求的現(xiàn)有特征的限縮性解釋，因此，其效果等同于上述第二種修改，適用禁止反悔原則，導(dǎo)致不適用等同原則。

并非申請(qǐng)人根據(jù)申請(qǐng)文件的記載而推演出的意見陳述才會(huì)被認(rèn)為是對(duì)權(quán)利要求的限縮性的意見陳述，即使意見陳述的內(nèi)容就直接地、明確地記載在申請(qǐng)文件中，也仍然會(huì)被認(rèn)為是對(duì)權(quán)利要求的限縮性的意見陳述，也會(huì)導(dǎo)致適用禁止反悔原則。

案例一

中譽(yù)公司是名稱為“模型舵機(jī)”、專利號(hào)為ZL200720069025.2的實(shí)用新型專利的獨(dú)占實(shí)施被許可人，其發(fā)現(xiàn)上海九鷹公司制造、銷售的一款航模產(chǎn)品侵害了其享有的專利權(quán)，遂向法院起訴。

2009年4月20日，九鷹公司針對(duì)上述專利提出無(wú)效宣告請(qǐng)求，專利復(fù)審委員會(huì)于2009年7月22日作出無(wú)效決定：宣告涉案專利的權(quán)利要求1-2無(wú)效，在權(quán)利要求3的基礎(chǔ)上維持涉案專利權(quán)有效。中譽(yù)公司未對(duì)該決定作出修改或意見陳述。一審和二審法院均認(rèn)定九鷹公司產(chǎn)品所采用的技術(shù)方案是現(xiàn)有技術(shù)與公知常識(shí)的組合，不構(gòu)成侵犯本案專利權(quán)。中譽(yù)公司遂向最高法院申請(qǐng)?jiān)賹?。涉案專利的?quán)利要求包括：

1．一種模型舵機(jī)，其特征在于，包括支架、電機(jī)、絲桿和滑塊，所述支架包括電機(jī)座和滑塊座，所述電機(jī)設(shè)置于所述電機(jī)座內(nèi)，在所述電機(jī)的一端設(shè)置有一主動(dòng)齒輪，所述絲桿縱向穿過所述滑塊座，在所述絲桿的一端設(shè)置有一從動(dòng)齒輪，所述主動(dòng)齒輪和所述從動(dòng)齒輪相互嚙合，所述滑塊穿在所述絲桿上，并且所述滑塊伸出所述滑塊，在所述滑塊底面設(shè)置有一電刷。

2．如權(quán)利要求1所述的舵機(jī)，其特征在于，在所述支架上，設(shè)置有固定到一舵機(jī)驅(qū)動(dòng)電路板上的固定孔。

3．如權(quán)利要求2所述的舵機(jī)，其特征在于，在所述舵機(jī)驅(qū)動(dòng)電路板上，印制有一條形的碳膜和銀膜，所述支架通過其上的固定孔固定到所述舵機(jī)驅(qū)動(dòng)電路板上，且所述滑塊底面上的電刷與該碳膜和銀膜相接觸。

被訴侵權(quán)產(chǎn)品相應(yīng)部位上使用的是“鍍金銅條”。

最高法院提審認(rèn)為，本案當(dāng)事人爭(zhēng)議的焦點(diǎn)問題有：專利復(fù)審委員會(huì)決定在權(quán)利要求3的基礎(chǔ)上維持涉案專利權(quán)有效，是否導(dǎo)致禁止反悔原則的適用，從而限制適用等同原則。

每一項(xiàng)權(quán)利要求可以被單獨(dú)地維持有效或宣告無(wú)效。每一項(xiàng)權(quán)利要求的效力應(yīng)當(dāng)被推定為獨(dú)立于其他權(quán)利要求項(xiàng)的效力。即使從屬權(quán)利要求所從屬的權(quán)利要求被宣告無(wú)效，該從屬權(quán)利要求并不能因此被認(rèn)為無(wú)效。所以，不應(yīng)當(dāng)以從屬權(quán)利要求所從屬的權(quán)利要求被無(wú)效而簡(jiǎn)單地認(rèn)為該從屬權(quán)利要求所確定的保護(hù)范圍即受到限制。

放棄技術(shù)方案通常是專利權(quán)人通過修改或意見陳述進(jìn)行的自我放棄。在本案中，專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)定獨(dú)立權(quán)利要求無(wú)效、在其從屬權(quán)利要求的基礎(chǔ)上維持專利權(quán)有效，并且中譽(yù)公司在專利授權(quán)和無(wú)效宣告程序中沒有修改權(quán)利要求和說明書，在意見陳述中也沒有放棄除“銀膜”外其他導(dǎo)電材料作為導(dǎo)流條的技術(shù)方案。因此，專利權(quán)人未曾作上述自我放棄，不適用禁止反悔原則。

如果該從屬權(quán)利要求中的附加技術(shù)特征未被該獨(dú)立權(quán)利要求概括（上述第一種修改），則因該附加技術(shù)特征沒有原始的參照，故不能推定該附加技術(shù)特征之外的技術(shù)方案已被全部放棄。在本案中，權(quán)利要求3中的“銀膜”并沒有被權(quán)利要求1-2提及，因此，不應(yīng)當(dāng)基于權(quán)利要求1-2被宣告無(wú)效，而認(rèn)為權(quán)利要求3的附加技術(shù)特征“銀膜”不能再適用等同原則。

綜上，專利復(fù)審委員會(huì)宣告涉案專利權(quán)利要求1-2無(wú)效，在權(quán)利要求3的基礎(chǔ)上維持專利權(quán)有效，二審法院認(rèn)為涉案專利權(quán)利要求3中的技術(shù)特征實(shí)質(zhì)是修改權(quán)利要求而增加的技術(shù)特征，該技術(shù)特征將導(dǎo)流條明確限定為銀膜，應(yīng)視為專利權(quán)人放棄了除“銀膜”外其他導(dǎo)電材料作為導(dǎo)流條的技術(shù)方案，從而認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品不構(gòu)成等同侵權(quán)，存在錯(cuò)誤，應(yīng)予糾正。

案例一的啟示

（1）禁止反悔原則的對(duì)象應(yīng)該是專利權(quán)人主動(dòng)作出的修改或者意見陳述，因此，本案實(shí)際不適用禁止反悔原則；

（2）即使本案適用禁止反悔原則，由于屬于第一種修改，因而適用等同原則。

案例二

沈其衡是名稱為“汽車地樁鎖”、專利號(hào)為ZL00263355.8的實(shí)用新型專利的權(quán)利人，訴上海能達(dá)建筑裝飾工程有限公司侵犯其專利權(quán)。

案外人曾向?qū)＠麖?fù)審委員會(huì)提出宣告原告上述專利權(quán)無(wú)效的請(qǐng)求。專利復(fù)審委員會(huì)宣告專利權(quán)利要求1無(wú)效，在權(quán)利要求2、3、4的基礎(chǔ)上維持專利權(quán)繼續(xù)有效。原告不服該決定，提起行政訴訟，原告在行政起訴狀中對(duì)涉案專利權(quán)利要求1的四個(gè)技術(shù)特征作了具體結(jié)構(gòu)描述：“a、底座，參見圖1，是一個(gè)呈一字形的零件，兩端設(shè)有孔。b、軸。c、活動(dòng)樁，參見圖1、圖2、圖6，是一個(gè)呈一字形的零件，端部有孔。d、關(guān)于鎖具的描述，權(quán)利要求1記載有活動(dòng)樁設(shè)有供鎖具插入的孔。該描述的含義是，鎖具不是永久固定在孔中，而是根據(jù)使用狀態(tài)呈現(xiàn)兩種連接關(guān)系，即鎖定時(shí)位于活動(dòng)樁的孔中，打開時(shí)，從孔中取出，與活動(dòng)樁的孔分離?！保ㄏ喈?dāng)于第二種修改）北京市第一中級(jí)人民法院作出行政判決，判決撤銷上述無(wú)效宣告請(qǐng)求審查決定。專利復(fù)審委員會(huì)維持原告專利權(quán)有效。

1.一種汽車地樁鎖，其特征在于：它由底座（1）、芯軸（2）、活動(dòng)樁（3）和鎖具（4）構(gòu)成，所述底座（1）固定在地面上，所述活動(dòng)樁（3）通過芯軸（2）與座（1）相連，活動(dòng)樁設(shè)有供鎖具（4）插入的孔?！?/p>

與原告涉案專利相比，被控侵權(quán)產(chǎn)品有底座、芯軸及鎖具，但沒有活動(dòng)樁，只有一個(gè)“∧”形零件。

最高法院的再審結(jié)論均如下:

權(quán)利要求1中記載的“活動(dòng)樁設(shè)有供鎖具插入的孔”的含義，是指“鎖具不是永久固定在孔中，而是根據(jù)使用狀態(tài)呈現(xiàn)兩種連接關(guān)系，即鎖定時(shí)位于活動(dòng)樁的孔中，打開時(shí)，從孔中取出，與活動(dòng)樁的孔分離”。而被控侵權(quán)產(chǎn)品的鎖具是“固定在底座上的，在底座右端鎖具鎖起時(shí)鎖舌插入該孔內(nèi)，使右桿與底座相連”。故被控侵權(quán)產(chǎn)品的該技術(shù)特征與上訴人專利權(quán)利要求中記載的“活動(dòng)樁設(shè)有供鎖具插入的孔”的技術(shù)特征是不相同的。

即使該相應(yīng)的兩項(xiàng)技術(shù)特征等同能夠成立，由于上訴人在向北京市第一中級(jí)人民法院提起行政訴訟的訴狀中陳述，“活動(dòng)樁設(shè)有供鎖具插入的孔”的含義，是指：“鎖具不是永久固定在孔中，而是根據(jù)使用狀態(tài)呈現(xiàn)兩種連接關(guān)系，即鎖定時(shí)位于活動(dòng)樁的孔中，打開時(shí)，從孔中取出，與活動(dòng)樁的孔分離”；上訴人該陳述也得到了北京市第一中級(jí)人民法院、北京市高級(jí)人民法院，以及專利復(fù)審委員會(huì)的確認(rèn)，從而認(rèn)為涉案專利權(quán)利要求1有新穎性和創(chuàng)造性被維持有效，因此，根據(jù)禁止反悔原則，上訴人亦不能以等同為由主張專利侵權(quán)成立。

案例二的啟示

（1）本案適用禁止反悔原則，并且相當(dāng)于第二種修改的意見陳述，導(dǎo)致不適用等同原則；

（2）即使未修改權(quán)利要求，在意見陳述中做出的解釋在訴訟中具有與修改權(quán)利要求相同的效果，保護(hù)范圍會(huì)被認(rèn)為是因意見陳述中作出的解釋而限縮后的范圍。

禁止反悔原則和等同原則對(duì)代理人工作實(shí)踐的啟示

1.對(duì)于缺乏必要技術(shù)特征、得不到說明書的支持、修改超范圍等問題，不想修改的或者修改方案不唯一的，應(yīng)盡量主動(dòng)進(jìn)行電話會(huì)晤。電話會(huì)晤的內(nèi)容不會(huì)作為意見陳述而對(duì)保護(hù)范圍作出限縮性解釋。

2.在給客戶提供答復(fù)意見時(shí)，將第一種增加新特征的修改后的優(yōu)先級(jí)排在對(duì)其中某個(gè)特征進(jìn)行具體限定的修改的優(yōu)先級(jí)之前。在實(shí)踐當(dāng)中增加新特征的修改也更容易被客戶接受。

3.在進(jìn)行意見陳述時(shí)，

1）對(duì)于缺乏必要技術(shù)特征、得不到說明書的支持、修改超范圍等問題，在解釋權(quán)利要求書與說明書之間的關(guān)系時(shí)，應(yīng)該盡量用“對(duì)說明書的……的合理概括”、“能夠得到說明書……的支持”、“修改是基于說明書的……”、“修改對(duì)應(yīng)于說明書的……”這樣的表述，而不要使用“相當(dāng)于說明書的……”、“就是說明書的……”這樣的表述。

2）對(duì)于新穎性、創(chuàng)造性的問題，在說明本發(fā)明的特征時(shí)，不應(yīng)作過多的解釋，且盡量用權(quán)利要求的原話，不要在未得到客戶明確指示的情況下主動(dòng)增加對(duì)技術(shù)方案的解釋，這種解釋很可能成為對(duì)保護(hù)范圍的限縮性解釋。在說明本發(fā)明的技術(shù)效果時(shí)，應(yīng)使用說明書發(fā)明內(nèi)容部分中較為宏觀的表述，例如“降低成本”、“小型化”、“節(jié)能”等，對(duì)于說明書具體實(shí)施方式中對(duì)保護(hù)范圍有限縮性解釋的具體表述應(yīng)該慎重使用。另一方面，對(duì)于對(duì)比文件，則可以為了有利于說明對(duì)比文件與本發(fā)明的區(qū)別而主動(dòng)增加對(duì)對(duì)比文件的解釋，這樣的解釋由于不是針對(duì)本發(fā)明的，因而不構(gòu)成對(duì)保護(hù)范圍作出限縮性解釋。

來源：三友知識(shí)產(chǎn)權(quán)微信平臺(tái)

作者：馬建軍

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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