《商標法》第四十四條第一款對商標惡意注冊的規(guī)制——“黑人”系列商標無效宣告案評析

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作者：夏 歡 北京萬慧達知識產權代理有限公司

原標題：《商標法》第四十四條第一款對商標惡意注冊的規(guī)制——“黑人”系列商標無效宣告案評析

商標惡意注冊行為損害他人合法在先權利，擾亂正常市場秩序，對此種行為應予以嚴厲打擊已成為社會各界的普遍共識。隨著《商標法》幾次修改，規(guī)制商標惡意注冊的配套制度日益完善，除第13條、第十五條、第三十條、第三十二條外，《商標法》第四十四條第一款規(guī)定的“以其他不正當手段取得注冊”也成為權利人維權的有力武器。本文結合“黑人”系列商標無效宣告案，探討該條款在制止惡意商標方面的具體適用。

基本案情

DARLIE黑人品牌由世界知名的口腔護理用品制造商好來化工集團于20世紀30年代在上海創(chuàng)立，已成為口腔護理用品的領導品牌。好來化工股份有限公司（以下稱好來公司）是好維股份有限公司（以下稱好維公司）于1985年在我國臺灣地區(qū)設立的全資子公司。好維公司享有黑人系列商標（包括黑人中文商標、“DARLIE”英文商標和商標）的專用權；好來公司享有作品著作權。黑人系列商標曾多次被法院和商標評審機關認定為牙膏等商品上的馳名商標。

本案爭議商標涉及自然人杜某于2002年分別在第5類“蚊香”、第16類“紙巾”和第9類“誘殺昆蟲電力裝置”等商品上申請注冊的6件“”和“”商標，以及杜某設立的一人公司廣州黑人日用品有限公司（以下稱“廣州黑人公司”）于2014年在第11類“電加熱裝置”等商品上申請注冊的1件“”商標。前6件商標通過初步審定公告后，好來化工集團于2003年依據(jù)2001年《商標法》第二十八條和第十三條第二款，以該些商標的注冊損害了其在第3類“牙膏”商品上享有的在先注冊商標為由提起異議，但未獲支持。

隨后，好來化工集團提起無效宣告程序，主要理由為上述商標的注冊屬于“以不正當手段取得注冊”的情形，違反了2001年《商標法》第四十一條第以款（2013年《商標法》第四十四條第一款）之規(guī)定，其中“”圖形商標的注冊還損害其在先著作權。原國家知識產權局商標評審委員會支持了好來化工集團的上述主張，對涉案的7件爭議商標予以無效宣告。

杜某和廣州黑人公司不服裁定，于2017年5月向北京知識產權法院提起行政訴訟。2018年1月29日，北京知產法院作出一審判決，維持無效宣告裁定。杜某和廣州黑人公司不服一審判決，提起上訴。2018年10月8日，北京市高級人民法院作出二審判決，維持北京知產法院一審判決和國家知識產權局裁定。

評析

這是一起適用《商標法》第四十四條第一款規(guī)制惡意注冊行為的典型案例。對于“其他不正當手段”的適用，《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》（以下簡稱“最高院授權確權規(guī)定”），以及北京市高級人民法院2019年4月24日發(fā)布的《商標授權確權行政案件審理指南》（以下稱“審理指南”）均有相關規(guī)定予以明確。

《審理指南》第17.3條對“其他不正當手段”的具體情形進行列舉。根據(jù)該規(guī)定和相關司法實踐，以其他不正當手段取得商標注冊的行為典型表現(xiàn)為：1）申請注冊多件與其他主體商業(yè)標識相同或近似的商標，前述商業(yè)標識即包括他人具有較強顯著性的商標、也包括他人企業(yè)名稱、字號、社會組織名稱、有一定影響力的名稱、包裝、裝潢；2）申請注冊多件與具有一定知名度的地名、景點名稱、建筑物名稱等相同或近似的商標；3）商標申請人具有兜售商標，或者高價轉讓未果即向在先商標使用人提起侵權訴訟等。

在本案中，代理人重點從以下幾方面證明訴爭商標屬于“以其他不正當手段” 取得注冊的情形。

1.申請注冊商標的數(shù)量。杜某及其公司一共申請注冊66件商標，其中55件是與他人商標、企業(yè)字號相同或高度近似的商標，所占比例很大。

2.申請注冊商標涉及類別的行業(yè)跨度。如果行為人申請注冊的商標行業(yè)跨度大，明顯超出其經(jīng)營業(yè)務需求，則其囤積商標的可能性較大。本案中，杜某及其公司申請注冊的商標涉及多個類別，且申請時間集中，尤其在2002年4月11日申請了38件互不關聯(lián)的商標，明顯超出經(jīng)營需要。

3.申請注冊商標的顯著性和知名度。行為人申請的商標與他人較強顯著性的商標、字號、包裝裝潢等相同或近似，往往圍繞多個主體的多件知名商標申請。本案中，杜某及其公司不僅申請了多件黑人商標，還申請了多芬、SK ?、可伶可俐、拉芳、名人等馳名商標、著名商標或者公眾廣為熟知的商標。

4.申請注冊商標后的行為。行為人通常并不真實使用申請注冊的商標，而是兜售或提起惡意訴訟，以謀取不正當利益。本案中，杜某及其公司在網(wǎng)上公開售賣的商標多達20件。

實際上，杜某在獲得商標注冊后，于2014年依據(jù)其在紙巾上注冊的第3135549號“”商標，向市場監(jiān)管部門投訴，主張好來化工（中山）有限公司作為黑人牙膏贈品提供的標有“DARLIE”字樣的紙巾侵犯其注冊商標。市場監(jiān)管部門認定構成侵權并對銷售主體作出行政處罰。該案經(jīng)過復議后進入訴訟程序，一審和二審法院均予以支持。但是，北京高院對本案作出判決中，行政處罰最終被撤銷。

此外，好來化工集團針對杜某提起的相關法律程序，除這起無效宣告案件外，還有商標異議和民事侵權訴訟。好來化工集團不僅在無效和異議等商標行政案件中取得積極的結果，其以頭像圖形作品著作權為權利基礎對杜某在蚊香商品上的使用行為提起的侵權主張，亦得到廣州知識產權法院支持。因為，從實際使用情況看，雖然杜某將其注冊“”和“”商標使用在蚊香商品上，但其產品整體的包裝和風格卻與好來化工集團的黑人牙膏的包裝裝潢高度近似。

針對杜某搶注的系列商標，從2003年異議程序到2018年北京高院的判決，歷時15年，正義的天平終究傾向好來化工集團。實踐中，不少權利人面臨商標被搶注、“搭便車”，甚至被惡意投訴或提起惡意侵權訴訟的情形。近年來，司法機關對惡意搶注、惡意侵權和惡意訴訟行為加大規(guī)制力度，最高人民法院在“歌力思”指導案例中明確，對于惡意注冊的商標，在民事侵權案件中不應給予保護。相信隨著《商標法》施行以及配套規(guī)章的出臺，將更好地規(guī)制惡意注冊行為，維護權利人合法權益及公平競爭的市場秩序。

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作者：夏 歡 北京萬慧達知識產權代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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