關(guān)于《專(zhuān)利審查指南》中“創(chuàng)造性”相關(guān)規(guī)定的修改

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作者：徐蘇明付倩專(zhuān)利代理師

原標(biāo)題：淺議關(guān)于《專(zhuān)利審查指南》中“創(chuàng)造性”相關(guān)規(guī)定的修改

從國(guó)知局于2019年4月4日發(fā)出“關(guān)于就《專(zhuān)利審查指南修改草案（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)的通知”，到2019年9月23日發(fā)出“關(guān)于《專(zhuān)利審查指南》修改的公告（第328號(hào)）”，修改后的《專(zhuān)利審查指南》確定將自2019年11月1日起施行。從現(xiàn)行版本到修改草案，再到修改定稿，最終的變化內(nèi)容以及中間的變化過(guò)程都是值得研究的。今天，筆者將對(duì)其中關(guān)于第二部分第四章，也就是關(guān)于創(chuàng)造性的修改進(jìn)行簡(jiǎn)要的分析。

現(xiàn)行的《專(zhuān)利審查指南》頒布自2010年，近幾年雖然也進(jìn)行過(guò)幾次修改，但每次基本都是針對(duì)部分特定章節(jié)內(nèi)容進(jìn)行的調(diào)整，而本次2019年的修改范圍則是到目前為止規(guī)模最大的一次。

從現(xiàn)行版本到修改草案，再到修改定稿，最終的變化內(nèi)容以及中間的變化過(guò)程都是值得研究的。筆者曾發(fā)文《專(zhuān)利審查指南》現(xiàn)行版本、修改草案與修改定稿版本對(duì)比（點(diǎn)擊標(biāo)題閱讀原文），從形式上明確對(duì)比了上述三個(gè)版本，今天筆者將對(duì)其中關(guān)于第二部分第四章，也就是關(guān)于創(chuàng)造性的修改進(jìn)行簡(jiǎn)要的分析。

本次修改過(guò)程共有三處內(nèi)容涉及創(chuàng)造性。

第一，修改草案和修改定稿中都將第二部分第四章3.2.1.1判斷方法部分中的：

“在審查中應(yīng)當(dāng)客觀分析并確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題。為此，首先應(yīng)當(dāng)分析要求保護(hù)的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比有哪些區(qū)別特征，然后根據(jù)該區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題。從這個(gè)意義上說(shuō)，發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，是指為獲得更好的技術(shù)效果而需對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)的技術(shù)任務(wù)?！?/span>

修改為了：

“在審查中應(yīng)當(dāng)客觀分析并確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題。為此，首先應(yīng)當(dāng)分析要求保護(hù)的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比有哪些區(qū)別特征，然后根據(jù)該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題。從這個(gè)意義上說(shuō)，發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，是指為獲得更好的技術(shù)效果而需對(duì)最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)的技術(shù)任務(wù)?！?/strong>

筆者認(rèn)為，此處修改其實(shí)是進(jìn)一步明確了如何確定“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”。在修改之前，由于相關(guān)表述為“然后根據(jù)該區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題”，由于此處沒(méi)有明確說(shuō)明“該區(qū)別特征”在何處“所能達(dá)到的技術(shù)效果”，所以從字面可以理解為“該區(qū)別特征在最接近的現(xiàn)有技術(shù)中所能達(dá)到的技術(shù)效果”，也可以理解為“該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中所能達(dá)到的技術(shù)效果”。如果按照前者理解，此時(shí)很容易會(huì)被認(rèn)定為“該區(qū)別特征在最接近的現(xiàn)有技術(shù)中所能達(dá)到的技術(shù)效果”是容易想到的?！八苓_(dá)到的技術(shù)效果是容易想到的”類(lèi)似說(shuō)辭在審查意見(jiàn)中偶有出現(xiàn)，但如果此種說(shuō)辭是基于按照前者理解得出，無(wú)疑是不準(zhǔn)確的，因?yàn)椤霸搮^(qū)別特征”在不同的應(yīng)用場(chǎng)景中所起的作用，或者說(shuō)所能達(dá)到的技術(shù)效果可以是不同的，如果“該區(qū)別特征”在要求保護(hù)的發(fā)明中所起的作用與其在現(xiàn)有技術(shù)中常規(guī)的作用并不相同，其在要求保護(hù)的發(fā)明中往往就能達(dá)到相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)預(yù)料不到的技術(shù)效果，而這將使要求保護(hù)的發(fā)明具有一定的創(chuàng)造性，所以應(yīng)當(dāng)按照后者理解。

需要注意的是，在確定創(chuàng)造性所涉及的實(shí)際所解決的技術(shù)問(wèn)題時(shí)，現(xiàn)有實(shí)際操作中，通常也是按照上述后者理解所執(zhí)行的，但是部分人員可能存在理解偏差的情況，所以此次修改將其進(jìn)一步明確，從字面角度排除了按照上述前者理解的情行。

第二，修改草案和修改定稿中都將第二部分第四章3.2.1.1判斷方法部分中的：

修改為了：

“重新確定的技術(shù)問(wèn)題可能要依據(jù)每項(xiàng)發(fā)明的具體情況而定。作為一個(gè)原則，發(fā)明的任何技術(shù)效果都可以作為重新確定技術(shù)問(wèn)題的基礎(chǔ)，只要本領(lǐng)域的技術(shù)人員從該申請(qǐng)說(shuō)明書(shū)中所記載的內(nèi)容能夠得知該技術(shù)效果即可。對(duì)于功能上彼此相互支持、存在相互作用關(guān)系的技術(shù)特征，應(yīng)整體上考慮所述技術(shù)特征和它們之間的關(guān)系在要求保護(hù)的發(fā)明中所達(dá)到的技術(shù)效果?！?/span>

筆者認(rèn)為，如果將審查員發(fā)出審查意見(jiàn)與代理師答復(fù)審查意見(jiàn)視為一場(chǎng)棋局博弈，此處修改相當(dāng)于送給代理師一把“取勝之匙”。

在審查意見(jiàn)中，經(jīng)常會(huì)遇到審查員將所有區(qū)別技術(shù)特征認(rèn)定為多個(gè)單一區(qū)別技術(shù)特征的情況，然后針對(duì)各單一區(qū)別技術(shù)特征分別認(rèn)定一個(gè)技術(shù)問(wèn)題，再采用各個(gè)擊破的方式將其中大部分甚至全部認(rèn)定為公知常識(shí)或慣用技術(shù)手段。但實(shí)際上，部分被審查員認(rèn)定的單一區(qū)別技術(shù)特征其實(shí)是有內(nèi)在的相互作用關(guān)系的，筆者認(rèn)為，此種內(nèi)在的相互作用關(guān)系可以視為一種間接公開(kāi)的技術(shù)特征，例如方法類(lèi)技術(shù)方案中由各未編號(hào)的步驟的內(nèi)在邏輯關(guān)系確定的步驟順序，如果其在本發(fā)明中所能達(dá)到的技術(shù)效果相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是預(yù)料不到的，無(wú)疑可以從一定程度上證明本發(fā)明的創(chuàng)造性，所以筆者很支持此處修改。在此之前，筆者在處理類(lèi)似上述審查意見(jiàn)時(shí)，在論述了各區(qū)別技術(shù)特征的相互關(guān)系及其所共同達(dá)到的技術(shù)效果后，往往會(huì)較為“無(wú)奈”地附上一段類(lèi)似這樣的表述：“如果缺乏對(duì)區(qū)別技術(shù)特征相互作用關(guān)系的考量，是否可以將一個(gè)較長(zhǎng)的區(qū)別技術(shù)特征一直拆分，直至成為多個(gè)本領(lǐng)域公知的技術(shù)術(shù)語(yǔ)，甚至詞匯？如果這樣，那么任何有創(chuàng)造性的技術(shù)方案都可以被拆分為沒(méi)有創(chuàng)造性的最基礎(chǔ)的技術(shù)術(shù)語(yǔ)，而這無(wú)疑是不妥的?！?/p>

不過(guò)，即使進(jìn)行了上述修改，筆者認(rèn)為，一個(gè)高質(zhì)量的專(zhuān)利也不僅是靠答復(fù)審查意見(jiàn)獲得的，而是需要從撰寫(xiě)時(shí)就加入為答復(fù)審查意見(jiàn)做準(zhǔn)備的考量因素。例如，如果部分技術(shù)特征之間存在相互作用關(guān)系，對(duì)在后技術(shù)特征進(jìn)行限定時(shí)，可以引用在先技術(shù)特征以功能限定等方式予以限定，而不是將多個(gè)本應(yīng)有聯(lián)系的技術(shù)特征撰寫(xiě)為形式上相互孤立的技術(shù)特征。另外，即使在權(quán)利要求中沒(méi)有體現(xiàn)出技術(shù)特征的關(guān)聯(lián)性，在說(shuō)明書(shū)中也應(yīng)盡量對(duì)每個(gè)技術(shù)特征，至少是必要技術(shù)特征進(jìn)行合理且充分的推導(dǎo)與擴(kuò)展。這樣才有可能在日后答復(fù)審查意見(jiàn)時(shí)，利用上述修改之便，最終成為博弈的勝者。

第三，修改草案中，對(duì)第二部分第四章6.4對(duì)要求保護(hù)的發(fā)明進(jìn)行審查部分：

“發(fā)明是否具備創(chuàng)造性是針對(duì)要求保護(hù)的發(fā)明而言的，因此，對(duì)發(fā)明創(chuàng)造性的評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)權(quán)利要求限定的技術(shù)方案進(jìn)行。發(fā)明對(duì)現(xiàn)有技術(shù)作出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征，例如，使發(fā)明產(chǎn)生預(yù)料不到的技術(shù)效果的技術(shù)特征，或者體現(xiàn)發(fā)明克服技術(shù)偏見(jiàn)的技術(shù)特征，應(yīng)當(dāng)寫(xiě)入權(quán)利要求中；否則，即使說(shuō)明書(shū)中有記載，評(píng)價(jià)發(fā)明的創(chuàng)造性時(shí)也不予考慮。此外，創(chuàng)造性的判斷，應(yīng)當(dāng)針對(duì)權(quán)利要求限定的技術(shù)方案整體進(jìn)行評(píng)價(jià)，即評(píng)價(jià)技術(shù)方案是否具備創(chuàng)造性，而不是評(píng)價(jià)某一技術(shù)特征是否具備創(chuàng)造性?！?/span>

原本增加了如下內(nèi)容：

“但是，權(quán)利要求中對(duì)技術(shù)問(wèn)題的解決沒(méi)有作出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征，對(duì)評(píng)價(jià)權(quán)利要求限定的技術(shù)方案是否具備創(chuàng)造性不產(chǎn)生影響。例如，一項(xiàng)涉及照相機(jī)的發(fā)明，該發(fā)明的實(shí)質(zhì)在于照相機(jī)快門(mén)的改進(jìn)，其技術(shù)問(wèn)題的解決取決于快門(mén)結(jié)構(gòu)或者曝光時(shí)間控制，即使申請(qǐng)人將照相機(jī)其他固有部件如鏡頭、取景器等部件寫(xiě)入權(quán)利要求中，這些技術(shù)特征也與照相機(jī)快門(mén)改進(jìn)的技術(shù)問(wèn)題無(wú)關(guān)，因此，它們屬于對(duì)改進(jìn)照相機(jī)快門(mén)這一技術(shù)問(wèn)題的解決沒(méi)有作出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征?！?/span>

但是，修改定稿中卻將此部分刪除。

筆者認(rèn)為，基于上文對(duì)如何重新確定技術(shù)問(wèn)題的討論可知，此技術(shù)問(wèn)題往往就是可能基于全部區(qū)別技術(shù)特征而確定的，如果再說(shuō)其中部分區(qū)別技術(shù)特征對(duì)解決技術(shù)問(wèn)題沒(méi)有作出貢獻(xiàn)，則有前后矛盾之嫌。在實(shí)際操作中，可能也會(huì)出現(xiàn)審查員較為主觀地將部分，甚至全部技術(shù)特征輕易認(rèn)定為未作出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征，這可能會(huì)影響對(duì)創(chuàng)造性評(píng)判的正確執(zhí)行，所以最終將其刪除。

不過(guò)，即使未將上述內(nèi)容寫(xiě)入修改后的《專(zhuān)利審查指南》，也不代表權(quán)利要求書(shū)中各不相關(guān)技術(shù)特征的疊加就能帶來(lái)創(chuàng)造性。如果多條區(qū)別技術(shù)特征之間確實(shí)不存在相互支持與相互作用關(guān)系，審查員完全可以比較有說(shuō)服力地將其認(rèn)定為多個(gè)單一區(qū)別技術(shù)特征，然后針對(duì)各單一區(qū)別技術(shù)特征分別認(rèn)定一個(gè)技術(shù)問(wèn)題，再采用各個(gè)擊破的方式將其中大部分甚至全部認(rèn)定為公知常識(shí)或慣用技術(shù)手段。所以，關(guān)鍵還是在于原始申請(qǐng)文件中是否記載了或者可以推導(dǎo)得出各區(qū)別技術(shù)特征的共同貢獻(xiàn)性作用。筆者認(rèn)為，此處修改最終被刪除，只是對(duì)審查員提出了更高的要求，約束其盡量避免作出武斷而不準(zhǔn)確的決定。

綜上所述，對(duì)于審查員和代理師天天打交道的“創(chuàng)造性”博弈問(wèn)題，本次修改在整體上對(duì)審查員提出了更高的審查質(zhì)量要求，但博弈對(duì)手要求的提高，不意味著代理師可以更輕松“取勝”，相反，這意味著代理師也要提高自身素質(zhì)，從撰寫(xiě)和答復(fù)等多方面去提升專(zhuān)利申請(qǐng)質(zhì)量，雙方才能共同貢獻(xiàn)一場(chǎng)精彩的棋局。

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作者：徐蘇明付倩專(zhuān)利代理師

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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