新興企業(yè)進入全球市場的 10 條知識產權盡職調查指導意見

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：思保環(huán)球

原標題：新興企業(yè)進入全球市場的 10 條知識產權盡職調查指導意見

全球化是現(xiàn)代企業(yè)在發(fā)展過程中無可回避的一大趨勢，企業(yè)應最大限度地利用全球化所帶來的機遇，同時盡量規(guī)避由此產生的風險。知識產權侵權可能造成罰款、監(jiān)禁以及罰沒和銷毀產品等嚴重后果。知識產權訴訟可能曠日持久且耗資巨大，而且會對公司的聲譽造成嚴重的損害。謹慎實施 FTO 分析是規(guī)避知識產權侵權所帶來的負面影響的重要途徑。

隨著中國企業(yè)國際化步伐不斷加快，企業(yè)出海面臨的知識產權風險不斷加大。思保環(huán)球（CPA Global）資深專家特此為您解讀將產品投放新區(qū)域時風險何在及應對之策。

內容簡介

20 世紀下半葉，全球出口總額增長了 20 多倍。隨著跨國交通運輸?shù)呐d起、貿易壁壘的減少和技術的不斷發(fā)展，大量企業(yè)抓住全球化的機遇，推動其品牌進入新的區(qū)域。

互聯(lián)網的迅猛發(fā)展進一步推動了全球化的進程。如今，人們無論身處何方，都可以輕松找到任何一家擁有網站的企業(yè)。全球支付技術有了全新進展，再輔以安全可靠的交付機制，使得在各個相關國家/地區(qū)開展業(yè)務變得前所未有的簡單。

將新產品投放到新市場是一種極為昂貴和冒險的行為，尤其是如果產品侵犯了其他公司的知識產權，將可能使企業(yè)陷入曠日持久且耗資巨大的法律訴訟，甚至由于訴訟期間市場形勢驟變而錯失良機。正因如此，企業(yè)需要采取相應的措施，確保旗下產品不會嚴重侵犯其他公司的知識產權。

為實現(xiàn)這一目的，最重要的一點是公司需要設法確定其“自由實施權 (FTO)”，也就是確保旗下的新產品、新工藝或新服務不會侵犯到各個司法管轄區(qū)內的其他公司的知識產權。

憑借 FTO 分析，公司可以更好地決策是否避免在自家產品中使用第三方的專利特征；方法是將其完全從產品中去除、在設計過程中規(guī)避此項特征，或從第三方手中獲得相關技術許可。

關于 FTO 分析

實施綜合性的 FTO 分析是一項復雜且專業(yè)要求極高的任務。

一款現(xiàn)代化的產品往往由數(shù)百個組件組成，其中的任何一個組件都可能受到知識產權保護。進行 FTO 分析可能意味著需要對數(shù)以千計的組件和專項技術進行知識產權風險排查?？焖佟⒂行У剡M行 FTO 分析是市場開拓戰(zhàn)略的重要一環(huán)，但分析工作的復雜性也讓無數(shù)企業(yè)進退兩難。

本白皮書旨在幫助企業(yè)確定和實施有關 FTO 分析的最佳做法，并重點解釋如何全面、高效地進行 FTO 分析。對于希望快速在新市場中投放產品、將旗下業(yè)務擴展到全新區(qū)域，并最大程度規(guī)避法律訴訟風險的公司而言，本文提出的十項建議非常重要。此外，這些建議中所涉及的知識產權主要包括發(fā)明專利與外觀設計。

關于將產品投放新區(qū)域時進行知識產權盡職調查的十個提示

1、什么時候才是實施 FTO 分析的最佳時機？

在選擇何時進行 FTO 分析時，需要考慮以下幾個因素。

第一步是確定產品生命周期的各個階段。企業(yè)可以使用 Booz、Allen 和 Hamilton (BAH) 模型來了解產品開發(fā)生命周期中的關鍵階段。

新興企業(yè)進入全球市場的 10 條知識產權盡職調查指導意見

在確定了“設計與開發(fā)”階段所涉及的技術特征之后，應立即對其進行知識產權風險排查。在為具體的設計和開發(fā)活動投入時間和資金之前，確認其知識產權的布局是十分有意義的。這種做法可降低產生不必要的產品開發(fā)成本的風險，并在進行大量投資之前確保產品設計團隊對知識產權風險有所了解。

接下來，企業(yè)應考慮在將現(xiàn)有產品投放到新市場時，是無需對其進行重大改動還是需要為其添加全新的技術或特征。

如產品大體保持不變，則一旦公司考慮在新的國家/地區(qū)推出該產品，就應盡快著手進行 FTO 分析。公司需要在籌備將產品投放到新市場之前，了解該產品是否存在侵犯知識產權的情況。

如果需要投放的產品采用了新的技術或特征，則應在確定產品特征集之后立即進行此項分析，從而將投資風險降至最低。

2、了解整體的知識產權布局

了解產品在投放區(qū)域的知識產權布局，可對公司更為有效地分析知識產權風險起到關鍵作用。

a. 公司可借此大致了解該司法管轄區(qū)內的主要專利所有者，從而考慮是否要從資產所有者手中獲得知識產權資產許可；

b. 公司能夠判斷出購買知識產權的策略是否可行。在某些情況下，公司甚至可能考慮收購市場上的主要知識產權所有者或與其建立戰(zhàn)略合作伙伴關系；

c. 此舉有助于公司識別極有可能引起訴訟的專利和技術領域，從而更為有效地了解訴訟風險；

d. 這樣，公司就可以將知識產權策略集中在能夠在該司法管轄區(qū)內受到保護的相關技術上。

深入了解上述問題的知識產權專員在協(xié)助制定產品開發(fā)與國際化相關的更加明智的策略時，將處于更加有利的地位。

3、與產品開發(fā)團隊密切協(xié)作

一種產品常常融合了上百種技術。通常來說，識別出每種技術，并逐一追蹤其全球知識產權布局是不切實際的。

知識產權專員與產品設計和開發(fā)團隊之間的密切協(xié)作，有助于企業(yè)專注于需要排查的技術以及最有可能發(fā)生侵權風險的領域。在確定應優(yōu)先進行 FTO 分析的技術范圍時，來自產品開發(fā)部門的意見可為相關工作提供可靠的著手點。

在實際進行專利風險排查分析的過程中，與開發(fā)團隊密切協(xié)作也是十分重要的。

專利權利要求的保護范圍由多個特征限定。除非某個產品使用了權利要求的所有特征，否則該產品可能不侵犯另一公司的專利。只要有一個權利要求的特征未被使用，該產品就不會侵犯該項專利。查看詳細的產品設計信息有助于知識產權專員核查專利權利要求中的每個特征，而與開發(fā)團隊密切協(xié)作則有助于實現(xiàn)這一目標。

舉個例子，假設知識產權專員需要對一款柔性屏幕顯示器進行知識產權風險排查。通過與開發(fā)團隊展開協(xié)作，知識產權專員可以得知柔性屏幕顯示器的關鍵特征如下：

顯示器在經過折疊后可產生兩個單獨的區(qū)域，用戶可對其進行單獨控制；例如可在其中的一個區(qū)域上顯示某個電子書的當前頁面，并在另一個區(qū)域上顯示該電子書的索引頁面。

知識產權專員可通過以下的獨立要求來識別該專利：

一款柔性顯示器設備包括：

● 一個傳感器，用于探測柔性顯示器設備的變形情況；

● 一個控制器，用于：

o 根據變形所生成的線，將顯示器上的一個區(qū)域確定為第一顯示區(qū)域，并將顯示器上的另一個區(qū)域確定為第二顯示區(qū)域；

o 控制顯示器，使其在第一顯示區(qū)域上顯示第一內容；

o 控制顯示器，使其在第二顯示區(qū)域上顯示與第一內容不同的第二內容；以及

o 根據用戶移動該線的命令，控制第一內容和第二內容中至少一個內容的再現(xiàn)。

知識產權專員需要針對該專利示例進行更多的實質性分析，原因是其權利要求與產品技術特征的關鍵方面明顯相關。但是，如果沒有較為詳細的產品信息，知識產權專員可能無法確認產品中是否至少存在一個權利要求的特征（“根據用戶移動該線 … … 內容的再現(xiàn)?！保?所以說，知識產權專員需要與產品開發(fā)團隊密切協(xié)作，方可為其提供規(guī)避知識產權風險的方案。

4、進行知識產權風險排查時務必角度明確

知識產權專員需要承擔許多不同的任務。進行 FTO 分析的目的是確定所有權利要求的特征存在于產品中的可能性。負責 FTO 分析的知識產權專員還可能需要花時間檢索現(xiàn)有技術，從而為起訴提供支持。知識產權專員應確保使用“FTO 思維模式”而非“現(xiàn)有技術思維模式”，這兩者雖然相似，但目的和結果卻截然不同。

負責 FTO 分析的知識產權專員這樣做的目的是確定侵權風險而非識別現(xiàn)有技術。FTO 分析中的風險平衡與現(xiàn)有技術評估中的風險平衡存在差異。因此，知識產權專員需要明確進行 FTO 分析的目的，并確保在進行 FTO 分析之前對分析目的進行仔細考量。

5、確保全面檢索相關的知識產權

對于一次成功的 FTO 分析而言，識別出所有的相關專利是非常重要的。哪怕漏掉一個可能導致侵權的專利，都有可能給公司帶來災難性的后果。知識產權專員首先需要進行大規(guī)模的檢索工作，并通過權利要求的分析對結果進行過濾。

為確保不會遺漏任何相關專利，知識產權專員應從多個角度進行檢索，具體如下：

● 結構布置

● 所實現(xiàn)的功能

● 所解決的問題

● 應用領域

知識產權專員可使用多個著錄項字段，以增加檢索的多樣性。專利數(shù)據中含有結構化數(shù)據字段，在檢索策略中善加利用可確保檢索結果不受任何單一檢索存在的固有缺點的限制。

知識產權專員大多采用基于權利要求中關鍵詞的檢索方式。然而，如果沒有使用諸如國際專利分類 (IPC) 和合作專利分類 (CPC) 等專利分類系統(tǒng)，則基于關鍵字進行檢索可能會存在一些限制，從而導致 FTO 檢索的結果不夠完整。日本等司法管轄區(qū)內存在由 FI-codes、F-terms 和 Facets 構成的高度細化的分類框架，可幫助知識產權專員更為高效地進行專利分析。

一旦鎖定了活躍在技術領域的幾家主要的授權企業(yè)，知識產權專員的分析結果將會更加全面，其風險規(guī)避能力也會更強。知識產權專員可基于受讓方進行檢索，以便專門查看由非執(zhí)業(yè)實體所有的知識產權資產。此外，知識產權專員可對已經識別的結果進行引文分析，以查找類似的專利技術。

FTO 分析的重點通常是所涉司法管轄區(qū)內的專利和審查中的專利申請。除此之外，將剛剛提交但隨后會進入國家階段的 PCT 申請納入分析范圍也非常有意義。從主要專利持有人和特定技術領域的創(chuàng)新者所撰寫的研究論文中，我們也可以發(fā)現(xiàn)有關最近可能提交但尚未公開的專利申請的蛛絲馬跡。

6、對供應商的技術進行密切評估

原始設備制造商 (OEM) 所提供的產品組件，是新產品知識產權侵權的最大風險來源之一。FTO 分析中很重要的一環(huán)，就是確定 OEM 提供的產品組件所采用的核心技術，并對其進行專利風險排查。

除了需要對供應商的技術進行前瞻性的知識產權盡職調查之外，公司最好在合同中設置適當?shù)墓藤r償條款，以進一步降低風險。

除了直接侵權風險之外，如果某產品組件本身不侵犯任何專利，但在某專利所涉的其他設備或構造中充當組成部分并執(zhí)行特定用途，則該組件的供應商可能會面臨“共同侵權”風險。

7、不要忽視外觀設計！

針對外觀設計侵權的 FTO 分析與針對專利侵權的 FTO 分析同樣重要。

可以執(zhí)行“普通觀察者測試”和“三方視覺對比測試”等標準化測試，以簡化面向外觀設計侵權的初步檢測過程。

舉一個廣為人知的外觀設計侵權案例：蘋果曾于 2011 年起訴三星，指控三星的手機和平板電腦侵犯了蘋果的外觀設計專利。與此相似的是，在汽車制造領域，本田曾起訴多家制造商在馬來西亞和泰國等國家/地區(qū)侵犯了外觀設計專利。

在汽車、智能手機等領域，裝飾設計對產品而言至關重要，因此檢查外觀設計知識產權是否存在侵權現(xiàn)象是 FTO 分析的重要內容。

歐盟知識產權局 (EUIPO) 的 DesignView 以及世界知識產權組織 (WIPO) 的 Hague Express 數(shù)據庫等信息來源為實施全球外觀設計知識產權檢索提供了平臺。

8、確保識別出阻擋專利

阻擋專利是開發(fā)其他專利技術的基礎。

如果侵犯第二項專利的權利要求會導致第一項專利自動受到侵犯，則第一項專利就成為了第二項專利的阻擋專利。識別出阻擋專利是對一次成功的 FTO 分析的基本要求。

知識產權專員可對通常與產品或產品組件相關的專利進行大范圍的檢索，而不要將檢索范圍局限在某些特定的產品特征上。然后，可以按照這些專利與整個市場的相關性對其進行排序。

還有一種可行的做法，就是對已確定為與某一產品的特定特征相關的專利進行多級別反向引文分析。

9、使用 FTO 識別替代技術

FTO 分析可幫助企業(yè)識別出一些替代技術和替代設計方案，以供其免費使用且不會侵犯到任何知識產權。過期的專利以及放棄的專利申請能夠為設計無侵權的產品或產品組件提供有用的資源。

企業(yè)可以將公共領域的過期專利安全地應用于自家的產品或工藝。對于有效專利，可核實申請人是否已經放棄部分專利范圍（通過專利審查過程中的答辯或通過權利要求的修改），以確定可行的設計備選方案或可替代技術。

10、專利風險排查分析是一個迭代的過程

全世界平均每天提交的專利數(shù)量超過 8,000 項。因此，在進行 FTO 分析時相關專利申請尚未公開的風險是確實存在的。在一定時間過后進行后續(xù)檢索，則有助于發(fā)現(xiàn)第一輪檢索中未能識別的相關專利公開文本。

如果某項技術對產品而言至關重要，但某個第三方專利阻礙了該項技術的實施，則對該專利進行詳細的有效性分析將有助于確定該專利在訴訟過程中能否起到有效作用。此類有效性分析中包括對權利要求進行的全面現(xiàn)有技術檢索，而且還包括從其他角度對專利主題進行的有效性分析。

結論

FTO 分析需要遵循嚴格的流程，且諸如行業(yè)特定問題、公司優(yōu)先事項、內部工作實踐和市場影響力等眾多因素都會對分析結果產生影響。

本白皮書中的 10 條建議可為有意面向國際市場開發(fā)新產品或將現(xiàn)有產品投放到新市場的公司提供一份知識產權注意事項的備忘錄。相信以上措施能夠幫助這些企業(yè)規(guī)避一些常見的陷阱，并使知識產權風險排查更加科學、全面且有效降低風險。

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思保環(huán)球（CPA Global）于 1969 年成立于英屬澤西島。在全球設立分支機構并建立廣泛的代理網絡，擁有近3000名員工，遍布美國、英國、印度、德國、韓國、日本、中國等主要國家，為 200 多個轄區(qū)的客戶提供知識產權服務。更多信息請詳閱www.cpaglobal.com。

電話：010-59298677

Email: Marketing.APAC@cpaglobal.com

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：思保環(huán)球

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

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（英文官網：iprdaily.com 中文官網：iprdaily.cn）

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